Maciej Szukała
|
27 sierpnia 2022
Spis treści

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy daje przedsiębiorcy możliwość egzekwowania przysługujących mu praw względem konkurencji. W określonych przez przepisy sytuacjach można jednak mówić o tzw. wyczerpaniu prawa, które objawia się utratą dotychczasowych przywilejów wynikających z rejestracji, a także utratą kontroli nad tym, co w ogóle dzieje się ze znakiem. Kiedy dochodzi do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy i na czym ono polega?

Jakie są korzyści z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy?

Zgodnie z art. 153 i 154 ustawy prawo własności przemysłowej uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy polega na przyznaniu wyłącznego prawa do używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwy urząd patentowy stwierdza udzielenie prawa poprzez wydanie tzw. świadectwa ochronnego.

Słowno-graficzne znaki towarowe oznacza się poprzez dodanie przy nich oznaczenia ®. Znak towarowy to jedyne prawo własności przemysłowej, na które przedsiębiorca teoretycznie może przedłużać w nieskończoność – wystarczy, że uiści opłatę za kolejny, 10-letni okres ochrony.

Na czym w praktyce polega korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy?

Używanie znaków towarowych może polegać m.in. na:

  • umieszczaniu znaków na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach;

  • oferowaniu i wprowadzaniu oznaczonych towarów do obrotu;

  • imporcie, eksporcie i składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu;

  • oferowania lub świadczenia usług oznaczonych znakiem;

  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z towarem do obrotu lub związanych ze świadczenie usług;

  • posługiwaniem się znakiem towarowym w celu reklamy.

Ochrona gwarantowana przez prawo ochronne działa szeroko – nie tylko pozwala zwalczać takie same znaki towarowe, ale także oznaczenia na tyle do nich podobne, że rodzą ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd.

Bez względu na działające prawo ochronne, art. 156 ustawy zezwala na wykorzystanie określonych oznaczeń przez inne osoby, o ile jest to zgodne z uczciwymi praktykami obowiązującymi w handlu i przemyśle. Będą to:

  • nazwiska i adresy osób uprawnionych, jeżeli są one osobami fizycznymi;

  • oznaczenia, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, ilości, jakości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;

  • zarejestrowane oznaczenia lub oznaczenia podobne, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

  • zarejestrowane oznaczenia geograficzne, jeżeli prawo do ich używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

We wszystkich tych przypadkach nie ma konieczności powoływania się na wyczerpanie prawa do znaku towarowego. Osoba uprawniona nie może egzekwować swoich praw również wtedy, gdy zarejestrowany znak towarowy nie był używany w sposób rzeczywisty w rozumieniu ustawy przez nieprzerwany okres 5 lat.

Chcesz zacząć używać towarów oznaczonych cudzym znakiem towarowym, ale nie wiesz, czy będzie to zgodne z prawem? Skorzystaj z pomocy kancelarii z wieloletnim doświadczeniem w sprawach z zakresu własności przemysłowej.

Skoro ochrona gwarantowana poprzez wydanie świadectwa ochronnego może trwać w nieskończoność, kiedy możemy mówić o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego?

Na czym polega wyczerpanie prawa do znaku towarowego?

Poprzez wyczerpanie prawa do znaku towarowego (ang. exhaustion of the rights conferred by a trademark) należy rozumieć sytuację, kiedy uprawniony ze znaku nie może zakazywać oferowania oznaczonych nim produktów do odsprzedaży lub dalszego obrotu. Jest to przełamanie zasady wyłączności, która wynika właśnie z istoty znaków towarowych.

W momencie kiedy zacznie on trafiać do odbiorców, mogą oni postępować z nim (a zatem również z samym znakiem) w sposób dowolny, w tym sprzedać go dalej. Gdyby nie instytucja wyczerpania prawa, nabywca każdorazowo musiałby udzielać zgody na wtórne wprowadzenie danego towaru do obrotu.

Wprowadzając wyczerpanie prawa do znaku towarowego, ustawodawca pozwala jednocześnie na swobodny obrót towarami. Gdyby nie ta instytucja, każdy producent miałby wyłączny monopol na produkowane dobra.

W doktrynie jako wyczerpanie prawa do znaku definiuje się brak utraty możliwości sprzeciwu względem dalszej odsprzedaży towaru, przy czym moment czerpania prawa jest determinowany przez moment, w którym doszło do przejścia własności (Tak: R. Skubisz, Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu). Jest to jednocześnie mechanizm, który likwiduje kolizję między:

  • uprawnieniem do znaku zbywcy towarów;

  • prawami własności nabywcy towarów.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego a przepisy prawa krajowego

Wyczerpanie prawa zostało uregulowane w art. 155 ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem polegające w szczególności na:

  • ich oferowaniu do sprzedaży;

  • dalszym wprowadzaniu towarów oznaczonych znakiem do obrotu;

  • ich imporcie.

Warunkiem dopuszczalności takiego działania jest uprzednie wprowadzenie towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie dojdzie więc do wyczerpania prawa do znaku, jeżeli:

  • towar jest oferowany w wyniku popełnienia czynu zabronionego, np. paserstwa;

  • doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji i np. kradzieży projektów lub know how i wyprodukowanie oraz wprowadzenie do obrotu takich samych towarów;

  • rozprowadzane są produkty oznaczone jako „Nieprzeznaczone na sprzedaż”.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje się, że zgoda uprawnionego może być zarówno wyraźna, jak i mieć charakter dorozumiany (Tak: wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., sygn. C-127/09, wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group vs Simex Traiding AG).

Co istotne, zgoda nie musi być wyrażona bezpośrednio przez podmiot powiązany gospodarczo ze znakiem towarowym. Wystarczy, że udzieli jej np. licencjobiorca. Dlatego koordynacja polityki firmy w zakresie praw IP jest szczególnie istotna tam, gdzie występuje wiele podmiotów powiązanych ze sobą siecią umów i zależności gospodarczych, ale uprawnionych do tych samych znaków. W takiej sytuacji mówi się o wyczerpaniu równoległym.

Czy zawsze musi dojść do wyczerpania prawa do znaku towarowego po spełnieniu przesłanek?

Nabycie produktów oznaczonych znakiem towarowym nie zawsze będzie prowadziło do wyczerpania znaku towarowego. Taką sytuację przewiduje art. 155 ust. 3, który wyłącza instytucję wyczerpania, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które uzasadniają sprzeciwienie się przez uprawnionego dalszej dystrybucji towarów. Najczęściej będzie chodziło o:

  • zmianę stanu towarów;

  • pogorszenie stanu towarów.

Artykuł 155 ust. 3 ustawy chroni markę przedsiębiorcy przed powiązaniem z jego biznesem negatywnych skojarzeń odbiorców co do jakości oferowanych dóbr. Na naruszenie renomy jako przesłanki odmowy dopuszczalności rozpowszechniania dóbr zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości UE m.in. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior S.A. i Parfums Christian Dior BV vs Evora BV.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego a przepisy unijne

Krajowa regulacja jest zbieżna z treścią art. 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r., 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Jednocześnie w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r., 2015/2436 wskazano, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Unijna regulacja przewiduje również możliwość zakazania używania znaku towarowego, jeżeli prowadziłoby to do zmiany lub pogorszenia towarów nim oznaczonych.

Dlaczego na produktach wprowadza się numery seryjne?

Nietrudno zauważyć, że wiele towarów ma nadrukowane indywidualne numery seryjne na obudowie lub opakowaniu. Dotyczy to m.in. elektroniki. Celem takiego rozwiązania jest możliwość prześledzenia przez producenta, które egzemplarze jego wyrobów trafiły już na rynek. W stosunku do nich można już bowiem mówić o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego.

To ważne, ponieważ mechanizm wyczerpania nie ma charakteru abstrakcyjnego. Nie dotyczy wszystkich towarów danego rodzaju w ogólności, ale ich konkretnych egzemplarzy skierowanych na dany rynek.

Jeżeli więc np. dana partia zegarków sportowych trafiła do sprzedaży i prawo ze znaku towarowego w stosunku do nich wygasło, nie można powiedzieć tego samego o pozostałych transzach towaru, które czekają na transport w magazynie.

Geograficzny zasięg wyczerpania prawa do znaku towarowego

Warto pamiętać, że omawiana instytucja dotyczy wyłącznie rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to, że wygaśnięcie praw następuje, kiedy uprawniony ze znaku wprowadzi swoje towary na rynek:

  • któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej;

  • Norwegii;

  • Islandii;

  • Liechtensteinu.

Jeżeli więc towary trafią np. na rynek turecki, czy amerykański nie uprawnia to nabywcy do ich powtórnej redystrybucji, ponieważ nie dochodzi do wyczerpania prawa.

W jaki sposób można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

Na uwagę zasługuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG vs BMW Nederland BV. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że pomimo wyczerpania prawa do znaku towarowego z cudzego oznaczenia można korzystać tak, aby:

  • nie wywoływało ono nieprawdziwego przekonania, że między uprawnionym a nabywcą występują powiązania gospodarcze;

  • nie prowadziło do nadmiernego wyeksponowania oznaczenia.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego

W przypadku błędnej oceny sytuacji, co do faktu wyczerpania prawa do znaku towarowego, może dojść do jego bezprawnego używania. Zgodnie z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 grozi każdemu, kto w celu wprowadzenia do obrotu lub obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym (w tym znakiem wspólnotowym) zarejestrowanym lub niezarejestrowanym, którego nie ma prawa używać.

Odpowiednio niższa (i wyższa) sankcja jest przewidziana w przypadkach, kiedy doszło do naruszenia mniejszej wagi lub przeciwnie, sprawca uczynił z takiego działania stałe źródło dochodu albo dopuszcza się przestępstwa w stosunku do towarów większej wartości.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego może być szansą na posłużenie się zarejestrowanym znakiem towarowym. Każdą sytuację należy jednak oceniać indywidualnie i z zachowaniem należytej ostrożności, tak, aby nie doszło do powstania sporu sądowego.

Pytania i odpowiedzi:

Rozwiązaniem może być umowa licencyjna. W zależności od jej treści licencjobiorca może mieć taki sam zakres uprawnień jak właściciel znaku lub węższy. Umowa licencyjna może m.in. ograniczać obszar geograficzny, na którym przysługują uprawnienia oraz limitować sublicencje.

Zgodnie z art. 296 ustawy uprawniony do znaku towarowego może żądać zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia szkody.

Jako przykłady naruszenia renomy można wymienić pokazanie znaku w kontekście obscenicznym lub takim, który pozostaje w sprzeczności z wypracowanym wizerunkiem właściciela znaku (na obie przesłanki zwrócono uwagę w sprawie Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Ltd (sygn. C96130WD)).