Rynek Stanów Zjednoczonych jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, choć niełatwo na nim zaistnieć. Świadome prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko poszukiwania kolejnych odbiorców dóbr i usług, ale także ochrony własnej marki. Jest to tym istotniejsze, że w Stanach Zjednoczonych spory o naruszenie prawa do znaku towarowego zdarzają się często i potrafią być bardzo kosztowne. Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w USA?

    Krok 1 z 3
    Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
    Lub

    Wybierz dokument z dysku

    albo przeciągnij i upuść tutaj

    Rozpocznij weryfikację
    Krok 2 z 3
    Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
    Dalej
    Krok 3 z 3
    Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
    Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

    Dziękujemy za zgłoszenie.

    W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

    Zaufali nam

    marki - zarejestrowanie znaku

    Czym jest znak towarowy według prawa Stanów Zjednoczonych?

    Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane jako słowo, fraza, symbol, wzór albo kombinacja tych wyróżników, która identyfikuje towary lub usługi zgłaszającego. W ten sposób odbiorcy mogą zidentyfikować pochodzenie towarów lub usług i odróżnić je od innych, oferowanych przez konkurencję.

    W USA dopuszcza się używanie niezarejestrowanego znaku towarowego (ang. trademark ownership). Oferuje on jednak wyłącznie lokalną ochronę i nie pozwala na wykorzystanie symbolu ® od oznaczania towarów i usług, a jedynie TM i SM. Inne profity wynikające z rejestracji to:

    • prawo do wytoczenia powództwa przed sądem federalnym;
    • umieszczenie znaku towarowego w bazie danych oznaczeń zarejestrowanych i oczekujących;
    • prawne domniemanie ochrony poprzez wydanie świadectwa ochronnego;
    • zgłoszenie znaku do CBP (ang. U.S. Customs and Border Protection), czyli straży granicznej, która może zatrzymać próbę importu towaru zagrażającą prawu do znaku.

    Znak towarowy nie może mieć charakteru opisowego oraz generycznego (odwołującego się wyłącznie do typu towaru lub usługi). Prawo dopuszcza rejestrację nazw fantazyjnych, samodzielnych oraz sugerujących określoną właściwość lub cechę. Im są one lepiej wyodrębnione, tym znak będzie „silniejszy”.

    Zakres ochrony znaku towarowego w USA

    Choć nie ma przeszkód do wprowadzenia towarów lub świadczenia usług na terytorium Stanów Zjednoczonych bez rejestracji znaku towarowego, uzyskanie formalnej ochrony znacząco zmniejsza ryzyko naruszenia cudzego oznaczenia. Ponadto stanowi skuteczną broń w walce z próbą podszycia się pod oznaczenie przedsiębiorstwa.
    Procedowaniem w sprawie rejestracji znaku towarowego w USA zajmuje się United States Patent and Trademark Office (USPTO), a sama ochrona może być przyznana na poziomie federalnym (w całych Stanach) lub stanowym (na terytorium wybranego stanu). Stany Zjednoczone są członkiem systemu madryckiego, więc ochronę federalną można uzyskać również poprzez „rozszerzenie” ochrony gwarantowanej działając za pośrednictwem WIPO.

    Podstawy ochrony znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych

    Każda procedura rejestracyjna rozpoczyna się od sprawdzenia dostępności znaku towarowego (ang. trademark availability). Odpowiada za nie zgłaszający. Jest to niezwykle ważny etap, ponieważ dokładne zweryfikowanie dostępności znaku towarowego pozwala ograniczyć do minimum ryzyko odrzucenia wniosku, zgłoszenia sprzeciwu lub wdania się w spór o naruszenie praw IP. Poszukiwanie odbywa się z wykorzystaniem bazy danych TESS (ang. The Trademark Electronic Search System).

    Zgłoszenie może zostać dokonane w oparciu o jedną z podstaw wskazanych w ustawie o znakach towarowych:

    • użycie w obrocie handlowym (ang. use in commerce) – zgłaszający już wykorzystuje znak to oznaczania dóbr i usług;
    • planowane użycie (ang. intent to use) – zgłaszający dokonuje zgłoszenia „na przyszłość” z zamiarem wykorzystania znaku w niedługim czasie;
    • rejestracja zagraniczna (ang. foreign registration) – zgłaszający legitymuje się świadectwem ochronnym przyznanym przez urząd patentowy w innym kraju dla tych samych towarów i usług;
    • zagraniczne pierwszeństwo (ang. foreign priority) – podmiot może okazać się zgłoszeniem dokonanym w innym kraju w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia znaku towarowego na terytorium Stanów Zjednoczonych dla tych samych towarów i usług.

    Niezależnie od tych przesłanek zgłaszający może żądać ochrony w trybie międzynarodowym (rozszerzenia za pośrednictwem WIPO).

    Obok podstawy zgłoszenia należy również podać przesłankę rejestracji – użycie znaku w obrocie handlowym albo rejestracja zagraniczna. Zgłoszenie musi zawierać te dane. W przypadku ich braku USPTO zwróci wniosek z żądaniem jego uzupełnienia. Wybór odpowiedniej podstawy determinuje dalsze działania. Aby uniknąć przedłużania się procedury lub odmowy rejestracji warto skorzystać z pomocy kancelarii z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów własności przemysłowej.

    Oprócz podstaw dla zgłoszenia i rejestracji wnioskodawca ma obowiązek wskazać również klasy towarów lub usług objętych zgłaszanym znakiem towarowym. Ich precyzyjne określenie jest bardzo ważne, ponieważ po złożeniu wniosku nie ma możliwości dodawania kolejnych klas. Można je tylko zawęzić lub usunąć.

    Zgłoszenia znaku można dokonać pisemnie lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu TEAS (ang. Trademark Electronic Application System) lub TEAS Plus. Po uploadzie aplikacji status rejestracji będzie widoczny w TSDR (ang. Trademark Status and Document Retrieval).

    Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w USA?

    Rejestracja znaku towarowego w USA składa się z kilku etapów:

    • Przygotowanie i złożenie wniosku

    Na tym etapie zgłaszający wypełnia i składa wniosek do USPTO. Rejestracja w systemie online wiąże się również z uiszczenie opłat, które nie zostaną zwrócone nawet wtedy, gdy ostatecznie nie zapadnie decyzja o rejestracji.

    • Analiza sprawy przez urzędnika

    Jeżeli wniosek zostanie przyjęty przez USPTO sprawa otrzyma numer identyfikacyjny i zostanie przekazana referentowi sprawy. Urzędnik analizuje spełnienie wymagań formalnych, sprawdza opłaty, a także poszukuje ewentualnych konfliktów między znakiem zgłaszanym a oznaczeniami, które już zostały zarejestrowane. Ten etap może zająć nawet kilka miesięcy.

    Jeżeli w toku analizy sprawy referent napotka na poważne błędy, w imieniu USPTO skieruje stosowne pismo do zgłaszającego lub jego pełnomocnika, którzy w terminie 6 miesięcy muszą udzielić na nie odpowiedzi. W piśmie znajdzie się wyjaśnienie dla procedury wstrzymującej rejestrację. Niedochowanie terminu na złożenie odpowiedzi skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. W takiej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o porzuceniu wniosku żądania podjęcia sprawy.

    Niewielkie uchybienia mogą być wyjaśniane drogą mailową, a nawet telefonicznie.

    Niewyjaśnienie wszystkich wątpliwości w odpowiedzi na pismo USPTO skutkuje odrzuceniem wniosku. Wnioskodawca, który nie zgadza się z werdyktem ma prawo odwołać się do TTAB (ang. Trademark Trial and Appeal Board). To specjalny sąd administracyjny funkcjonujący w ramach USPTO i działający w oparciu o procedury zbliżone do obowiązujących przez sądem federalnym.

    • Publikacja znaku

    Jeśli referent nie znajdzie przeszkód do rejestracji znaku, zostanie on opublikowany w Official Gazette. Wraz z datą publikacji otworzy się termin do zgłaszania sprzeciwów przez konkurencję. W wyjątkowych sytuacjach może on zostać przedłużony. Wszystkie sprzeciwy rozpatrywane są przez TTAB.

    Brak wniesienia sprzeciwu w terminie lub jego nieskuteczność skutkują wysłaniem oficjalnego zawiadomienia o rejestracji do wnioskodawcy i przekazaniem sprawy do kolejnego etapu, który może trwać 3-4 miesiące i nie jest jeszcze równoznaczny z udzieleniem formalnej ochrony. Po jego zakończeniu USPTO wysyła zgłaszającemu certyfikat potwierdzający rejestrację znaku.

    W terminie 2 miesięcy od podjęcia przez USPTO decyzji o rejestracji znaku wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć komplet dokumentów, który „podtrzyma” ważność aplikacji (ang. Registration Maintenance Documents). Wszystkie formalności są realizowane z wykorzystaniem systemu TEAS i obejmują np.:

    • oświadczenie o używaniu i bezsporności znaku towarowego (ang. declaration of use and incontestability);
    • oświadczenie uzasadniające niekorzystanie ze znaku towarowego (ang. declaration of excusable nonuse);
    • wniosek o korektę certyfikatu rejestracji znaku towarowego (ang. request for amendment or correction of Registration Certificate).

    Dobór odpowiednich dokumentów warto pozostawić pełnomocnikowi, który zna specyfikę prawa USA i pomoże dopasować wniosek do stanu faktycznego. Ochrona znaków towarowych w USA wymaga także, aby po upływie kolejnych okresów przedłożyć ściśle określone formularze. Nie wystarczy wnieść opłaty, aby czerpać korzyści wynikające z udzielenia formalnej ochrony:

    • między 5. a 6. rokiem należy złożyć formularz Declaration Of Use;
    • między 9. a 10. rokiem, a także co kolejne 10 lat należy złożyć połączone formularze Declaration of Use oraz Application for Renewal.

    Niedochowanie tych wymagań formalnych spowoduje wygaśnięcie ochrony, a wnioskodawca cały proces będzie musiał realizować od początku.

    Cały proces rejestracji znaku towarowego trwa zwykle od 12 do 18 miesięcy. Może jednak ulec wydłużeniu w przypadku wszczęcia procedury sprzeciwowej lub wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych.

    Opłaty za rejestrację znaku towarowego

    Koszt rejestracji znaku towarowego w USA zależy od wielu czynników. Decydujące znaczenie ma ilość deklarowanych klas towarów lub usług oraz podstawa wniosku (fakt, czy znak jest już używany w obrocie, czy dopiero będzie).

    W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej każda klasa towaru lub usługi kosztuje 750 $. Przy korzystaniu z systemów informatycznych będzie to odpowiednio 350 $ dla TEAS Standard i 250 $ dla TEAS Plus. Kolejne opłaty mogą wynikać z przebiegu procedury (np. złożenie wniosku o wznowienie sprawy pozostawionej bez rozpoznania to koszt 250 $ przy aplikacji papierowej lub 150 $ przy aplikacji elektronicznej).

    Niezależnie od opłat stricte rejestracyjnych należy doliczyć również wynagrodzenie za obsługę prawną.

    Pytania i odpowiedzi

    Zgłaszający, który nie ma miejsca stałego pobytu lub siedziby w Stanach Zjednoczonych, lub na terytoriach zależnych musi korzystać z pomocy pełnomocnika z licencją do wykonywania zawodu udzieloną w oparciu o przepisy obowiązujące w USA.

    W przypadku podstawy Use in commerce znak zostanie zarejestrowany bez dalszych działań ze strony zgłaszającego. Jeżeli podstawa to Intent to use, wnioskodawca musi przedłożyć tzw. Statement of Use wraz ze wskazaniem sposobu użycia znaku. Dopiero wtedy USPTO wydaje Notice of Allowance uprawniający do rejestracji.

    Odwzorowanie to jedynie odwzorowanie wyglądu znaku. Próba pokazuje, w jaki sposób zostanie on wykorzystany w praktyce. Tam, gdzie przepisy wymagają próbki, samo odwzorowanie nie będzie wystarczające.

    Warto wiedzieć

    Nasze Aktualności prawne

    Oceń

    Zaufali nam