Rejestracja znaku towarowego w USA

Czym jest znak towarowy według prawa Stanów Zjednoczonych?

Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane jako słowo, fraza, symbol, wzór albo kombinacja tych wyróżników, która identyfikuje towary lub usługi zgłaszającego. W ten sposób odbiorcy mogą zidentyfikować pochodzenie towarów lub usług i odróżnić je od innych, oferowanych przez konkurencję.

W USA dopuszcza się używanie niezarejestrowanego znaku towarowego (ang. trademark ownership). Oferuje on jednak wyłącznie lokalną ochronę i nie pozwala na wykorzystanie symbolu ® od oznaczania towarów i usług, a jedynie TM i SM. Inne profity wynikające z rejestracji to:

prawo do wytoczenia powództwa przed sądem federalnym;

umieszczenie znaku towarowego w bazie danych oznaczeń zarejestrowanych i oczekujących;

prawne domniemanie ochrony poprzez wydanie świadectwa ochronnego;

zgłoszenie znaku do CBP (ang. U.S. Customs and Border Protection), czyli straży granicznej, która może zatrzymać próbę importu towaru zagrażającą prawu do znaku.

Znak towarowy nie może mieć charakteru opisowego oraz generycznego (odwołującego się wyłącznie do typu towaru lub usługi). Prawo dopuszcza rejestrację nazw fantazyjnych, samodzielnych oraz sugerujących określoną właściwość lub cechę. Im są one lepiej wyodrębnione, tym znak będzie „silniejszy”.

Podstawy ochrony znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych

Każda procedura rejestracyjna rozpoczyna się od sprawdzenia dostępności znaku towarowego (ang. trademark availability). Odpowiada za nie zgłaszający. Jest to niezwykle ważny etap, ponieważ dokładne zweryfikowanie dostępności znaku towarowego pozwala ograniczyć do minimum ryzyko odrzucenia wniosku, zgłoszenia sprzeciwu lub wdania się w spór o naruszenie praw IP. Poszukiwanie odbywa się z wykorzystaniem bazy danych TESS (ang. The Trademark Electronic Search System).

Zgłoszenie może zostać dokonane w oparciu o jedną z podstaw wskazanych w ustawie o znakach towarowych:

użycie w obrocie handlowym (ang. use in commerce) – zgłaszający już wykorzystuje znak to oznaczania dóbr i usług;

planowane użycie (ang. intent to use) – zgłaszający dokonuje zgłoszenia „na przyszłość” z zamiarem wykorzystania znaku w niedługim czasie;

rejestracja zagraniczna (ang. foreign registration) – zgłaszający legitymuje się świadectwem ochronnym przyznanym przez urząd patentowy w innym kraju dla tych samych towarów i usług;

zagraniczne pierwszeństwo (ang. foreign priority) – podmiot może okazać się zgłoszeniem dokonanym w innym kraju w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia znaku towarowego na terytorium Stanów Zjednoczonych dla tych samych towarów i usług.

Niezależnie od tych przesłanek zgłaszający może żądać ochrony w trybie międzynarodowym (rozszerzenia za pośrednictwem WIPO).

Obok podstawy zgłoszenia należy również podać przesłankę rejestracji – użycie znaku w obrocie handlowym albo rejestracja zagraniczna. Zgłoszenie musi zawierać te dane. W przypadku ich braku USPTO zwróci wniosek z żądaniem jego uzupełnienia. Wybór odpowiedniej podstawy determinuje dalsze działania. Aby uniknąć przedłużania się procedury lub odmowy rejestracji warto skorzystać z pomocy kancelarii z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów własności przemysłowej.

Oprócz podstaw dla zgłoszenia i rejestracji wnioskodawca ma obowiązek wskazać również klasy towarów lub usług objętych zgłaszanym znakiem towarowym. Ich precyzyjne określenie jest bardzo ważne, ponieważ po złożeniu wniosku nie ma możliwości dodawania kolejnych klas. Można je tylko zawęzić lub usunąć.

Zgłoszenia znaku można dokonać pisemnie lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu TEAS (ang. Trademark Electronic Application System) lub TEAS Plus. Po uploadzie aplikacji status rejestracji będzie widoczny w TSDR (ang. Trademark Status and Document Retrieval).

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w USA?

Rejestracja znaku towarowego w USA składa się z kilku etapów:

Przygotowanie i złożenie wniosku

Na tym etapie zgłaszający wypełnia i składa wniosek do USPTO. Rejestracja w systemie online wiąże się również z uiszczenie opłat, które nie zostaną zwrócone nawet wtedy, gdy ostatecznie nie zapadnie decyzja o rejestracji.

Analiza sprawy przez urzędnika

Jeżeli wniosek zostanie przyjęty przez USPTO sprawa otrzyma numer identyfikacyjny i zostanie przekazana referentowi sprawy. Urzędnik analizuje spełnienie wymagań formalnych, sprawdza opłaty, a także poszukuje ewentualnych konfliktów między znakiem zgłaszanym a oznaczeniami, które już zostały zarejestrowane. Ten etap może zająć nawet kilka miesięcy.