Anna Maria Sobczak
|
2 listopada 2022
Spis treści

Własność przemysłowa i uprawnienia wynikające z rejestracji znaków towarowych kojarzą się głównie z wyłącznością na dane oznaczenia. Oprócz możliwości zablokowania działań naruszycieli znak towarowy ma jeszcze wymierną wartość majątkową. Jak ją oszacować i czy na rejestracji znaku towarowego da się zarobić?

Jak oszacować wartość majątkową znaku towarowego?

Oszacowanie wartości znaku towarowego nie jest prostym zadaniem i wiąże się z wartością firmy (ang. goodwill). Na wartość firmy składa się wiele czynników, związanych zarówno z reklamą i marketingiem, jak i skalą prowadzonej działalności. Oceniając goodwill, należy uwzględnić m.in.:

  • zasięg geograficzny działalności (regionalny, lokalny, europejski, międzynarodowy);

  • budżet przeznaczony na rozwój marki i działania marketingowe;

  • rozpoznawalność danego znaku towarowego;

  • planowane działania związane z rozwojem marki.

Należy także uwzględnić ewolucję i wartość innych znaków towarowych z danego sektora, które stanowią bezpośrednią konkurencję klienta.

W praktyce stosuje się różne podejścia do wyceny znaku towarowego:

  • Oparte na ocenie zmiennych ekonomicznych (ang. market multiples approach)

W tych modelach decydujące znaczenie mają wartości ekonomiczne i biznesowe. Dochodzi do porównania efektywności i przyrostu wartości firm konkurencyjnych w danym czasie. Ważne, aby punktami odniesienia były przedsiębiorstwa działające na zbliżoną do docelowej skalę.

  • Oparte na badaniach rynkowych (ang. market approach)

W tym przypadku pod uwagę bierze się głównie ilość i wartość transakcji firm konkurencyjnych, a także potencjalny sektor odbiorców. Zebrane dane są transponowane na oceniany znak towarowy, dlatego ważne jest, aby zachować maksymalną precyzję co do obszaru, przedmiotu działalności i ryzyka z nią związanego, docelowego odbiorcy, czy rozpoznawalności brandu. Im dokładniejsze będzie przeniesienie danych, tym bardziej wartościowy okaże się rezultat.

  • Oparte na wysokości hipotetycznych opłat licencyjnych (ang. relief from royalty approach)

Ta metoda polega na oszacowaniu wynagrodzenia z tytułu licencji, jakie musiałaby płacić firma, gdyby nie była właścicielem swojej marki. Podejście bazujące na tantiemach uwzględnia kontrakty aktualne i negocjowane i wylicza tzw. royalty rate, czyli zyski z opłat licencyjnych w określonym przedziale czasu.

Warto pamiętać, że nie ma uniwersalnej i prostej metody wyceny znaku towarowego. Każdą markę należy analizować osobno. W praktyce, niezbędna okazuje się pomoc wyspecjalizowanych prawników mających doświadczenie w tego rodzaju transakcjach.

Jak wykorzystać wartość majątkową znaku towarowego?

Ustaloną wartość znaku towarowego można wykorzystać do generowania przychodów. Jest na to kilka sposobów, a jednym z najpopularniejszych jest zawarcie umowy licencji. Wybór określonej strategii warto skonsultować z kancelarią prawną, która ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących własności przemysłowej i potrafi wskazać, wady, zalety oraz horyzont czasowy, w jakim można oczekiwać zysków.

Jak zarobić na umowie licencji znaku towarowego?

Umowa licencyjna pozwala na korzystanie z cudzego znaku towarowego przez drugą stronę umowy. Kontrakt licencji nie jest silnie sformalizowany przez przepisy, co oznacza, że w dużej mierze znajduje do niego zastosowanie zasada swobody umów. Polskie prawo nakłada na strony umowy obowiązek zachowania formy pisemnej zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej.

Typowymi elementami umowy licencji będzie:

  • oznaczenie stron;

  • rodzaj licencji;

  • opłaty licencyjne;

  • czas trwania licencji;

  • prawo do zamieszczania wzmianki o licencji;

  • ograniczenia terytorialne lub przedmiotowe licencji;

  • prawo licencjodawcy do kontrolowania działań licencjobiorcy.

Właściwe opisanie tych zagadnień w umowie wymaga dobrej znajomości rynku, marketingu, a przede wszystkim przepisów regulujących prawo IP w danym kraju.

Oznaczenie stron

Oznaczenie stron powinno być na tyle precyzyjne, aby dało się ustalić podmioty, które wchodzą ze sobą w relacji biznesowe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku grup kapitałowych złożonych z wielu spółek, między którymi istnieją rozbudowane zależności gospodarcze.

Nierzadko jest tak, że podmioty nawzajem udzielają sobie praw do znaku towarowego. Należy wtedy kontrolować kto i w jaki sposób z niego korzysta, aby nie doszło do wygaśnięcia wskutek nieużywania, ale także do naruszenia postanowień licencji wskutek używania niezgodnego z umową.

Rodzaje licencji i sublicencja

Podmioty powinny ustalić, czy zawierają umowę licencji:

  • otwartą (niewyłączną);

  • zamkniętą (wyłączną).

W pierwszym przypadku licencjodawca (ang. licensor) zachowuje prawo do udzielania kolejnych licencji innym licencjobiorcom (ang. licensee). W przypadku licencji zamkniętych strony wyłączają taką możliwość. Zazwyczaj umowy o charakterze otwartym pozwalają na wynegocjowanie niższego wynagrodzenia.

Wstępne ustalenia w ramach umowy licencji mogą również przewidywać, że licencjobiorca zaprzestanie używania znaku towarowego. Wtedy niejako schodzi on na drugi plan, zachowując prawo do wynagrodzenia, natomiast rozwojem marki zajmuje się licencjobiorca. Tego typu rozwiązania stosuje się w przypadku, kiedy firma zaczyna inwestować w nowy brand, ale chce dalej zarabiać na starym oznaczeniu.

Strony mogą uregulować również prawo do udzielania sublicencji, czyli dalszych upoważnień do korzystania ze znaku towarowego przez licencjobiorcę. W tym przypadku warto rozważyć wprowadzenie do umowy konieczności udzielenia zgody na zawarcie danej umowy przez licencjodawcę, aby zapewnić wpływ na to, kto i w jaki sposób będzie mógł używać należącego do niego oznaczeń.

Opłaty licencyjne

Umowa licencji może być odpłatna lub nieodpłatna, choć częściej spotyka się ten pierwszy model współpracy. W zależności od ustaleń stron opłaty z tytułu licencji mogą mieć charakter:

  • jednorazowy – licencjobiorca przekazuje wynagrodzenie z tytułu licencji jednorazowo. To dobre rozwiązanie, kiedy licencjobiorca poszukuje środków na dużą inwestycję, dla której realizacji musiałby ubiegać się np. o udzielenie kredytu;

  • cykliczny (ciągły) – w tym modelu wynagradzanie wypłacane jest regularnie (np. raz w miesiącu). Opłaty cykliczne pozwalają na stworzenie stałego źródła dochodu;

  • mieszany – strony mogą również ustalić wysokość opłat licencyjnych jako połączenie dwóch poprzednich modeli. Obok jednorazowej „opłaty wejściowej” licencjobiorca uiszcza regularne opłaty za korzystanie ze znaku towarowego w wysokości stałej lub procentu od zysku.

Kwota licencji może być określona jako konkretna kwota wyrażona w walucie lub algorytm pozwalający na jej wyliczenie. Dla utrzymania ekwiwalentności świadczeń warto rozważyć wprowadzenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu licencjodawca zawsze może liczyć na wynagrodzenie o stałej wartości ekonomicznej.

Ustalając wysokość wynagrodzenia, warto wziąć pod uwagę jak najwięcej czynników gospodarczych takich jak np.:

  • zakres geograficzny używania znaku przez licencjobiorcę;

  • wyłączność;

  • docelowych odbiorców;

  • ograniczenia w korzystaniu ze znaku.

Uwzględnienie różnych kryteriów pozwoli ustalić wynagrodzenie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Czas trwania licencji

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat. Po tym czasie zgłaszający może opłacić kolejny okres ochrony. Jeżeli tego nie zrobi, prawo ochronne na znak towarowy wygasa, a wraz z nim możliwość kontroli tego, co dzieje się z oznaczeniem.

Z tego względu czas trwania licencji nie może być dłuższy, niż okres ochrony gwarantowany przez prawo ochronne. Oczywiście może być też krótszy. Jeżeli strony zawarły umowę na czas nieokreślony, ale prawo do znaku towarowego wygasło np. po 20 latach, wraz z nim wygasa umowa licencyjna, ponieważ licencjodawca traci wyłączne prawo posługiwania się oznaczeniem.

Prawo do zamieszczenia wzmianki o licencji

Ze względów brandingowych strony mogą przewidzieć w umowie, że licencjobiorca będzie uprawniony do umieszczanie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego. Artykuł 163 ust. 3 prawa własności przemysłowej wprowadza taką możliwość, ale można ją wyłączyć na mocy zasady swobody umów.

Ograniczenia terytorialne lub przedmiotowe licencji

Określenie w umowie rynków, na których może działać licencjobiorca, jest istotne ze strategicznego punktu widzenia. Planowanie rozwoju marki to proces wieloletni, a przedsiębiorcy zdobywają kolejne obszary stopniowo.

Strony mogą dowolnie ustalić obszar geograficzny dla licencji znaku towarowego. Najczęściej będzie to:

  • teren, na którym działa licencjodawca;

  • obszar, na którym działa licencjobiorca.

W drugim przypadku łatwiej uniknąć oferowania dóbr lub usług oznaczonych tym samym znakiem towarowym dla jednego kręgu odbiorców. Z biznesowego punktu widzenia warto rozważyć dywersyfikację terytorium działania i np. udzielić licencji do oferowania dóbr oznaczonych znakiem towarowy tylko na terenie państwa, w którym licencjobiorca prowadzi działalność. Dzięki temu licencjodawca nie musi inwestować w rozwój infrastruktury na danym terenie, ale może już czerpać zyski ze sprzedaży.

Na podobnej zasadzie działa ograniczenie przedmiotowe. W tym przypadku licencjodawca określa w umowie konkretne towary lub usługi, które licencjobiorca może oznaczać znakiem towarowym. Udzielając kilku licencji różnym podmiotom, można poszerzyć portfolio o:

  • produkty komplementarne;

  • dobra substytutywne adresowane do odbiorców o odmiennych potrzebach i zamożności.

Jednocześnie podmiot udzielający licencji nie musi od razu inwestować w nowe zakłady produkcyjne, czy logistykę towaru, ponieważ zaplecze technologiczne zapewniają licencjobiorcy.

Kontrolowanie działań licencjobiorcy

Kontrola działań licencjobiorcy służy ochronie marki, a przede wszystkim badaniu zgodności działań kontrahenta z prawem oraz monitorowaniu jakości oferowanych dóbr i usług. Aby kontrola była maksymalnie efektywna, warto rozważyć wprowadzenie w umowie zapisów, które pozwalają licencjodawcy m.in. na:

  • okresowe weryfikowanie jakości sprzedawanych towarów;

  • ocenę sposobu wykorzystania znaku towarowego;

  • zbieranie danych sprzedażowych lub obrazujących stopień zadowolenia odbiorców;

  • wprowadzanie zmian w kampaniach marketingowych, metodach segmentacji rynku itp.

Umowa licencji a NDA

Nawet jeżeli relacje gospodarcze układają się między partnerami doskonale, warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenie interesów licencjodawcy poprzez wprowadzenie w umowie klauzuli o zachowaniu poufności, NDA (ang. non-disclosure agreement) albo zawarciu w tym celu odrębnej umowy.

W ten sposób firma udostępniająca swój znak towarowy, a często także określone rozwiązania techniczne, know-how, czy szczegóły procesu produkcyjnego, chroni swoją sytuację prawną.

Prawidłowo skonstruowana umowa NDA powinna zawierać następujące elementy:

  • precyzyjnie określone informacje uznane za poufne – najlepiej określić konkretne dokumenty, a nie jedynie typ informacji, np. prawne lub marketingowe;

  • właściwy standard ochrony informacji poufnych – pozwala wyznaczyć granicę, której przekroczenie uzasadnia wystąpienie z roszczeniem względem drugiej strony umowy;

  • wskazanie przypadków, kiedy można mówić o naruszeniu zakazu poufności – można np. wskazać katalog osób, które są wyłącznie uprawnione do posiadania danych informacji;

  • czas trwania zakazu NDA – musi być uzasadniony gospodarczo, choć może wykraczać poza czas trwania samej umowy licencyjnej;

  • rodzaj i wysokość sankcji z tytułu naruszenia zakazu NDA – zazwyczaj będzie to kara umowna w określonej wysokości lub prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiednio skonstruowana umowa licencyjna umożliwia nie tylko zarabianie na znaku towarowym, ale również rozwój biznesu bez konieczności ponoszenia wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przemyślane zarządzanie aktywami IP jest ważne dla firmy bez względu na skalę prowadzonej działalności i świadczy o prospektywnym podejściu do realizowanego przedsięwzięcia.

Pytania i odpowiedzi:

Licencja jest jednym ze sposobów zarabiania na znaku towarowym. Wyceniając znak towarowy, firma może również sprzedać go, aby zyskać kapitał na dalszy rozwój lub spłacenie zobowiązań. Innym sposobem wykorzystania znaku jest ustanowienie na nim zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego. Takie działanie może okazać się przydatne, kiedy przedsiębiorstwo chce ubiegać się o finansowanie zewnętrzne.

Klauzula Representations and Warranties jest szczególnie popularna w prawie anglosaskim. W jej ramach obie strony zawierają klauzule gwarancyjne, które zwiększają bezpieczeństwo transakcji, ułatwiają alokację ryzyk. Umowa może również wprowadzać odpowiedzialność za naruszenie takich postanowień.

Strony powinny uregulować tę kwestię w umowie. Zazwyczaj będzie to: natychmiastowe zaprzestanie wykorzystania znaku towarowego, usunięcie z nazwy fragmentu sugerującego współpracę, a także oznaczenie we wszystkich materiałach promocyjnych, że licencjobiorca nie działa już na podstawie umowy licencji.



Zaufali nam:


Oceń