Szkodliwość dla renomy znaków towarowych: czym jest tarnishment?

Co to jest degradacja znaku towarowego?

Określenie tarnishment w kontekście własności intelektualnej jest tłumaczone z języka angielskiego jako „degradacja” „zaciemnienie” lub „narażenie na szwank” znaku towarowego. Zazwyczaj dotyczy ono sytuacji, kiedy renomowany znak towarowy jest używany do oznaczania towarów, które w powszechnym odbiorze reprezentują niższą jakość lub gorszą kategorię. Takie działania godzą w przekonanie odbiorców danego znaku renomowanego, którzy tracą pewność, że otrzymują wyłącznie najlepsze towary lub usługi, nierzadko drogie i uważane za luksusowe.

Ustawa prawo własności przemysłowej w art. 132¹ ust. 1 pkt. 4 wprowadza formy ingerencji późniejszego oznaczenia w prawo do znaku renomowanego.

Powołany przepis stanowi, że (…) „nie udziela się prawa ochronnego na znak t owarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby:

przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść;
być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku towarowego;
być szkodliwe dla renomy znaku wcześniejszego” (…).

Ostatnia z opisanych sytuacji to właśnie tarnishment. Ryzyko naruszenia renomy znaku towarowego występuje zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy oznaczenie wcześniejsze i późniejsze są używane do znakowania tych samych lub podobnych towarów lub usług (np. kosmetyki). Poprzez podejmowanie działań godzących w renomę znaku towarowego dochodzi do stopniowego niszczenia wizerunku znaku renomowanego i utartych przekonań co do jakości oznaczanych nim dóbr (np. sprawa C-487/07 L’Oreal i in.).

Dobrym przykładem zaciemnienia znaku towarowego jest sprawa Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Ltd (sygn. C96130WD). W tych przypadkach doszło do powiązania towarów właściciela renomowanego znaku towarowego (zabawki dla dzieci) z treściami o charakterze jawnie pornograficznym. Przyjmuje się, że do stwierdzenie tarnishmentu znaku towarowego wystarczy, aby renomowany znak towarowy był:

odtwarzany w kontekście obscenicznym, poniżającym lub niewłaściwym,
wykorzystywany w kontekście, który wprawdzie nie jest nieprzyjemny, ale pozostaje w sprzeczności z wypracowanym, wskutek podjętych wcześniej działań marketingowych właściciela, wizerunkiem znaku.

Warto podkreślić, że do zaciemnienia znaku towarowego nie zawsze jest niezbędne wprowadzenie odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Niekiedy wystarczy, że działanie będzie podkreślało zasady sprzeczne z filozofią firmy lub wskazywało chociażby na luźny związek między dwoma firmami (np. sprawa adidas v. adidas Benelux C-102/07).

Jeżeli chcesz mieć pewność, że rejestrując znak towarowy nie będziesz działał na szkodę oznaczeń renomowanych, skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą dokładną analizę znaków w obrocie.

W jaki sposób oceniany jest tarnishment znaku towarowego?

Ocena narażenia na szwank renomowanego znaku towarowego wymaga analizy wielu elementów stanu faktycznego.

Właściwy krąg odbiorców

To, czy doszło do naruszenia renomy oznaczenia jest ustalane w odniesieniu do odbiorcy towarów i usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Nadal jednak chodzi o przeciętnego konsumenta, a nie specjalistę z danej dziedziny (vide: sprawa C-252/07 Intel oraz T-59/08 Nimei La Perla Modern Classic).

Jednolita definicja odbiorcy towaru lub usługi została zaaprobowana we wszystkich państwach członkowskich (na kanwie rozstrzygnięcia w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Przyjmuje się, że przeciętny odbiorca dysponuje określoną wiedzą o świecie, a do otrzymywanych informacji podchodzi z pewną dozą krytycyzmu. Zdaje sobie sprawę z odróżniającej funkcji znaków towarowych, ale jego poziom uwagi w zależności od rodzajów dóbr i usług może być różny (im są one bardziej specjalistyczne, tym poziom rozeznania jest uważany za niższy).

Jednocześnie jednak, w doktrynie prawa własności przemysłowej zwraca się uwagę na zależność, zgodnie z którą poziom uwagi odbiorcy będzie tym wyższy, im bardziej dane dobro jest luksusowe i nabywa się je rzadziej. Innymi słowy, przy zakupie produktów codziennej potrzeby uważamy znacznie mniej, niż wybierając samochód lub kupując mieszkanie.

Ocena naruszenia renomy

Do stwierdzenia, że doszło do zaciemnienia znaku towarowego niezbędne jest:

wytworzenie negatywnego przekonania o związku między znakami po stronie odbiorców;
negatywny lub szkodliwy wpływ późniejszego znaku towarowego na oznaczenie, które wyróżnia się renomą.

Podmiot, który zgłosił sprzeciw w stosunku do zarejestrowanegoznakutowarowego musi więc udowodnić, że oznaczane nim towary lub usługi zmniejszają „siłę przyciągania” znaku renomowanego (np. sprawa R0240/2004-2 Waterford i wykorzystanie renomowanego oznaczenia kryształowych wyrobów szklanych do nazewnictwa wina).

Warto podkreślić, że w toku postępowania nie są brane pod uwagę zarzuty dotyczące „gorszej jakości” towarów lub usług znaku kwestionowanego. Analizie podlegają jedynie klasy towarów według Klasyfikacji Nicejskiej in abstracto.

Wynika z tego, że szkodliwe skutki stosowania oznaczenia muszą dotyczyć ogólnych właściwości towarów, które są związane z ich typologią, ale nie wad i zalet asortymentu konkretnego producenta (vide: sprawa R 0297/2011-5 Kappa, gdzie użyto renomowanego znaku Kappa wykorzystywanego do oznaczania odzieży i obuwia sportowego do nazewnictwa wyrobów tytoniowych).

Ustalenie, czy w danym przypadku doszło do degradacji znaku towarowego wymaga dobrej znajomości prawa IP oraz orzecznictwa (zarówno polskiego, jak i międzynarodowego).

Ocena naruszenia renomy nigdy nie sprowadza się do subiektywnego przekonania przedsiębiorcy o wartości własnych towarów, ale musi uwzględniać również takie kwestie jak transferowane wartości (np. zdrowy tryb życia), poczucie luksusu czy docelowy krąg odbiorców znaku renomowanego.

Jak wykazać renomę znaku towarowego?

Aby bronić się przed degradacją znaku towarowego, przedsiębiorca wnoszący sprzeciw od rejestrowanego znaku towarowego musi być w stanie wykazać jego renomę. Choć w przepisach znaczenie tego waloru nie zostało precyzyjnie określone, na kanwie orzecznictwa przyjmuje się, że chodzi o znak szeroko znany wśród docelowych odbiorców towaru lub usługi (vide: wyrok w sprawie Chevy, sygn. C-375). Ustalając renomę znaku, urzędy patentowe (w każdym państwie członkowskim UE) biorą pod uwagę takie kryteria jak:

pozycja znaku towarowego w świadomości odbiorców;
udział w rynku, czyli odsetek całkowitej sprzedaży na konkretnym obszarze;
częstotliwość używania znaku (rozumiana jako wolumen sprzedaży lub całkowita wartość sprzedaży);
zasięg geograficzny używania,
czas używania (im dłuższy, z tym potencjalnie większą ilością konsumentów znak mógł się zetknąć);
charakter, skala oraz intensywność podejmowanych działań promocyjnych.

Nie jest to oczywiście lista zamknięta. Do oceny renomy brane są pod uwagę również takie kryteria jak ilość przyznanych nagród i wyróżnień, czy skuteczność egzekwowania praw ze znaku towarowego w przeszłości.

Renomowane znaki towarowe cieszą się większą rozpoznawalnością wśród odbiorców niż znaki towarowe „zwykłe”, ale żaden akt prawny nie wymienia enumeratywnej listy dowodów, których przedłożenie będzie równoznaczne ze stwierdzeniem renomy.

Ciężar wykazania istnienia renomy oraz jej „mocy” spoczywa na podmiocie składającym sprzeciw. To on musi przekonać Urząd Patentowy, że znak wcześniejszy jest szeroko znany danej grupie odbiorców. Zagadnienia czysto faktyczne mogą zostać wzięte pod uwagę z urzędu (stanowią wtedy domniemanie w sprawie).

Zgodnie z art. 97 ust. 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie znaku towarowego UE, w każdym postępowaniu przez Urzędem środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują:

wysłuchanie stron;
żądanie przedstawienia informacji;
przedstawienie dokumentów i materiału dowodowego;
przesłuchanie świadków;
opinie biegłych;
pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone lub mające podobny skutek, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie.

W praktyce, do wykazania renomy strony najczęściej przedstawiają następujące dowody:

oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone;
decyzje sądów, organów administracyjnych lub Urzędu Patentowego;
badania opinii publicznej i badania rynkowe;
wyniki z audytu lub kontroli oraz sprawozdania z wynikami gospodarczymi;
nagrody, wyróżnienia i certyfikaty;
artykuły w prasie i powszechnie dostępnej, specjalistycznej oraz sieci;
faktury i inne dokumenty handlowe;
reklamy i materiały promocyjne.

Lista dopuszczalnych dowodów jest otwarta i powinna być każdorazowo dopasowana do okoliczności sprawy. Dlatego przed złożeniem sprzeciwu, warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach spornych, którzy pomogą dobrać strategię działania do okoliczności sprawy.

Zaciemnienie a zatarcie znaku towarowego

Warto podkreślić, że zaciemnienie znaku towarowego (ang. tarnishment) nie jest tym samym, co jego zatarcie, zwane także rozmyciem lub pomniejszeniem (ang. blurring). O ile w pierwszym przypadku chodzi o godzenie w renomę wcześniejszego znaku towarowego, zatarcie dotyczy osłabienia jego mocy odróżniającej.

Z osłabieniem przez rozmycie mamy do czynienia, kiedy późniejszy znak towarowy, podobny do wcześniejszego znaku renomowanego, jest używany do oznaczania towarów, które nie kojarzą się odbiorcą z asortymentem właściciela wcześniejszego znaku (np. sprzedawanie zapalniczek Aston Martin). Rozwodnienie znaku towarowego prowadzi do osłabienia, w przekonaniu konsumenta, łączności między oznaczeniem a towarami lub usługami przedsiębiorcy.

W sprawie C-252/07 Intel Trybunał stwierdził, że do udowodnienia rozmycia niezbędne jest wykazanie przez wnoszącego sprzeciw zmiany rynkowego zachowania docelowych odbiorców jego towarów lub usług lub też wysokiego prawdopodobieństwa, że w przyszłości taka zmiana nastąpi.

W tej samej sprawie organ zwrócił uwagę, że sam fakt zwrócenia przez konsumenta uwagi na dwa, podobne do siebie oznaczenia, to zbyt mało, aby przesądzić o zatarciu znaku towarowego.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że o zatarciu można mówić już po pierwszym użyciu znaku podobnego. Wprawdzie on sam nie powoduje zmniejszenia zdolności odróżniającej znaku renomowanego, ale potencjalnie może zapoczątkować kaskadę zdarzeń, które właśnie do tego doprowadzą.

Zaciemnienie i rozmycie jako formy rozwodnienia znaku towarowego

Warto podkreślić, że zarówno tarnishment, jak i blurring są działaniami, które prowadzą do rozwodnienia znaku towarowego (tzw. trademark dilution). Choć przesłanki determinujące rodzaj szkodliwości różnią się między sobą, w obu przypadkach dochodzi do naruszenia zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego lub potencjalnie może do niej dojść.

W przypadku sporu powód nie musi wykazywać podobieństwa między towarami lub usługami, nie jest także istotne, czy marka poniosła szkodę, a jeżeli tak, w jakiej wysokości. Do dochodzenia swoich uprawnień wystarczy wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody.

Dlatego w przypadku otrzymania wezwania do zaprzestania działania lub pozwu, sprawę warto niezwłocznie skonsultować ze specjalistą z zakresu własności przemysłowej, który ma doświadczenie w ocenie rozwodnienia znaku towarowego. Możliwymi sposobami wykazania, że w istocie renomowany znak towarowy nie poniósł szkody jest m.in. powołanie się na:

niekomercyjne korzystanie ze znaku towarowego,
korzystanie ze znaku zgodne z zasadami współżycia społecznego,
odwoływanie się do parodii zarejestrowanego znaku.

Jeżeli uda się wykazać brak złej woli w korzystaniu z renomowanego znaku towarowego oraz brak korzyści ekonomicznych z tego tytułu, istnieje szansa obalenie zarzutu i oddalenie powództwa.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój znak towarowy jest bezpieczny, nie zwlekaj z podjęciem stosownych działań. Obserwacja konkurencji to zbyt mało, aby skutecznie chronić swoją markę. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów i ze spokojem buduj swoją firmę.

MAM PYTANIA | JESTEM ZAINTERESOWANY / A OFERTĄ

Zaufali nam: