Sprzedaż znaku towarowego a licencja

Zgodnie z art. 163 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. W swojej konstrukcji licencja na znak towarowy jest podobna do umowy licencyjnej na patent – sama ustawa zresztą odsyła do przepisów dotyczących tej materii. Cechą charakterystyczną tego stosunku jest fakt, że uprawniony – a więc licencjodawca – nie wyzbywa się swojego prawa, a jedynie ogranicza je w pewnym zakresie na rzecz licencjobiorcy. Sama umowa zaś jest zbiorem zasad, które regulują w jaki sposób licencjobiorca może korzystać ze znaku, nie naruszając jednocześnie praw licencjodawcy.

Doktryna wyróżnia kilka rodzajów umów licencyjnych na znak towarowy, różniących się zakresem upoważnienia, a także możliwością jego dalszego udzielania. Na tym gruncie wyróżniamy zatem przede wszystkim licencje wyłączne i niewyłączne. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej wyłącznej, uprawniony ze znaku nie będzie mógł udzielać podobnej licencji innym podmiotom. Jeżeli natomiast mielibyśmy do czynienia z licencją niewyłączną, oznaczałoby to, że licencjodawca może udzielić uprawnienia do korzystania ze znaku nieograniczonej liczbie podmiotów.

Innym podziałem umów licencyjnych będzie także podział na licencje pełne i nieograniczone. W tej sytuacji kryterium podziału będzie miało charakter przedmiotowy – bowiem licencje te różnić się będą między sobą zakresem uprawnień. Jeżeli licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania ze znaku w tożsamym zakresie co licencjodawca – będziemy mieć do czynienia z licencją pełną. Jeżeli natomiast zakres ten zostanie ograniczony względem uprawnień właściciela znaku, wtedy będzie należało uznać, że licencja ma charakter ograniczony (niepełny).

Umowa licencji powinna pod rygorem nieważności zostać zawarta na piśmie. Fakt udzielenia licencji może zostać zgłoszony do rejestru znaków towarowych. W treści samej umowy należałoby zawrzeć wszystkie niezbędne elementy merytoryczne, a w szczególności prawidłowo określić strony, kwestię odpłatności, zakres upoważnienia, a także prawa i obowiązki licencjodawcy oraz licencjobiorcy. Nadto dobrze jest uregulować również kwestię ustania umowy licencyjnej. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że znaki towarowe są jednym z najważniejszych i najcenniejszych elementów tzw. know-how. Identyfikują markę, czynią ją rozpoznawalną i nierzadko decydują o sukcesie przedsiębiorcy. Utracenie z dnia na dzień możliwości posługiwania się znakiem towarowym – a co za tym idzie, identyfikowania się pod szyldem określonej marki – może przysporzyć kłopotów zarówno wizerunkowych, jak i finansowych.

Jak zostało przypomniane na wstępie, Ustawa Prawo własności przemysłowej w przypadku braku uregulowania kwestii związanych z prawem ochronnym na znak towarowy wprost, odsyła do przepisów regulujących kwestie patentów. Tak dzieje się również w przypadku zapisów dotyczących umów licencyjnych. Zastosowanie znajdzie więc art. 78 Prawa własności przemysłowej, który stanowi, że w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Co to oznacza w praktyce?

Sformułowanie „przejście” oznacza każdą formę przeniesienia prawa, zarówno sprzedaż jak i darowanie czy dziedziczenie. A zatem co do zasady, jeżeli osoba władająca prawem ochronnym do znaku towarowego dokona przeniesienia tego prawa, licencja udzielona na dany znak towarowy nie wygasa – następca prawny (osoba, która przejęła prawo do znaku) godzi się na korzystanie ze znaku przez licencjobiorcę. Czy nabywca staje się w sposób naturalny „nową” stroną umowy licencyjnej? Jest to kwestia sporna w doktrynie. Badacze prawa spierają się co do tego, czy następca prawny wchodzi w stosunek licencyjny w miejsce swojego poprzednika, czy tylko „znosi” korzystanie ze znaku przez licencjobiorców. Niemniej, z całą pewnością sprzedaż prawa ochronnego do znaku towarowego nie powoduje wygaśnięcia udzielonych licencji z mocy prawa.

Warto jednak zaznaczyć, że umowa licencji jest umową konsensualną, co oznacza że strony umowy przystępują do niej dobrowolnie i w taki sam sposób kształtują jej postanowienia. Przysługuje im swoboda decydowania o treści umowy, która wynika z zasady swobody umów z art. 353¹ Kodeksu cywilnego. Możliwe będzie zatem odmienne uregulowanie kwestii ciągłości umowy w przypadku zbycia prawa do znaku. Wówczas należałoby dokładnie określić obowiązki licencjodawcy w zakresie informowania licencjobiorcy o przeniesieniu prawa ochronnego do znaku. Przede wszystkim warto byłoby wskazać termin, w jakim licencjodawca powinien poinformować licencjobiorcę o planowanym transferze prawa i wskazać skutki, jakie ten fakt ze sobą niesie.

Prawem ochronnym do znaku towarowego można rozporządzać wedle własnej woli. Przeniesienie tego prawa nie skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów licencyjnych, na podstawie których udostępniono do korzystania znak innym podmiotom. Chociaż umowa sprzedaży prawa ochronnego do znaku i umowa licencji na pierwszy rzut oka są do siebie podobne w skutkach, warto pamiętać, że nabywcy znaku będzie przysługiwał ogół praw ochronnych, podczas gdy licencjobiorca będzie ograniczony zakresem upoważnienia.