Maciej Szukała
|
12 lipca 2022
Spis treści

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego pozwala uzyskać ochronę w sytuacji, kiedy ktoś inny usiłuje zarejestrować znak identyczny lub podobny do tego, którego używa Twoja firma. W jaki sposób skutecznie złożyć sprzeciw i jak wygląda procedura na gruncie obowiązujących przepisów krajowych oraz w procedurze przed EUIPO?

Gdzie znajdziesz informacje o zgłaszanych znakach towarowych?

Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego i uzyskanie prawa ochronnego to jeden ze sposobów budowania marki. W ten sposób przedsiębiorca może:

  • budować swoją konkurencyjność poprzez oddziaływanie na świadomość odbiorców,

  • zarabiać na znaku towarowym poprzez udzielanie licencji,

  • chronić swoje dobra i usługi poprzez dochodzenie odszkodowania w razie naruszenia prawa do znaku towarowego.

Wszystkie znaki towarowe, które są zgłaszane do Urzędu Patentowego pojawiają się:

  • w bazach danych dostępnych na stronie internetowej w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (znak nie pojawi się tam, jeżeli w toku procedury rejestrowej wystąpiły negatywne przesłanki rejestracji).

Warto pamiętać, że badanie wstępne przeprowadzane podczas rejestracji obejmuje wyłącznie bezwzględne przesłanki negatywne (np. to, czy znak ma charakter niedystynktywny albo zawiera w sobie godło Rzeczypospolitej Polskiej). Urzędnik nigdy nie bada, czy zgłaszany znak narusza prawa osób trzecich. Na tym etapie nie ma więc znaczenia, czy w bazie znajduje się nawet identyczny znak towarowy do Twojego.

Legitymacja czynna do wniesienia sprzeciwu

Sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli do znaku uprawnionych jest kilka podmiotów, każdy z nich ma prawo wnieść swój sprzeciw, dlatego w postępowaniu sprzeciwowym może być ich kilka.

Dochowanie 3-miesięcznego terminu do zgłoszenia sprzeciwu jest bardzo ważne, ponieważ ma on charakter nieprzywracalny! Oznacza to, że złożenie sprzeciwu po terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

Aby mieć pewność, że sprawa zostanie załatwiona we właściwym terminie i z zachowaniem należytej staranności, rozważ skorzystanie z usług prawników specjalizujących się w prawie IP.

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje każdemu, kto:

  • jest uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego,

  • jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego,

  • jest uprawniony do dochodzenia swoich praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego pochodzenia geograficznego.

Ogłoszenie o wniesieniu sprzeciwu wobec znaku towarowego pojawia się zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i w bazie danych Urzędu Patentowego i zawiera numer znaku towarowego oraz dane zgłaszającego.

Każdy sprzeciw jest rozpatrywany przez specjalistę wyznaczonego przez Urząd Patentowy.

Kiedy można złożyć sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego?

Instytucja sprzeciwu pozwala chronić sytuację majątkową oraz renomę firmy. Kiedy należy rozważyć złożenie sprzeciwu?

  • Gdy znak przedstawiony do rejestracji narusza prawa osobiste lub majątkowe przedsiębiorcy. Nie może on być także identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem dla takich samych towarów,

  • gdy znak towarowy jest na tyle podobny do znaku, na który udzielono ochrony z wcześniejszym pierwszeństwem, że rodzi to ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do tożsamości dóbr lub usług, a w szczególności ryzyko utożsamiania obu znaków,

  • jeżeli zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego objętego ochroną, a używanie nowego znaku wiązałoby się z korzyścią dla zgłaszającego lub negatywnie wpłynęło na odróżniający charakter lub renomę znaku zgłoszonego wcześniej (np. zgłoszenie słownego znaku towarowego o nazwie Puma do oznaczania pasty do butów),

  • kiedy zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do oznaczenia, które wprawdzie nie uzyskało ochrony, ale przed datą zgłoszenia było powszechnie rozpoznawalne, w szczególności jeżeli dotyczy oznaczania towarów i pociąga za sobą ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do tożsamości ich pochodzenia,

  • jeżeli prawo do znaku towarowego jest wykonywane z ochrony oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia.

Istotne jest, że do zgłoszenia sprzeciwu nie jest niezbędne zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Sprzeciw można wnieść także w przypadku udzielenia ochrony w oparciu o tzw. pierwszeństwo uprzednie (zwane także pierwszeństwem z wystawy). Aby uzyskać ochronę z uprzedniego pierwszeństwa, oprócz dokumentacji do zgłoszenia znaku towarowego należy przedstawić dowód pierwszeństwa, na który składa się:

  • zaświadczenie organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem towarowym (w tym m.in. fotografię lub odbitkę znaku z wykazem towarów),

  • dokument stwierdzający, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Jak skutecznie wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego?

Procedura sprzeciwowa składa się z kilku, następujących po sobie etapów. Jak wygląda każdy z nich?

Złożenie sprzeciwu

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniu znaku towarowego jest równoznaczna z rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli stwierdzisz, że któryś znak narusza Twoje prawo ochronne (np. jest identyczny lub podobny), powinieneś złożyć sprzeciw.

Należy do niego załączyć dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko oraz odpis pisma z załącznikami dla strony przeciwnej. Oczywiście najprościej jest przedstawić po prostu świadectwo prawa ochronnego na znak towarowy.

W sprzeciwie należy podać:

  • dane identyfikujące zgłaszającego (imię i nazwisko oraz adres lub firma i siedziba),

  • określenie strony, wobec której zgłaszany jest sprzeciw,

  • zakres sprzeciwu,

  • podstawę faktyczną i prawną sprzeciwu wraz z uzasadnieniem,

Pismo należy podpisać i opłacić!

Sprzeciw można złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, ale sprawę załatwisz także:

  • listownie,

  • faksem,

  • przez internet (korzystając z Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Jeżeli korzystasz z usług pełnomocnika, do sprzeciwu należy załączyć również dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

Formalna weryfikacja sprzeciwu przez Urząd Patentowy

Na tym etapie urząd weryfikuje poprawność oraz kompletność sprzeciwu. W razie stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie:

  • 1 miesiąca – jeżeli wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę w Polsce,

  • 2 miesięcy – jeżeli wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę za granicą.

W zależności od rodzaju braku, w przypadku jego nieuzupełnienia sprzeciw zostanie umorzony (jeżeli np. wnioskodawca nie uiścił opłaty od sprzeciwu) lub dana okoliczność nie zostanie uwzględniona w postępowaniu (w przypadku niezałączenia dowodów).

Co więcej, Urząd Patentowy może pozostawić sprzeciw bez rozpoznania jeżeli:

  • sprzeciw wpłynął po upływie ustawowego terminu,

  • w piśmie nie został określony znak towarowy, który jest kwestionowany,

  • w sprzeciwie nie wskazano wcześniejszego prawa (jeżeli to z niego wnioskodawca wywodzi żądania udzielenia ochrony, np. dla znaku renomowanego lub powszechnie znanego).

Ugodowe zakończenie postępowania sprzeciwowego (tzw. Cooling-off period)

Jeżeli sprzeciw spełnia wszystkie wymagania formalne, zostanie doręczony drugiej stronie. Uczestnicy zostaną też powiadomieni o możliwości ugodowego zakończenia sporu.

Ugoda administracyjna powinna zostać zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji przez urząd w tym przedmiocie. Strony mogą zgodnie wnioskować o wydłużenie terminu do 6 miesięcy. W czasie postępowania ugodowego jego uczestnicy mają możliwość kontaktować się ze sobą w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Po zawarciu ugody o jej wyniku należy powiadomić Urząd Patentowy.

Co w sytuacji, kiedy nie doszło do ugody?

Jeżeli strony nie zawrą ugody, sprawa nabiera charakteru spornego, a podmiot zgłaszający kwestionowany znak towarowy jest wzywany do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Oczywiście strona zgłaszająca znak towarowy może podnieść zarzuty, które mają na celu obalenie twierdzeń podniesionych w sprzeciwie. Zazwyczaj dotyczą one:

  • nieużywania znaku towarowego przez ostatnie 5 lat,

  • nieużywania znaku towarowego w sposób regularny, który pozwoliłby na zbudowanie skojarzenia z towarami lub usługami danej marki.

Termin na złożenie odpowiedzi na sprzeciw wynosi:

  • 1 miesiąc jeżeli strona ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie Polski,

  • 2 miesiące jeżeli strona ma miejsce zamieszkania albo siedzibę za granicą.

W uzasadnionych sytuacjach urząd może wydłużyć termin do 3 miesięcy.

Urząd Patentowy doręcza odpowiedź na sprzeciw, wyznaczając jednocześnie termin na ustosunkowanie się do zarzutów lub uzupełnienie materiału dowodowego. Warto wskazać, że postępowanie przed Urzędem Patentowym cechuje się prekluzją dowodową. Oznacza to, że nieuzupełnienie dowodów lub niezajęcie stanowiska w wyznaczonym przez urząd terminie niweczy taką możliwość na późniejszym etapie postępowania.

Aby mieć pewność, że w piśmie zostały zgłoszone wszystkie wnioski dowodowe oraz twierdzenia, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników z doświadczeniem w konstruowaniu pism sądowych i procesowych.

Odpowiedź składającego sprzeciw jest doręczana ponownie zgłaszającemu znak towarowy.

Zakończenie procedury sprzeciwowej i złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Po zakończeniu wymiany korespondencji między stronami postępowania oraz dokonaniu merytorycznej oceny sprawy, Urząd Patentowy może wydać następujące decyzje:

  • oddalić sprzeciw,

  • uznać sprzeciw za zasadny w całości lub części.

Jeżeli strony nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, kolegium bada ponownie te same materiały, co do zasady więc nie ma potrzeby dołączania nowych dowodów lub wniosków. Należy jednak wskazać, dlaczego za pierwszym razem została wydana błędna decyzja.

Nowe dowody mogą zostać uwzględnione jedynie wyjątkowo, jeżeli ich przedstawienie w pierwszym postępowaniu nie było możliwe.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, urząd może:

  • utrzymać w mocy pierwszą decyzję,

  • uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie rozstrzygnąć co do istoty w sprawie lub umorzyć postępowanie,

  • umorzyć postępowanie w części, a w pozostałym zakresie decyzję utrzymać lub orzec co do istoty sprawy,

  • umorzyć postępowanie w całości.

Poszczególne rodzaje rozstrzygnięć oparte są o instytucje znane z postępowania administracyjnego.

Opłaty w postępowaniu sprzeciwowym

Z wszczęciem postępowania sprzeciwowego wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł za sprzeciw wobec znaku towarowego. Korzystanie z pomocy pełnomocnika to koszt 17 zł za pełnomocnictwo. Do tych wydatków należy doliczyć koszt pomocy prawnej.

Co ze sprzeciwem od europejskiego znaku towarowego?

Anna Maria Sobczak

W przypadku wnoszenia sprzeciwu od europejskiego znaku towarowego lub znaku międzynarodowego procedura wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku znaków krajowych (np. co do terminu składania sprzeciwu, zarzutów w odpowiedzi na sprzeciw lub uzupełniania dokumentacji). Warto jednak wskazać na kilka najistotniejszych elementów.

Przede wszystkim sprawą zajmuję EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Całą procedurę można przeprowadzić, korzystając z systemu online.

Termin na złożenie sprzeciwu jest liczony od publikacji zgłoszenia znaku w Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej. Aby być na bieżąco ze zgłaszanymi znakami, w obszarze użytkownika na portalu EUIPO’s Management Tool można włączyć alerty z powiadomieniami.

Sprzeciw należy wnieść w jednym z języków urzędowych UE, przy czym musi być on zbieżny z językiem, jaki wybrał zgłaszający znak towarowy. W innym przypadku dokumenty trzeba przetłumaczyć w ciągu 1 miesiąca.

Choć można złożyć sprzeciw do kilku znaków towarowych, wszystkie one muszą być własnością jednej osoby fizycznej lub prawnej. Jeżeli własność przemysłowa jest rozproszona między różne podmioty (np. spółki zależne), każdy z nich musi złożyć osobny sprzeciw.

Faza sporna jest poprzedzona 2-miesięczną fazą ugodową. Jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia, żadna ze stron nie jest obciążana kosztami, a EUIPO zwraca wnoszącemu sprzeciw opłatę.

Strona postępowania, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w EOG może działać przed EUIPO samodzielnie. Podmioty spoza EOG są zobowiązane do powołania pełnomocnika, który będzie je reprezentował przed urzędem.

W przypadku składania sprzeciwu od europejskiego znaku towarowego opłata wynosi 320 Euro.

Wniesienie sprzeciwu w stosunku do znaku towarowego może okazać się jedynym sposobem na ochronę marki. Jeżeli widzisz, że ktoś próbuje zarejestrować znak towarowy, reaguj i chroń swoją markę. Możemy Ci w tym pomóc!

Anna Maria Sobczak

Radca Prawny



Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)