Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – co dalej?

Instytucja sprzeciwu pozwala chronić sytuację majątkową oraz renomę firmy. Kiedy należy rozważyć złożenie sprzeciwu?

• Gdy znak przedstawiony do rejestracji narusza prawa osobiste lub majątkowe przedsiębiorcy. Nie może on być także identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem dla takich samych towarów,

• gdy znak towarowy jest na tyle podobny do znaku, na który udzielono ochrony z wcześniejszym pierwszeństwem, że rodzi to ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do tożsamości dóbr lub usług, a w szczególności ryzyko utożsamiania obu znaków,

• jeżeli zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego objętego ochroną, a używanie nowego znaku wiązałoby się z korzyścią dla zgłaszającego lub negatywnie wpłynęło na odróżniający charakter lub renomę znaku zgłoszonego wcześniej (np. zgłoszenie słownego znaku towarowego o nazwie Puma do oznaczania pasty do butów),

• kiedy zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do oznaczenia, które wprawdzie nie uzyskało ochrony, ale przed datą zgłoszenia było powszechnie rozpoznawalne, w szczególności jeżeli dotyczy oznaczania towarów i pociąga za sobą ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do tożsamości ich pochodzenia,

• jeżeli prawo do znaku towarowego jest wykonywane z ochrony oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia.

Istotne jest, że do zgłoszenia sprzeciwu nie jest niezbędne zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Sprzeciw można wnieść także w przypadku udzielenia ochrony w oparciu o tzw. pierwszeństwo uprzednie (zwane także pierwszeństwem z wystawy). Aby uzyskać ochronę z uprzedniego pierwszeństwa, oprócz dokumentacji do zgłoszenia znaku towarowego należy przedstawić dowód pierwszeństwa, na który składa się:

• zaświadczenie organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem towarowym (w tym m.in. fotografię lub odbitkę znaku z wykazem towarów),

• dokument stwierdzający, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Jak skutecznie wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego?

Procedura sprzeciwowa składa się z kilku, następujących po sobie etapów. Jak wygląda każdy z nich?

Złożenie sprzeciwu

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniu znaku towarowego jest równoznaczna z rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli stwierdzisz, że któryś znak narusza Twoje prawo ochronne (np. jest identyczny lub podobny), powinieneś złożyć sprzeciw.

Należy do niego załączyć dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko oraz odpis pisma z załącznikami dla strony przeciwnej. Oczywiście najprościej jest przedstawić po prostu świadectwo prawa ochronnego na znak towarowy.

W sprzeciwie należy podać:

• dane identyfikujące zgłaszającego (imię i nazwisko oraz adres lub firma i siedziba),

• określenie strony, wobec której zgłaszany jest sprzeciw,

• zakres sprzeciwu,

• podstawę faktyczną i prawną sprzeciwu wraz z uzasadnieniem,

Pismo należy podpisać i opłacić!

Sprzeciw można złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, ale sprawę załatwisz także:

• listownie,

• faksem,

• przez internet (korzystając z Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Jeżeli korzystasz z usług pełnomocnika, do sprzeciwu należy załączyć również dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

Formalna weryfikacja sprzeciwu przez Urząd Patentowy

Na tym etapie urząd weryfikuje poprawność oraz kompletność sprzeciwu. W razie stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie:

• 1 miesiąca – jeżeli wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę w Polsce,

• 2 miesięcy – jeżeli wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę za granicą.

W zależności od rodzaju braku, w przypadku jego nieuzupełnienia sprzeciw zostanie umorzony (jeżeli np. wnioskodawca nie uiścił opłaty od sprzeciwu) lub dana okoliczność nie zostanie uwzględniona w postępowaniu (w przypadku niezałączenia dowodów).

Co więcej, Urząd Patentowy może pozostawić sprzeciw bez rozpoznania jeżeli:

• sprzeciw wpłynął po upływie ustawowego terminu,

• w piśmie nie został określony znak towarowy, który jest kwestionowany,

• w sprzeciwie nie wskazano wcześniejszego prawa (jeżeli to z niego wnioskodawca wywodzi żądania udzielenia ochrony, np. dla znaku renomowanego lub powszechnie znanego).

Ugodowe zakończenie postępowania sprzeciwowego (tzw. Cooling-off period)

Jeżeli sprzeciw spełnia wszystkie wymagania formalne, zostanie doręczony drugiej stronie. Uczestnicy zostaną też powiadomieni o możliwości ugodowego zakończenia sporu.

Ugoda administracyjna powinna zostać zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji przez urząd w tym przedmiocie. Strony mogą zgodnie wnioskować o wydłużenie terminu do 6 miesięcy. W czasie postępowania ugodowego jego uczestnicy mają możliwość kontaktować się ze sobą w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Po zawarciu ugody o jej wyniku należy powiadomić Urząd Patentowy.

Co w sytuacji, kiedy nie doszło do ugody?

Jeżeli strony nie zawrą ugody, sprawa nabiera charakteru spornego, a podmiot zgłaszający kwestionowany znak towarowy jest wzywany do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Oczywiście strona zgłaszająca znak towarowy może podnieść zarzuty, które mają na celu obalenie twierdzeń podniesionych w sprzeciwie. Zazwyczaj dotyczą one:

• nieużywania znaku towarowego przez ostatnie 5 lat,

• nieużywania znaku towarowego w sposób regularny, który pozwoliłby na zbudowanie skojarzenia z towarami lub usługami danej marki.

Termin na złożenie odpowiedzi na sprzeciw wynosi:

• 1 miesiąc jeżeli strona ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie Polski,

• 2 miesiące jeżeli strona ma miejsce zamieszkania albo siedzibę za granicą.

W uzasadnionych sytuacjach urząd może wydłużyć termin do 3 miesięcy.

Urząd Patentowy doręcza odpowiedź na sprzeciw, wyznaczając jednocześnie termin na ustosunkowanie się do zarzutów lub uzupełnienie materiału dowodowego. Warto wskazać, że postępowanie przed Urzędem Patentowym cechuje się prekluzją dowodową. Oznacza to, że nieuzupełnienie dowodów lub niezajęcie stanowiska w wyznaczonym przez urząd terminie niweczy taką możliwość na późniejszym etapie postępowania.

Aby mieć pewność, że w piśmie zostały zgłoszone wszystkie wnioski dowodowe oraz twierdzenia, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników z doświadczeniem w konstruowaniu pism sądowych i procesowych.

Odpowiedź składającego sprzeciw jest doręczana ponownie zgłaszającemu znak towarowy.

Zakończenie procedury sprzeciwowej i złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Po zakończeniu wymiany korespondencji między stronami postępowania oraz dokonaniu merytorycznej oceny sprawy, Urząd Patentowy może wydać następujące decyzje:

• oddalić sprzeciw,

• uznać sprzeciw za zasadny w całości lub części.

Jeżeli strony nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, kolegium bada ponownie te same materiały, co do zasady więc nie ma potrzeby dołączania nowych dowodów lub wniosków. Należy jednak wskazać, dlaczego za pierwszym razem została wydana błędna decyzja.

Nowe dowody mogą zostać uwzględnione jedynie wyjątkowo, jeżeli ich przedstawienie w pierwszym postępowaniu nie było możliwe.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, urząd może:

• utrzymać w mocy pierwszą decyzję,

• uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie rozstrzygnąć co do istoty w sprawie lub umorzyć postępowanie,

• umorzyć postępowanie w części, a w pozostałym zakresie decyzję utrzymać lub orzec co do istoty sprawy,

• umorzyć postępowanie w całości.

Poszczególne rodzaje rozstrzygnięć oparte są o instytucje znane z postępowania administracyjnego.

Opłaty w postępowaniu sprzeciwowym

Z wszczęciem postępowania sprzeciwowego wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł za sprzeciw wobec znaku towarowego. Korzystanie z pomocy pełnomocnika to koszt 17 zł za pełnomocnictwo. Do tych wydatków należy doliczyć koszt pomocy prawnej.