Maciej Szukała
|
7 października 2022
Spis treści

Sprzedawcy wykorzystują różnego rodzaju strategie handlowe, które mają na celu maksymalizację wolumenu sprzedaży danego produktu lub usługi. Jedną z nich jest merchandising, czyli wykorzystanie wizerunku do promowania firmy oraz w celu zwiększenia rozpoznawalności jej oferty. Jak wygląda merchandising od strony prawnej i o czym trzeba pamiętać?

Na czym polega merchandising?

Pod pojęciem merchandisingu rozumie się wykorzystanie znanych i powszechnie rozpoznawalnych wizerunków postaci realnych lub wyimaginowanych w celu zwiększenia atrakcyjności produktu. Choć merchandising może być kojarzony głównie z wizerunkami aktorów filmowych lub celebrytów w kampaniach reklamowych wykorzystywane są również postacie znane z kreskówek, gier komputerowych, sportowcy oraz inne osoby z życia publicznego.

Omawiane zjawisko rozpowszechniło się w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a prekursorem takich praktyk handlowych było Studio Walta Disneya.

Światowa Agencja Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) określiła merchandising jako wykorzystanie istotnych cech charakterystycznych dla:

  • postaci fikcyjnej;

  • osoby rzeczywistej.

Wykorzystanie wizerunku w kontekście danych dóbr lub usług musi rodzić po stronie odbiorcy potrzebę ich posiadania z uwagi na skojarzenia z daną postacią. WIPO zwróciło uwagę, że wizerunek może być wykorzystany przez:

  • daną osobę – np. wizerunek sportowca lub polityka;

  • twórcę danego wizerunku – np. studio odpowiedzialne za kreację gry komputerowej;

  • osobę upoważnioną – np. licencjobiorcy.

W kontekście merchandisingu mówi się o komercjalizacji dóbr niematerialnych, ponieważ oznaczanie produktów lub usług wizerunkiem (dobrem niemajątkowym) przekłada się wprost na sprzedaż. W nazewnictwie anglosaskim funkcjonuje nazwa character merchandising.

Wątpliwości prawne, jakie mogą powstać w kontekście merchandisingu, dotyczą przede wszystkim praw do posługiwania się danym wizerunkiem. Czy każdy może wykorzystać wybraną postać, aby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty?

Rodzaje merchandisingu w obrocie

Zjawisko merchandisingu nie ma charakteru jednolitego ze względu na zróżnicowany charakter ochrony. W praktyce wyróżnia się:

  • merchandising postaci fikcyjnych (ang. fictional characters merchandising) – podstawowy rodzaj komercjalizacji dotyczy postaci fikcyjnych, np. filmowych, literackich;

  • merchandising osobowości (ang. personality merchandising lub repute merchandising) – dotyczy wizerunku, nazwiska lub głosu osób rzeczywistych i wiąże się z ich powszechną rozpoznawalnością;

  • merchandising wizerunku (ang. image merchandising) – dotyczy odwzorowania przez aktora lub artystę określonej postaci literackiej i bazuje na trudności odbiorcy w oddzieleniu od siebie postaci aktora od persony, którą on wykreował.

Ochrona postaci fikcyjnych

Ochrona postaci fikcyjnych może odbywać się na trzech płaszczyznach – prawnoautorskiej, własności przemysłowej oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ochrona prawnoautorska powstaje z mocy samego prawa i nie wymaga podejmowania żadnych działań przez twórcę. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pod pojęciem utworu rozumie się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposoby wyrażenia.

Aby utwór korzystał z ochrony, musi być:

  • dziełem indywidualnego twórcy i posiadać charakterystyczny dla niego rys artystyczny;

  • oddzielone od strefy myślowej twórcy i uzewnętrznione w taki sposób, aby można go było zaprezentować przynajmniej jednej osobie poza twórcą;

  • możliwy do uzewnętrznienia, choć niekoniecznie w sposób trwały.

Zarówno w polskim, jak i amerykańskim orzecznictwie podkreśla się, że ochrona postaci fikcyjnej na gruncie prawa autorskiego jest dopuszczalna, o ile została ona stworzona w sposób charakterystyczny, odróżniający się, ma własną historię, losy oraz cechy wyróżniające (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., sygn. II CSK 207/07 oraz sprawa Nichols vs. Universal Pictures Corp, 45 F.2d 119).

Im mniej charakterystyczny jest dany bohater, tym mniejsza szansa, że w przypadku sporu jego twórca będzie mógł liczyć na ochronę prawną. Przykład takiego „penalizowania” mało kreatywnych twórców widać np. w orzeczeniu Litchfield vs. Spielberg 736 F2d 1352. W tej sprawie sądy odmówiły ochrony prawnoautorskiej postaci tytułowego Lokey’a, który został uznany za zbyt mało oryginalną kreację.

W prawie anglosaskim dopuszcza się również wyłączenie prawa ochronnego do wizerunku postaci fikcyjnej, jeżeli publikowane dzieło porusza kwestie istotne społecznie. W sprawie Suntrust Bank vs. Houghton Mifflin CO. 268 F.2d 1257 zezwolono na publikację książki wykorzystującej chronione wizerunki bohaterów „Przeminęło z wiatrem”, która traktowała o niewolnictwie i różnicach rasowych.

Polskie prawo dopuszcza ochronę postaci fikcyjnej na dwa sposoby:

  • jako integralną część całego utworu;

  • jako byt o własnej osobowości, oderwany od dzieła twórcy.

Warto pamiętać, że o ochronę indywidualnej postaci łatwiej będzie w przypadku wykorzystywania postaci z utworów audiowizualnych lub plastycznych, gdzie odbiorca od początku wie, w jaki sposób dana postać wygląda. Skorzystanie z ochrony utworów literackich wymaga na tyle dokładnego zarysowania sylwetki bohatera, aby nie budziła ona wątpliwości co do swojej tożsamości.

Jeżeli jako twórca stworzyłeś postać literacką i chcesz zacząć zarabiać na merchandisingu z jej udziałem, skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w prawie autorskim. To gwarancja skutecznej ochrony Twojej firmy.

Dozwolony użytek postaci fikcyjnych jako utworu

Przedsiębiorca, któremu nie przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, nie może w zamian za nie powołać się na przesłankę dozwolonego użytku utworów chronionych, o której mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim.

Ta konstrukcja jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wykorzystania utworu do użytku osobistego, niekomercyjnego i może obejmować jedynie pojedyncze egzemplarze utworu oraz osoby pozostające ze sobą w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Nie ma więc możliwości masowego kopiowania cudzego utworu i wprowadzania go do obrotu dostępnego dla bliżej nieokreślonej liczby odbiorców.

Ochrona postaci fikcyjnej na gruncie własności przemysłowej

Ustawa prawo własności przemysłowej pozwala na zarejestrowanie wizerunku jako znaku towarowego. W zależności od zasięgu ochrony zgłaszający może zdecydować się na:

  • rejestrację krajową – przed krajowym urzędem patentowym, np. UPRP;

  • rejestrację wspólnotową – przed EUIPO, obejmuje wszystkie kraje wspólnotowe, w tym Polskę;

  • rejestrację międzynarodową – przed WIPO, na wybrane kraje świata jako rozszerzenie procedury EUIPO.

Zakres żądanej ochrony powinien być uzasadniony zasięgiem prowadzonej działalności gospodarczej. Im szerzej ma przebiegać ekspansja, tym większe znaczenie ma ochrona o zasięgu międzynarodowym.

Reżimy prawnoautorski i wynikający z własności przemysłowej mogą działać równolegle, ale znak towarowy zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa. Procedura rejestracji kończy się wydaniem świadectwa ochronnego,które stanowi dowód udzielonej ochrony.

Ochrona na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje działań, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd m.in. co do:

  • oznaczenia firmy;

  • pochodzenia dóbr lub usług;

  • rzetelności reklamy.

Niezgodne z prawem oznaczenie dobra wizerunkiem do którego przedsiębiorca nie ma prawa, uruchamia kaskadę roszczeń, a podmiot poszkodowany w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może się domagać:

  • zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków;

  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i formy;

  • naprawienie wyrządzonej szkody;

  • wydania bezprawnie uzyskanych korzyści;

  • zasądzenie odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny w razie działania zawinionego;

  • zniszczenia lub zaliczenia na poczet odszkodowania towarów powstałych w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego.

Ochrona prawa do wizerunku

Merchandising osobowości to potężne narzędzie reklamy. Dzięki zjawisku określanemu jako transfer znaczenia (ang. meaning transfer) dochodzi to powiązania autorytetu, jaki wywiera dana osoba lub sympatii do niej z reklamowanym produktem. Nie oznacza to jednak, że każda marka może zastosować taki mechanizm.

Prawo do wizerunku osób rzeczywistych w polskim prawie jest regulowane przede wszystkim w art. 81 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 k.c.

Zgodnie z regulacją prawnoautorską rozpowszechnianie wizerunku danej osoby wymaga jej zgody, chyba że otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Nie dotyczy to jednak:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych;

  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz lub publiczna impreza.

Wizerunek stanowi dobro osobiste każdej osoby fizycznej. W przypadku jego naruszenia poprzez bezprawne wykorzystanie uprawniony może domagać się:

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;

  • złożenie oświadczenia;

  • zapłaty zadośćuczynienia lub sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;

  • odszkodowania w razie wyrządzenia szkody majątkowej.

Należy podkreślić, że reżim cywilnoprawny działa niezależnie od ochrony prawnoautorskiej i pokrzywdzony może zgłaszać roszczenia na gruncie obu tych ustaw.

Analogiczny trend jest widoczny w obcych porządkach prawnych. Dla przykładu Delhi High Court w Indiach w wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. CS(OS) No. 2662/2011 wskazał, że każdemu – także osobie publicznie znanej – przysługuje prawo do prywatności, którego emanacją jest to kiedy, gdzie i w jaki sposób ich wizerunek jest komercjalizowany.

W sprawie A3/2013/2087 Rihanna Robyn Fenty et al. vs. Arcadia Group Brands Limited et al. sąd brytyjski uznał powództwo znanej piosenkarki, która wytoczyła powództwo przeciwko firmie produkującej koszulki z jej wizerunkiem. Skład orzekający zwrócił uwagę, że takie działanie nie tylko narusza goodwill artystki, ale prowadzi do powstania skojarzeń, jakoby reklamowała i rekomendowała ona produkt.

Co powinna zawierać umowa wizerunkowa?

Aby uniknąć zarzutu naruszenie prawa do wizerunku lub znaku towarowego, podmiot, który chce stosować zabiegi merchantisingowe, powinien zawrzeć stosowną umowę. Co powinno się w niej znaleźć?

  • Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy;

  • oznaczenie stron, które zawierają ze sobą umowę;

  • przedmiot umowy;

  • pola eksploatacji;

  • wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku;

  • zakres czasowy i terytorialny obowiązywania umowy;

  • możliwość wycofania zgody.

Przedmiotem umowy wizerunkowej prawo do rozpowszechniania cudzego wizerunku. Strony powinny ustalić między sobą, w jaki sposób ma dojść do tego rozpowszechnienia, gdzie pojawi się wizerunek i jak będzie się on prezentował. Są to tak zwane pola eksploatacji, czyli sposób korzystania z utworu przez osobę do tego uprawnioną.

Nie ma możliwości określenia pól eksploatacji w sposób zbiorczy oraz odniesienie się do tych jeszcze nieistniejących. Im precyzyjniej strony określą sposób korzystania z utworu, tym mniejsze będzie ryzyko sporu sądowego.

Ustalając przedmiot umowy, warto również dookreślić na jak długo jest ona zawierana i na jakim obszarze uprawniony do wizerunku na mocy kontraktu może go rozpowszechniać. W praktyce najczęściej obszar ten będzie pokrywał się z terenem prowadzenia działalności gospodarczej, ale może być też węższy (np. ze względu na segmentację odbiorców). Obszar należy oznaczyć możliwie precyzyjnie (np. poprzez wskazanie konkretnego regionu w danym państwie).

Wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku można ustalić na kilka różnych sposobów:

  • jako kwotę stałą;

  • jako prowizję od sprzedaży reklamowanych dóbr lub usług;

  • w sposób mieszany, uwzględniający wynagrodzenie bazowe powiększone o prowizję.

W zależności od celu umowy może ona wygenerować jednorazowy zastrzyk gotówki, a także stanowić pasywne źródło dochodu dla osoby udostępniającej wizerunek. Tantiemy mogą być również kalkulowane progowo (np. 5% przychodu netto do 2 milionów zł plus 2,5% przychodu netto między 2,1 a 4 miliony złotych).

Podkreślenia wymaga fakt, że umowa wizerunkowa nie może pozbawić osoby uprawnionej prawa do wycofania swojej zgody na przetwarzanie wizerunku, ponieważ jest to dobro osobiste, którym nie można rozporządzać. Zapisy kontraktu mogą jednak przewidywać karę umowną za odwołanie zgody.

Prawidłowo skonstruowana umowa wizerunkowa powinna zabezpieczać interesy obu stron – korzystającemu dać możliwość na wykorzystanie wizerunku zgodnie z prawem, a użyczającemu zagwarantować wynagrodzenie z tego tytułu.

Pytania i odpowiedzi:

Podmioty powinny ustalić, do których towarów lub usług odnosi się pojęcie oraz czy obejmuje całość przychodu czy wartość powyżej określonego progu (np. 0,5% powyżej 100 tysięcy USD). Należy również uzgodnić transparentny sposób dokumentowania przychodu przez korzystającego.

Oprócz ograniczeń terytorialnych i czasowych warto wprowadzić do umowy kary umowne oraz prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia postanowień kontraktu.

W praktyce warto takie pole eksploatacji przewidzieć z wyraźnym wskazaniem słów, które mają towarzyszyć wizerunkowi. Dzięki temu korzystający może uniknąć w przyszłości zarzutu naruszenia dóbr osobistych użyczającego.

Na tę kwestię zwrócił uwagę m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. I CSK 603/16, który wskazał, że przyporządkowanie cudzych poglądów do poglądów dyskryminujących określoną grupę społeczną stanowi naruszenie dóbr osobistych, jeżeli nie ma uzasadnienia faktycznego.



Zaufali nam:


Oceń