Maciej Szukała
|
11 stycznia 2023
Spis treści

Coraz więcej osób korzysta z internetu na co dzień. Sieć jest dostępna praktycznie wszędzie, dlatego firma w niej obecna ma większą szansę sprzedać oferowane produkty i usługi. Wielu przedsiębiorców wie, że warto inwestować w ochronę marki poprzez rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub oznaczeń geograficznych. Czy można jednak ochronić samą domenę i w jaki sposób zrobić to skutecznie?

Czym jest domena internetowa i dlaczego warto z niej skorzystać?

Domena internetowa to przyjazne dla użytkownika internetu odwzorowanie adresu IP. Z technicznego punktu widzenia domena odzwierciedla dany adres IP urządzenia, np. serwera, który hostuje elementy składowe strony internetowej. Oczywiście dużo łatwiej zapamiętać nam nazwę domeny google.pl niż jej kilkucyfrowy IP.

Na poziomie krajowym domenami z rozszerzeniem .pl zarządza Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ale na poziomie międzynarodowym odpowiedzialny za nie jest ICANN (ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Można więc powiedzieć, że to ICANN „jest siecią”. W przypadku rejestracji domeny obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy, ale sam proces jest znacznie prostszy niż w przypadku, chociażby znaków towarowych – główną zasadą jest jedynie to, że nie można zarejestrować dwóch identycznych domen (zasada unikalności domeny).

Atrakcyjna nazwa domeny, która stanowi emanację przedsiębiorcy działającego w sieci i jego brandu jest chętnie wyszukiwana przez internautów, przyjazna dla wyszukiwarek i wysoko pozycjonowana. Dlatego wiele firm walczy o to, aby znaleźć się w top 3 wyszukiwanych wyników na określone frazy.

Nazwa domeny budowana jest hierarchicznie i składa się z dwóch elementów czytanych od prawej do lewej:

  • domeny pierwszego poziomu (domeny główne, np. .com, oraz krajowe, np. .pl);
  • domeny drugiego poziomu (np. .com.pl).

Domeny drugiego poziomu poprzedza fantazyjna nazwa wybrana przez użytkownika rejestrującego domenę. Najczęściej nawiązuje ona do nazwy lub działalności firmy.

Domena pełni kilka ważnych funkcji z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Przede wszystkim indywidualizuje dany podmiot poprzez umieszczenie w jej treści nazwy firmy, znaku towarowego. Pomaga także w reklamie oferowanych dóbr lub usług.

Domena pełni też funkcję inwestycyjną, ponieważ wspiera budowanie rozpoznawalności marki i przyczynia się do jej sukcesu biznesowego – może być odwiedzana przez potencjalnie nieograniczoną liczbę internautów.

W praktyce rejestracja domeny powinna poprzedzać założenie działalności gospodarczej. W ten sposób można ustrzec się przed działaniami nieuczciwych uczestników obrotu, którzy chcieliby żerować na cudzej renomie. Warunki korzystania z domeny są określone w umowie, której treść warto skonsultować z kancelarią prawną.

Jakie zagrożenia czyhają na domenę w internecie?

Brak zapobiegliwości ze strony przedsiębiorcy, jeśli chodzi o ochronę swojej domeny, może drogo kosztować. Cyberprzestępcy korzystają z wielu różnych strategii, które zmierzają do zajęcia danego adresu. Które z nich są szczególnie popularne?

  • Cybersquatting – polega na rejestracji domen o nazwie tożsamej lub zbliżonej do zastrzeżonego oznaczenia, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem;
  • Cyberwilcatting – spekulacja domenami internetowymi, polegająca na rejestrowaniu dużej ilości domen zawierających zarejestrowane znaki towarowe; w odróżnieniu od cybersquattingu ma charakter masowy;
  • Typosquatting – kolejna kwalifikowana postać cybersquattingu, która polega na rejestracji domeny z niewielkim błędem ortograficznym (np. gogle.pl zamiast google.pl) jaki często popełniamy, korzystając z dotykowych klawiatur. Proceder pozwala na żerowanie na renomie przedsiębiorcy, a także zarabianiu poprzez sprzedaż takich domen przedsiębiorcom, którzy mogą przekierować zawartość swojej strony również pod jego wersję z błędem;
  • Cybersmearing – polega na zarejestrowaniu domeny z dodatkiem słowa obelżywego lub ośmieszającego (popularny przykład to WalmartSucks.org). Takie działanie nie tylko wykorzystuje cudzy, zarejestrowany znak towarowy, ale przyczynia się do istotnych szkód wizerunkowych.

Jak chronić domenę internetową?

Wiele domen pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale też odróżniającą w tym znaczeniu, że pozwalają wyodrębnić dobra lub usługi oferowane przez daną firmę od oferty konkurencji. Dlatego w doktrynie przypisuje się im działanie analogiczne do znaków towarowych.

Nie ulega wątpliwości, że nazwa domena zawsze będzie miała postać słowną, więc łatwo wykazać jej „istnienie” przed urzędem patentowym. Ochrona domeny jest możliwa zarówno na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, jak i kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym pierwszym przypadku można wyróżnić domenę rozumianą jako:

  • niezarejestrowany znak towarowy – przedsiębiorcy przysługuje ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji; w celu dochodzenia roszczeń musi on wykazać fakt używania znaku towarowego na zasadzie pierwszeństwa; ochrona jest darmowa;
  • zarejestrowany znak towarowy – wymaga formalnej rejestracji przed krajowym urzędem patentowym albo EUIPO i wiąże się z kosztami rejestracji; przedsiębiorca może bronić się poprzez okazanie świadectwa ochrony;
  • zarejestrowany znak towarowy renomowany – oprócz formalnej rejestracji niezbędne jest wykazanie renomy znaku towarowego; obrona następuje poprzez okazanie świadectwa ochrony oraz wykazania renomy znaku towarowego;
  • znak powszechnie znany (tzw. notoryjny) – wymaga wykazania powszechności rozpoznawania znaku na danym terytorium; przedsiębiorca może bronić się poprzez wykazanie powszechnej znajomości znaku oraz faktu jego używania.

Z kolei prawo cywilne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorcę przed naruszeniami będącymi czynami nieuczciwej konkurencji, które godzą w prawo do firmy. Warto zwrócić szczególną uwagę na art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który penalizuje wprowadzenie w błąd poprzez oznaczenie towarów i usług, ale także art. 4310 k.c., który przewiduje katalog roszczeń w razie zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy.

Dlaczego warto zarejestrować domenę jako znak towarowy?

Rejestracja domeny jako znaku towarowego prowadzi do przyznania wyłączności w korzystaniu z oznaczenia dla wybranych dóbr i usług. Przedsiębiorca może skutecznie zakazać innym podmiotom rejestracji takiego samego lub podobne oznaczenia dla analogicznych dóbr i usług.

Domena zarejestrowana jako znak towarowy stanowi również składnik majątkowy przedsiębiorstwa, który ma realną wartość i może zostać sprzedany, oddany innej osobie do użytkowania o oparciu o umowę licencji, a nawet zastawiony jako zabezpieczenie kredytu.

Rejestracja domeny jako znaku towarowego

Rejestrację domeny jako znaku towarowego rozpoczyna wybór właściwego trybu postępowania. Przedsiębiorca może wybierać między:

  • rejestracją znaku towarowego przed UPRP lub innym urzędem krajowym;
  • rejestracją przed EUIPO, która obejmuje wszystkie kraje wspólnoty europejskiej (w tym Polskę).

Wniosek powinien być opłacony według taryfikatorów stosowanych w danym kraju. We wniosku należy:

  • opisać znak towarowy i załączyć jego graficzne przedstawienie;
  • wskazać klasy towarów i usług dla których zgłaszany jest znak towarowy (określonych według Klasyfikacji Nicejskiej).

Ubieganie się o rejestrację warto poprzedzić wstępnym badaniem rejestrów znaków towarowych. Pozwoli to na ustalenie, czy ochrona nie została już udzielona wcześniej na taki sam lub podobny znak towarowy. Zgłoszenie znaku towarowego rozpoczyna formalną procedurę i jednocześnie otwiera termin do złożenia sprzeciwu przez innych uczestników rynku, jeśli oznaczenie narusza ich prawa.

Zarówno badanie „czystości” znaku towarowego, jak i złożenie wniosku oraz udział w ewentualnej procedurze sprzeciwowej warto zlecić kancelarii prawnej z doświadczeniem w stosowaniu prawa IP lub rzecznikowi patentowemu.

Opłata za rejestrację znaku towarowego obejmuje nie tylko wynagrodzenie rzecznika patentowego, ale również zgłaszane towary i klasy. Im jest ich więcej, tym wyższe będą koszty administracyjne. Znak towarowy udzielany jest na 10-letnie okresy. Przed jego upływem zgłaszający decyduje o przedłużeniu ochrony na kolejny okres lub jej porzuceniu. Przedłużenie ochrony jest równoznaczne z obowiązkiem wniesienia kolejnej opłaty administracyjnej.

Czy każda domena może zostać zarejestrowana jako znak towarowy?

Domena zgłaszana jako znak towarowy musi posiadać zdolność odróżniającą, czyli nadawać się do odróżniania towarów i usług danego rodzaju. Nie mają jej np. znaki opisowe i rodzajowe (odnoszące się wyłącznie do cech, właściwości lub typu towarów i usług.

W przypadku braku zdolności odróżniającej zgłaszający może usiłować wykazać wtórną zdolność odróżniającą. Musi wtedy jednak udowodnić, że domena była używana nie tylko do oznaczenia konkretnej strony internetowej, ale do promocji dóbr i usług objętych zgłoszeniem i stała się powszechnie rozpoznawalna przed złożeniem formalnego wniosku.

Urząd patentowy odmówi także zarejestrowania nazwy domeny, która wypełnia przesłanki bezwzględnych przeszkód rejestrowych, np.:

  • jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. nazism.pl);
  • odpowiada nazwom państw, organizacji międzynarodowych (np. rzeczpospolita.pl);
  • koresponduje z zarejestrowanymi nazwami geograficznymi, nazwami pochodzenia (np. szampan);
  • jest zgłoszona w złej wierze (np. w celu zablokowania zgłoszenia lub używania oznaczenia przez podmiot wykorzystujący już dane oznaczenie do odróżniania oferowanych dóbr lub usług).

Po ogłoszeniu zgłoszenia znaku w Biuletynie UPRP każdy uczestnik obrotu może w terminie 3 miesięcy zgłosić sprzeciw, jeżeli znak powoduje kolizję z wcześniejszym oznaczeniem objętym ochroną. Jeżeli urząd stwierdzi istnienie podobieństwa, które może wprowadzać w błąd, odmówi udzielenia ochrony. Analiza znaku pod kątem podobieństwa jest dokonywana na kilku płaszczyznach:

  • wizualnej;
  • znaczeniowej;
  • fonetycznej.

Arbitraż domenowy

Ochrony domeny można również dochodzić w ramach tzw. arbitrażu domenowego. Każda domena, która zostanie zarejestrowana w NASK, podlega regulaminowi instytucji. W rozumieniu regulaminu wszystkie spory powinny być wyjaśniane w drodze polubownej. Wykazanie swoich praw może skończyć się nawet rozwiązaniem umowy z abonentem.

Arbitraż NASK może okazać się szybszym i skuteczniejszym sposobem dochodzenia ochrony swoich praw niż czasochłonne postępowanie sądowe.

Czy sam fakt rejestracji domeny wystarczy, aby chronić markę?

Domena internetowa, która nie zostanie zarejestrowana, jest narażona na szkodliwe działania ze strony konkurencji. Rejestracja oznaczenia wykorzystywanego w obrocie do odróżniania dóbr i usług jest silnym mechanizmem ochronnym, który pozwala na utrzymanie monopolu, ale nie jest on pozbawiony wad.

Przede wszystkim uzyskanie formalnej ochrony nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku monitorowanie zgłoszeń kolejnych oznaczeń przez konkurencję.

Urząd patentowy z urzędu nie odmówi rejestracji podobnej domeny; to w interesie przedsiębiorcy leży złożenie sprzeciwu, udział w postępowaniu i wykazanie swoich racji, a także ewentualna obrona swoich praw przed sądem powszechnym.

Maciej Szukała

Pytania i odpowiedzi:

Przedsiębiorca może udowodnić, że na stronie, którą identyfikuje domena są oferowane, reklamowane lub promowane towary lub usługi objęte zgłoszeniem. Domena może też pojawiać się na materiałach reklamowych (np. na ulotkach, banerach).

A: Oceny identyczności lub podobieństwa domeny należy dokonywać z punktu widzenia odbiorcy, który jest:

  • należycie poinformowany;
  • uważny;
  • rozsądny.

Poziom uwagi odbiorcy może różnić się w zależności od towaru lub usługi oraz środowiska obrotu elektronicznego (np. aukcje Allegro a sklep z elektroniką high-end).

Nie zawsze tak jest. Rozbieżność dotyczy zwłaszcza przypadków kiedy domenę rejestrowała np. agencja marketingowa przygotowująca sklep internetowy. W takiej sytuacji należy zadbać o przeniesienie prawa do domeny. Wymaga to złożenie do NASK wniosku o zmianę abonenta.



Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)