Czy rejestracja domeny jest wystarczająca dla ochrony marki?

Wiele domen pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale też odróżniającą w tym znaczeniu, że pozwalają wyodrębnić dobra lub usługi oferowane przez daną firmę od oferty konkurencji. Dlatego w doktrynie przypisuje się im działanie analogiczne do znaków towarowych.

Nie ulega wątpliwości, że nazwa domena zawsze będzie miała postać słowną, więc łatwo wykazać jej „istnienie” przed urzędem patentowym. Ochrona domeny jest możliwa zarówno na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, jak i kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym pierwszym przypadku można wyróżnić domenę rozumianą jako:

• niezarejestrowany znak towarowy – przedsiębiorcy przysługuje ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji; w celu dochodzenia roszczeń musi on wykazać fakt używania znaku towarowego na zasadzie pierwszeństwa; ochrona jest darmowa;
• zarejestrowany znak towarowy – wymaga formalnej rejestracji przed krajowym urzędem patentowym albo EUIPO i wiąże się z kosztami rejestracji; przedsiębiorca może bronić się poprzez okazanie świadectwa ochrony;
• zarejestrowany znak towarowy renomowany – oprócz formalnej rejestracji niezbędne jest wykazanie renomy znaku towarowego; obrona następuje poprzez okazanie świadectwa ochrony oraz wykazania renomy znaku towarowego;
• znak powszechnie znany (tzw. notoryjny) – wymaga wykazania powszechności rozpoznawania znaku na danym terytorium; przedsiębiorca może bronić się poprzez wykazanie powszechnej znajomości znaku oraz faktu jego używania.

Z kolei prawo cywilne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorcę przed naruszeniami będącymi czynami nieuczciwej konkurencji, które godzą w prawo do firmy. Warto zwrócić szczególną uwagę na art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który penalizuje wprowadzenie w błąd poprzez oznaczenie towarów i usług, ale także art. 4310 k.c., który przewiduje katalog roszczeń w razie zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy.

Rejestrację domeny jako znaku towarowego rozpoczyna wybór właściwego trybu postępowania. Przedsiębiorca może wybierać między:

• rejestracją znaku towarowego przed UPRP lub innym urzędem krajowym;
• rejestracją przed EUIPO, która obejmuje wszystkie kraje wspólnoty europejskiej (w tym Polskę).

Wniosek powinien być opłacony według taryfikatorów stosowanych w danym kraju. We wniosku należy:

• opisać znak towarowy i załączyć jego graficzne przedstawienie;
• wskazać klasy towarów i usług dla których zgłaszany jest znak towarowy (określonych według Klasyfikacji Nicejskiej).

Ubieganie się o rejestrację warto poprzedzić wstępnym badaniem rejestrów znaków towarowych. Pozwoli to na ustalenie, czy ochrona nie została już udzielona wcześniej na taki sam lub podobny znak towarowy. Zgłoszenie znaku towarowego rozpoczyna formalną procedurę i jednocześnie otwiera termin do złożenia sprzeciwu przez innych uczestników rynku, jeśli oznaczenie narusza ich prawa.

Zarówno badanie „czystości” znaku towarowego, jak i złożenie wniosku oraz udział w ewentualnej procedurze sprzeciwowej warto zlecić kancelarii prawnej z doświadczeniem w stosowaniu prawa IP lub rzecznikowi patentowemu.

Opłata za rejestrację znaku towarowego obejmuje nie tylko wynagrodzenie rzecznika patentowego, ale również zgłaszane towary i klasy. Im jest ich więcej, tym wyższe będą koszty administracyjne. Znak towarowy udzielany jest na 10-letnie okresy. Przed jego upływem zgłaszający decyduje o przedłużeniu ochrony na kolejny okres lub jej porzuceniu. Przedłużenie ochrony jest równoznaczne z obowiązkiem wniesienia kolejnej opłaty administracyjnej.

Czy każda domena może zostać zarejestrowana jako znak towarowy?

Domena zgłaszana jako znak towarowy musi posiadać zdolność odróżniającą, czyli nadawać się do odróżniania towarów i usług danego rodzaju. Nie mają jej np. znaki opisowe i rodzajowe (odnoszące się wyłącznie do cech, właściwości lub typu towarów i usług.

W przypadku braku zdolności odróżniającej zgłaszający może usiłować wykazać wtórną zdolność odróżniającą. Musi wtedy jednak udowodnić, że domena była używana nie tylko do oznaczenia konkretnej strony internetowej, ale do promocji dóbr i usług objętych zgłoszeniem i stała się powszechnie rozpoznawalna przed złożeniem formalnego wniosku.

Urząd patentowy odmówi także zarejestrowania nazwy domeny, która wypełnia przesłanki bezwzględnych przeszkód rejestrowych, np.:

• jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. nazism.pl);
• odpowiada nazwom państw, organizacji międzynarodowych (np. rzeczpospolita.pl);
• koresponduje z zarejestrowanymi nazwami geograficznymi, nazwami pochodzenia (np. szampan);
• jest zgłoszona w złej wierze (np. w celu zablokowania zgłoszenia lub używania oznaczenia przez podmiot wykorzystujący już dane oznaczenie do odróżniania oferowanych dóbr lub usług).

Po ogłoszeniu zgłoszenia znaku w Biuletynie UPRP każdy uczestnik obrotu może w terminie 3 miesięcy zgłosić sprzeciw, jeżeli znak powoduje kolizję z wcześniejszym oznaczeniem objętym ochroną. Jeżeli urząd stwierdzi istnienie podobieństwa, które może wprowadzać w błąd, odmówi udzielenia ochrony. Analiza znaku pod kątem podobieństwa jest dokonywana na kilku płaszczyznach:

• wizualnej;
• znaczeniowej;
• fonetycznej.

Arbitraż domenowy

Ochrony domeny można również dochodzić w ramach tzw. arbitrażu domenowego. Każda domena, która zostanie zarejestrowana w NASK, podlega regulaminowi instytucji. W rozumieniu regulaminu wszystkie spory powinny być wyjaśniane w drodze polubownej. Wykazanie swoich praw może skończyć się nawet rozwiązaniem umowy z abonentem.

Arbitraż NASK może okazać się szybszym i skuteczniejszym sposobem dochodzenia ochrony swoich praw niż czasochłonne postępowanie sądowe.