Czym jest wtórna zdolność odróżniająca znaków towarowych?

POJĘCIE WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Wtórna zdolność odróżniająca polega na nabyciu przez oznaczenie właściwości dystynktywnych w wyniku jego używania w obrocie gospodarczym. Określana jest wtórną w odróżnieniu od zdolności odróżniającej pierwotnej- samoistnej, wynikającej z samej struktury oznaczenia, której brak (niewystarczająca oryginalność, fantazyjność znaku) stanowi jedną z bezwzględnych przeszkód rejestracji.

Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, którym jest uzyskanie przez oznaczenie  zdolności odróżniającej wtórnej. O jej nabyciu można mówić wtedy, gdy znacząca ilość konsumentów automatycznie kojarzy oznaczenie z daną marką w następstwie osiągnięcia odpowiednio szerokiej rozpoznawalności, popularności przez posługującą się nim firmę. Udowodnienie wtórnej zdolności odróżniającej umożliwia więc rejestrację znaków, którym odmówiono udzielenia ochrony z powodu zaistnienia przeszkód bezwzględnych.

Przykładem znaków zarejestrowanych w oparciu o nabycie wtórnej zdolności odróżniania są zastrzeżone kolory. Na przykład kolor pomarańczowy, którym posługuje się marka Orange, czy classic blue opatrujący kosmetyki Nivea. Barwy same w sobie nie mogą funkcjonować w roli znaków towarowych z uwagi na brak pierwotnej zdolności odróżniania. Te, którym udzielono ochrony, zostały zarejestrowane ze względu na wtórną zdolność odróżniającą, spowodowaną osiągnięciem przez posługujące się nimi firmy ogromnego sukcesu rynkowego.

WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA SPOSOBEM NA ZAREJESTROWANIE OPISOWYCH OZNACZEŃ

Oznaczenia opisowe, czyli opisujące oferowany produkt – wskazujące na przykład jego rodzaj, cechy lub przeznaczenie, należą do kategorii znaków wyłączonych z rejestracji. Taki charakter mają na przykład nazwy “świeże pieczywo”, czy “wyborowy spirytus rektyfikowany”, które wskazują wprost na rodzaj sprzedawanego produktu i, w drugim przypadku, technologiczny sposób jego pozyskiwania.

Znak o charakterze opisowym można jednak spróbować obronić, wykazując wtórną zdolność odróżniającą. O jej nabyciu przez oznaczenie opisowe można mówić wtedy,  gdy  wskutek używania traci ono konotację czysto opisową i identyfikuje oznaczane towary lub usługi jako pochodzące z jednego, konkretnego przedsiębiorstwa.

Przykładami oznaczeń opisowych, które udało się zastrzec są:

• “Eurofirany”,
• “eObuwie”,
• “eButik”,
• “LOT”,
• “ALLEGRO BILETY”

Wszystkie mają charakter ogólnoinformacyjny, co przesądza o ich zakwalifikowaniu do oznaczeń opisowych. Wskazują jednoznacznie na rodzaj oferowanych przez firmę produktów lub usług. Mimo to, są zastrzeżonymi znakami towarowymi ze względu na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej.

KRYTERIA OCENY NABYCIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Istnienie wtórnej zdolności odróżniającej lub jej brak urząd ustala na podstawie całościowej oceny przedstawionych mu dowodów. Przesłankami istotnymi dla wyniku tego procesu mogą być wszelkie informacje pozwalające stwierdzić jaka grupa odbiorców przypisuje oznaczenie bezpośrednio do towaru i jego producenta. Odsetek konsumentów musi być znaczny, jednakże jego konkretna wysokość nie jest określona. Przy dokonywaniu oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej brane są pod uwagę w szczególności:

• używanie oznaczenia w funkcji znaku towarowego: jest to podstawowa przesłanka nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Na jej podstawie urząd ustala, przede wszystkim, czy oznaczenie było stosowane w roli znaku towarowego, a więc w celu poinformowania konsumentów o jego źródle- pochodzeniu oznaczonego nim towaru od konkretnego przedsiębiorcy. Jednak należy pamiętać, że znaczenie ma w tym przypadku nie intencja producenta, ale pogląd nabywców towaró O stosowaniu oznaczenia jako znaku towarowego można mówić wtedy, gdy konsumenci postrzegają je jako informację o pochodzeniu towaru.
• odpowiednio szeroka rozpoznawalność oznaczenia: wraz z przesłanką używania stanowi najważniejsze kryterium oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Brany jest tu pod uwagę udział znaku w rynku, jego pozycja oraz popularność. Przede wszystkim jednak, chodzi o ilość konsumentów, która nie tyle rozpoznaje, co bardziej identyfikuje znak z konkretnym towarem i producentem.
• okres i intensywność posługiwania się oznaczeniem w obrocie gospodarczym: im dłużej oznaczenie jest używane w funkcji znaku towarowego, tym szanse na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej się zwiększają. Trudno określić jaki okres czasu jest wystarczający dla jej zaistnienia. Uzależnione jest to od wystąpienia pozostałych przesłanek. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jednym z wyroków (VI SA/Wa 1378/13) uznał trzy lata za okres kró Gdyby jednak skarżąca dostatecznie wykazała zaistnienie innych przesłanek, zwłaszcza znaczącej ilości odbiorców identyfikujących oznaczenie ze źródłem, prawdopodobnie ochrona zostałaby przyznana.

• nakłady finansowe przeznaczone na promocję i reklamę marki: mowa o nakładach przeznaczonych na odpowiednie rozpowszechniane oznaczenia w funkcji znaku towarowego, co powoduje i utrwala w umysłach odbiorców jego konotację z opatrywanym produktem.

• Posługiwanie się oznaczeniem przez jeden podmiot: znak opisowy nie może zostać zmonopolizowany jeśli posługują się nim inne firmy. Jego zastrzeżenie może udać się, jeśli jest kojarzone bezpośrednio z jednym źródłem- towarem i jego producentem. Sytuacja przeciwna byłaby zaprzeczeniem stosowania oznaczenia w funkcji znaku towarowego. Często stosuje się oznaczenia opisowe celem poinformowania o właściwościach oferowanych towarów lub usług. Jeśli w ten sposób również postrzegają je przedsiębiorcy, urząd nie zaakceptuje ich jako znaki towarowe ze względu na ochronę swobody działalności gospodarczej.

• zasięg terytorialny: w przypadku zastrzegania znaku w Urzędzie Patentowym RP, zasięg wtórnej zdolności odróżniającej obejmować musi całe terytorium Polski.  Jeśli natomiast oznaczenie ma być zastrzeżone na terytorium unijnym, powinna ona obejmować odpowiednio wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o znak unijny, wtórną zdolność odróżniającą wykazać należy na obszarach Unii Europejskiej, na których znak nie kwalifikował się do rejestracji ze względu na brak zdolności odróżniającej pierwotnej. Istotne dla procesu rejestracji są oczywiście państwa będące członkami UE  podczas zgłaszania znaku do rejestracji. Nie jest wymagane uzyskanie charakteru odróżniającego znaku na terytorium krajów, których przystąpienie do Unii Europejskiej nastąpiło w dacie późniejszej  niż data zgłoszenia znaku do rejestracji. Nie jest wykluczone uwzględnienie także innych przesłanek. Wszystkie one powinny być przedłożone przez zgłaszającego w toku postępowania i odpowiednio udowodnione.

JAK UDOWODNIĆ NABYCIE WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ?

W procesie ustalania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej dochodzenie nie jest prowadzone z urzędu. O tym, czy oznaczenie faktycznie nabyło wtórną zdolność odróżniania, urząd wnioskuje na  podstawie informacji  i dowodów przedstawionych przez zgłaszającego. Samo rozpoczęcie postępowania również następuje na wniosek zainteresowanego. Ciężar dowodu spoczywa więc na zgłaszającym bądź uprawnionym z tytułu rejestracji, dlatego dobrze jest się wszechstronnie przygotować od strony dowodowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Patentowego RP, ,,dowodami potwierdzającymi nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być wszystkie dane wskazujące, że określona grupa odbiorców przypisuje w sposób oczywisty oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiębiorcy”. Środki dowodowe pozwalające na ustalenie nabycia zdolności odróżniającej mogą być więc rozmaite, ale ich wartość nie jest równorzędna. Zaliczają się do nich:

• badania opinii publicznej, np. badania sondażowe, ankiety: stanowią najistotniejszą kategorię dowodów, ponieważ pozwalają ustalić odsetek przeciętnych konsumentów identyfikujących znak z opatrywanym produktem i jego producentem. Zaleca się w przypadku tego typu badań, aby pytania kierowane do badanych konsumentów formułowane były w sposób całkowicie neutralny, niesugerujący odpowiedzi. Przykładem potwierdzającym zasadność tego postulatu mogą być wyniki sondażu, na które powołał się Wojewódzki sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 października (2013VI SA/Wa 1378/13). Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi, czy kolor używany w funkcji znaku towarowego przez jednego z operatorów telefonii komórkowej nabył wtórną zdolność odróżniającą. Zadano respondentom dwa pytania:

• Z jakimi markami operatorów telefonii komórkowej kojarzy ci się kolor […]?
• Z jakimi markami kojarzy ci się kolor […]?

W pierwszym przypadku prawidłowo rozszyfrowało markę aż 59% badanych. Na drugie pytanie prawidłowo odpowiedziało zaledwie 11%. Przepaść pomiędzy tymi wynikami doskonale ilustruje jak różnić się może wynik w zależności od tego, jak sformułowane zostanie pytanie. Z tego względu poprawność i rzetelność przeprowadzonych badań nie powinna budzić zastrzeżeń.

Innymi środkami dowodowymi mogą być w szczególności:

• informacje o stopniu udziału w rynku, dane o obrotach, roczne sprawozdania, raporty określające nakłady poczynione na rozwój marki oraz dokumenty handlowe (cenniki, faktury),
• wszelkiego typu materiały reklamowe- ulotki, plakaty, katalogi, gazety, bilbordy, także nośniki reklam telewizyjnych, radiowych, czy internetowych,
• raporty instytutów analizujących sytuację rynkową,
• opinie branżowych stowarzyszeń,
• opinie izb handlowo- przemysłowych,
• oświadczenia stowarzyszeń zawodowych,
• opinie prawników, socjologów, czy psychologó

W jednym z wyroków dotyczącym próby zastrzeżenia opisowego znaku słownego ,,dębowa mocno wędzona” (VI SA/Wa 274/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że powołanie się przez skarżącą na same zestawienia sprzedaży nie było przydatne do stwierdzenia istnienia wtórnej zdolności odróżniającej.  Wskazywały one wzrost sprzedaży, natomiast nie pozwalały na określenie udziału oznaczenia w rynku ani odsetka odbiorców, którzy identyfikują je ze źródłem. Sąd podkreślił te dwie przesłanki jako najbardziej miarodajne w procesie ustalania wtórnej zdolności odróżniającej.

MOMENT NABYCIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Warunkiem rejestracji na podstawie uzyskania wtórnej zdolności odróżniania jest jej nabycie przed datą zgłoszenia. Wymóg taki istnieje dlatego, że data zgłoszenia jest jednocześnie momentem, od którego udzielana jest ochrona. Oznacza to, że wszystkie przedkładane urzędowi dowody muszą określać stan faktyczny sprzed daty zgłoszenia. Nie znaczy jednak, że dowodów nie można przedstawiać w trakcie postępowania.

Urząd uwzględni środki dowodowe, które zgłaszający przedłoży po dacie zgłoszenia, w trakcie postępowania, z zastrzeżeniem, że powinny one umożliwiać zapoznanie się z ich datą, by możliwe było określenie czasu, w jakim zebrano dowody. Na przykład, w wyroku z 9 października 2013 (VI SA/Wa 1378/13) warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił przedłożonych przez skarżącą dowodów, ponieważ dokumentowały badania sondażowe przeprowadzone w miesiącach lipiec- sierpień 2010 roku, tymczasem oznaczenie zgłoszono do rejestracji  w maju 2010 roku.