Jak stworzyć umowę white label? Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów

Umowy typu white label mogą dotyczyć stworzenia produktu będącego utworem albo zawierającego elementy, którym można przypisać taki walor. Dobrym przykładem jest aplikacja, której kod źródłowy podlega ochronie prawnoautorskiej, podobnie jak często interfejs, wykorzystane animacje czy treść zamieszczana na poszczególnych podstronach. Jak zadbać o to, aby zamawiający mógł korzystać z aplikacji bez naruszania praw autorskich producenta? Należy pamiętać o odpowiedniej dystrybucji praw autorskich poprzez:

• udzielenie licencji na korzystanie z utworu;
• przeniesienie praw autorskich do utworu.

W przypadku white labellingu częściej spotykanym rozwiązaniem jest przeniesienie praw ze względu na bezterminowy charakter takiej transakcji. Taka umowa powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i powinna określać przynajmniej:

• precyzyjne oznaczenie utworu (najlepiej z odwołaniem się do konkretnej dokumentacji technicznej);
• moment przejścia praw autorskich na nabywcę;
• pola eksploatacji, czyli dopuszczalny sposób korzystania z utworu przez zamawiającego;
• określenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia.

Formułując klauzulę przeniesienia praw autorskich, należy zwrócić uwagę, aby pola eksploatacji opisać w sposób precyzyjny, nie odwoływać się do pól nieznanych w momencie podpisywania umowy.

Jeżeli strony przewidują, że zamawiający będzie miał prawo do dokonywania zmian w utworze (np. poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności w aplikacji), należy to wyraźnie zastrzec w umowie. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca zachowuje wyłączne prawo do czynienia zmian w utworze i to nawet w sytuacji, kiedy umowa przenosi całość praw autorskich majątkowych. Wyjątek od tej zasady został przewidziany w art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i dotyczy sytuacji, kiedy:

• następca prawny czyni zmiany będące oczywistą koniecznością;
• twórca nie ma słusznej podstawy sprzeciwienia się tym zmianom.

Taką sytuacją może być pozostawienie ewidentnych luk w zabezpieczeniach aplikacji, które stwarzają zagrożenie dla danych osobowych użytkowników systemu.

Jak uregulować własność przemysłową w umowie white label?

Podobnie jak w przypadku własności intelektualnej, w kontrakcie należy uregulować kwestie związane z własnością przemysłową, w tym:

• określić zakres dopuszczalnego korzystania z patentów i zarejestrowanych wzorów przemysłowych;
• wskazać, w jaki sposób produkt może być oznaczony znakiem towarowym;
• sprecyzować, kto ponosi opłaty licencyjne.

Warunki udzielania gwarancji

Strony umowy mogą ustalić, że producent udziela gwarancji na wytwarzany produkt. Jest ona całkowicie dobrowolna, ale jeśli zostanie wprowadzona – należy dokładnie określić jej warunki. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na:

• termin obowiązywania gwarancji (np. 2 lata od wydania rzecz kupującemu);
• zakres świadczeń gwarancyjnych (np. naprawa towaru lub wymiana rzeczy na egzemplarz wolny od wad);
• opracowanie procedury zgłaszania roszczeń z tytułu reklamacji.

W przypadku kiedy wprowadzono w umowie możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej, obowiązki producenta powinny opiewać również na przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, który następnie zostanie wydany kupującemu. Zgodnie z art. 577² k.c. kupujący ma prawo żądać wydania na papierze lub innym trwałym nośniku dokumentu zawierającego oświadczenie gwarancyjne.

Warunki gwarancji mogą być też uzupełnione o posprzedażową obsługę klienta (ang. helpdesk). W takiej sytuacji umowa powinna określać, w jakiej formie takie wsparcie jest udzielane (np. mail, chat, telefonicznie) i na jakich zasadach.

Dbałość o jakość przygotowywanych produktów

W umowie warto wymienić wymagania jakościowe, jakie musi spełnić dany produkt. To mogą być różnego rodzaju normy sektorowe wynikające z ustawy, np. dla aplikacji mającej wspierać procesy AML lub RODO albo GMP dla żywności. Należy także wskazać, czy producent deklaruje zgodność swoich procesów biznesowych z określonymi normami ISO oraz dobrymi praktykami. W przypadku sektora Newtech jest to przede wszystkim:

• ISO/IEC 20000;
• ISO/IEC 27001
• ISO/IEC 27017 oraz 27018;
• wdrożenie frameworka ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library);
• wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Choć tego rodzaju standardy nie są niezbędne, stanowią formalne potwierdzenie jakości usług świadczonych przez producenta i zwiększają wiarygodność producenta.

White labeling niesie ze sobą fundamentalne korzyści. Przede wszystkim znacznie redukuje koszty, eliminując konieczność ponoszenia wydatków związanych z produkcją czy testowaniem produktu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak marketing, promocja, badanie rynków, dostarczanie produktów klientom oraz rozwijanie marki. Dodatkowo niektórzy producenci umożliwiają dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb zamawiającego, co pozwala na pewne wyróżnienie się na tle konkurencji. Produkt ten jest również łatwy do modyfikacji, co sprawia, że dostosowanie go do zmieniających się wymagań rynku staje się bardziej efektywne.

Warto zauważyć, że white labeling skraca czas wprowadzenia towaru na rynek, a ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że produkty oferowane w ramach tego modelu biznesowego będą charakteryzowały się wysoką jakością. Ich produkcję zazwyczaj powierza się podmiotom posiadającym doświadczenie w danym sektorze oraz dysponującym odpowiednim zapleczem technicznym. To sprawia, że white labeling wiąże się nie tylko z oszczędnościami, ale także gwarantuje, że wprowadzane produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe.

Z kwestią white label wiąże się tzw. debranding. Debranding polega na sprzedaży cudzego produktu pod własną marką z zatajeniem lub usunięciem oryginalnych oznaczeń.

Debranding może przyjąć formę przepakowywania towarów nabywanych hurtowo do mniejszych opakowań, dopasowanych do klienta, przy usunięciu znaków towarowych producenta i umieszczeniu własnych oznakowań. Inną formą debrandingu jest usunięcie całego opakowania zewnętrznego, na którym uwidoczniony był znak towarowy, i dalszej dystrybucji nieoznakowanego towaru. Debrandingiem
nie jest natomiast częściowe usunięcie znaków: przykładowo, zdjęcie ich z opakowania, podczas gdy znak dalej jest widoczny na towarze. W dalszym ciągu dany produkt będzie bowiem oznaczony znakiem producenta.

Należy pamiętać, że debranding dokonany bez zgody kontrahenta, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Mitsubishi vs Duma Forklifts i G.S. International (sygn. akt C-129/17), zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/95/WE, właściciel znaku towarowego ma prawo zakazać używania oznaczeń identycznych z jego znakiem wszelkim osobom, które nie posiadają na to jego zgody. Czy jednak usunięcie znaku towarowego też stanowi formę ,,używania” go?

Jak uznał TSUE funkcją znaku towarowego jest m. in. to, by jego właściciel miał prawo do kontroli momentu wprowadzenia do obrotu na terenie UE towarów oznaczonych jego znakiem. W przypadku usunięcia znaków towarowych, produkty te nie będą opatrzone znakiem towarowym w momencie pierwszego wprowadzenia do obrotu. Tym samym usunięcie oznaczenia tj. znaku towarowego należy uznać za używanie go w rozumieniu art. 5 Dyrektywy.

Ponadto, debranding narusza kolejną funkcję znaku towarowego, jakim jest wskazywanie kraju pochodzenia. Zamiana etykiety producenta na naszą prowadzić może to do wprowadzenia konsumenta w błąd co do tego, kto jest producentem towaru oraz gdzie produkt został wytworzony. Przykładowo, zamawiając towar z Chin, usuwając oznaczenia producenta oraz nakładając nasze, możemy stworzyć mylne wrażenie, że towar został wytworzony na terenie Polski, tym samym wpływając na decyzję zakupową klienta.

Debranding jest także istotny z punktu widzenia reklamy. W wyroku z 22 września 2011 r. w sprawie Portakabin (sygn. C‑323/09) TSUE uznał, że w przypadku całkowitego usunięcia przez sprzedawcę znaku z towaru, właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się używaniu jego znaku w celu promowania sprzedaży nieoznakowanych towarów. Zatem niedopuszczalne jest używanie w celach reklamy czy promocji znaku towarowego producenta, jeśli został on usunięty przez sprzedawcę z produktu.

Istotne wnioski wynikają też z orzeczenia TSUE w sprawie Boehringer II (wyrok z 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt C-348/04). W tej sprawie importer leków usuwał znaki towarowe z opakowań zewnętrznych leków. Znaki oryginalnego producenta zostały jednak na opakowaniach wewnętrznych, gdzie znajdowały się obok oznaczeń importera. Jak stwierdził TSUE, przepakowanie produktów opatrzonych znakiem samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku, jakim jest ochrona gwarancji pochodzenia towaru i jest co do zasady niedopuszczalne, godzi bowiem w integralność znaku z towarem. Jednak w sprawie tej uznano, że ze względu na fakt pozostawienia znaku towarowego na opakowaniu wewnętrznym (tj. znak ten był dalej widoczny), nie doszło do żadnego naruszenia. Zatem niedopuszczalne jest dokonanie zmiany oznaczeń w taki sposób, by mogło dojść do błędnej identyfikacji uprawnionego do znaku towarowego. Jednak ocena tego, czy do tego doszło, należy od okoliczności danej sprawy, takich jak np. nie umieszczenie przez sprzedawcę równoległego znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym, umieszczenie na opakowaniu jego własnego oznaczenia, dodanie własnej etykiety w taki sposób, że zasłania ona znak producenta. Nie można z góry zakładać, że za każdym razem dochodzi do naruszenia funkcji znaku towarowego.

Ciekawy przykład można znaleźć także w Niemczech: panuje w nich pogląd, że w przypadku sprzedaży towaru, którego jakość pogorszyła się lub zmieniła, jego dalsza dystrybucja jest dopuszczalna przy usunięciu oryginalnych oznaczeń producenta. W takim wypadku debranding nie jest niedopuszczalny, ale jest wręcz zalecany. Chodzi tu o ochronę renomy danego produktu, znaku towarowego, zabezpieczenie go przed ośmieszeniem, deprecjacją, czy stworzeniem negatywnego skojarzenia z nim.

White label, debranding a nieuczciwa konkurencja

Debranding ma bardzo istotne znaczenie dla kwestii nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 10 ustawy o jej zwalczaniu, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów i usług (lub jego brak), które może wprowadzić klientów w błąd np. co do pochodzenia, ilości, jakości i szeregu innych istotnych cech towarów i usług.

Jak zatem widać, debranding bez zgody producenta może wprowadzać klienta w błąd, zatem potencjalnie – stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Debranding można też traktować jako formę konkurencji pasożytniczej: pozwala bowiem na budowanie własnej pozycji rynkowej na podstawie produktu wytworzonego przez inny podmiot oraz wywołanie wrażenia powiązań między bezprawnie nałożonym znakiem towarowym sprzedawcy a znakiem towarowym powiązanym z konkretnym towarem i cieszącym się pewną renomą rynkową. Takie działanie jest sprzeczne z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis ten za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy, lub klienta. Bezpośrednie czerpanie korzyści poprzez oznaczenie cudzego produktu (którego wytworzenie wymagało pewnych nakładów finansowych oraz intelektualnych producenta) własnym znakiem towarowym bez zgody producenta, z pewnością będzie stanowić działanie naruszające dobre obyczaje, a zatem – mieszczące się w zakresie zastosowania ustawy.

Debranding negatywnie wpływa także na przejrzystość rynkową. Powoduje bowiem sytuację, w której towary producenta oznaczone jego znakiem towarowym zaczynają konkurować między sobą, różniąc się od siebie jedynie logotypami.

Warto nadmienić, że w niektórych państwach – np. we Francji prawo wprost wskazuje, że usunięcie lub modyfikacja znaku towarowego przymocowanego na stałe są zakazane, chyba że właściciel wyrazi na to zgodę. Mimo braku podobnych uregulowań w Polsce warto mieć tę świadomość, angażując się w umowę z producentem z danego kraju.