Licencja na znak towarowy

Znaczenie znaków towarowych w kontekście licencjonowania

Jedną z podstawowych funkcji znaku towarowego, będącego oznaczeniem identyfikującym przedsiębiorcę oraz jego produkty i usługi, jest ochrona marki. Zastrzeżenie znaku w obrocie krajowym lub europejskim pozwala zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed naruszeniami i bezprawnym wykorzystywaniem renomy firmy. Ponadto znak towarowy, jako element wyróżniający dane przedsiębiorstwo, świadczy o rozpoznawalności marki i jej uznaniu. Z łatwością możemy wskazać znaki towarowe, które na tyle mocno zakorzeniły się w społecznej świadomości, że jednoznacznie kojarzą się z konkretnymi produktami czy usługami.

Z wspomnianej powyżej rozpoznawalności popularnych marek chętnie korzystają mniejsi gracze rynkowi, ponieważ ich siła przebicia jest zdecydowanie mniejsza. Budowanie tożsamości i wartości rynkowej firmy jest trudne bez współpracy z kontrahentem o ugruntowanej pozycji. Z tego też powodu, dużą popularnością cieszy się udzielanie licencji na wykorzystanie znaków towarowych. Dlatego udzielanie licencji na wykorzystanie znaków towarowych cieszy się dużą popularnością. Jest to legalny sposób, który pozwala innej firmie na używanie znaku towarowego, przynosząc korzyści zarówno jego właścicielowi, jak i licencjobiorcy.”

Czym jest licencja na znak towarowy?

Licencja jest umową nazwaną, w ramach której licencjodawca (właściciel znaku towarowego) udziela licencjobiorcy (osobie lub firmie korzystającej z licencji) prawa do używania swojego znaku towarowego. Umowa ta precyzuje warunki, na jakich licencjobiorca może korzystać z tego znaku. W praktyce oznacza to, że licencjobiorca, w zakresie określonym w umowie, ma prawo do wykorzystywania znaku towarowego w zamian za ustaloną opłatę licencyjną.

Na gruncie przepisów prawa, dotyczących licencjonowania znaków towarowych, odpowiednie uregulowania znajdziemy w polskiej ustawie – Prawo własności przemysłowej1 oraz w unijnym Rozporządzeniu 2017/10012.

Zgodnie z art. 163 Prawa własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, sygn. VII Aga 709/213, umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje skutek rozporządzający i prowadzi do przejścia praw na nowy podmiot — nabywcę znaku. Oznacza to, że licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym w zakresie wynikającym z umowy.

W zgodzie z przywołaną powyżej definicją pozostaje także ta, wskazana w artykule 25 przywołanego Rozporządzenia 2017/1001. Unijny ustawodawca także przyjął, że unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów, lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Podobnie jak polska ustawa, unijne rozporządzenie wymaga zawarcia umowy licencyjnej w celu udzielenia licencji. W rezultacie, jak pokazano powyżej, zarówno polskie, jak i unijne znaki towarowe mogą być przedmiotem licencjonowania.

Korzyści z licencji na znak towarowy

Licencja na znak towarowy niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla licencjodawcy, jak i licencjobiorcy. Zysk dla właściciela znaku towarowego jest oczywisty – może on zacząć zarabiać na oznaczeniu, udostępniając je innym uczestnikom rynku. W ten sposób można wykreować źródło dochodu pasywnego, przynoszące firmie realny zysk. Przy okazji licencjodawca może dotrzeć też do nowych rynków i grup odbiorców bez konieczności budowania rozległej infrastruktury, sieci sklepów, czy zatrudniania personelu, ponieważ zrobi to za niego licencjobiorca.

Kolejną korzyścią dla licencjodawcy jest spełnienie przesłanki aktywnego używania znaku towarowego w obrocie. Właściciel oznaczenia nie musi osobiście odpowiadać za używanie znaku na rynku, ponieważ będzie to robił licencjobiorca. To istotne, ponieważ nieużywanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty przez 5 lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, prowadzi do wygaśnięcia prawa ochronnego. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji nieużywania oznaczenia licencjodawca musiałby wykazywać ważne powody zaniechania.

Jednocześnie, pomimo korzystania ze znaku towarowego przez inny podmiot, właściciel znaku towarowego zachowuje nad oznaczeniem pełną kontrolę i może przeciwdziałać próbom naruszenia jego monopolu.

Co w takim razie na znaku towarowym zyskuje licencjobiorca? Korzyści jest przynajmniej kilka:

• możliwość dynamicznego rozwoju działalności, która już na starcie jest kojarzona z istniejącym brandem,

• możliwość zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług,

• szansa na dotarcie do dużych rynków, gdzie konieczne byłoby wieloletnie i mozolne wypracowywanie własnej renomy,

• możliwość współpracy z doświadczonym partnerem biznesowym – w wielu przypadkach umowy licencyjne na znak towarowy są częścią umów o współpracę.

Oczywiście umowa licencji to nie tylko korzyści, ale też ryzyka. Przede wszystkim licencjodawca musi troszczyć się o utrzymanie odpowiedniego poziomu usług i jakości towarów. Pojawia się też większe ryzyko naruszenia prawa do znaku towarowego. Opłaty licencyjne często są też wypłacane kwartalnie pod warunkiem, że licencjobiorca wypracuje zysk. Duże znaczenie ma więc odpowiednie sformułowanie umowy licencji tak, aby zabezpieczała ona interesy obu stron.

Licencja na znak towarowy jako sposób na optymalizację podatkową

Licencja na znak towarowy bywa też elementem optymalizacji podatkowej. Takie działanie może polegać na przykład na:

1. założeniu spółki osobowej w skład której wchodzi też przedsiębiorca uprawniony do korzystania ze swojego znaku towarowego,

2. darowiźnie znaku towarowego na rzecz spółki,

3. licencjonowaniu znaku towarowego przez spółkę na rzecz wspólników w celu pobierania opłat licencyjnych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwość amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisami dopuszczalna jest amortyzacja znaku towarowego, który:

• został zarejestrowany w urzędzie patentowym i otrzymał prawo ochronne,

• został nabyty przez podatnika (nie można amortyzować znaku towarowego, którego jest się pierwotnym właścicielem),

• nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania (np. zawarcia umowy licencji na znak towarowy),

• jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do użytku innemu podmiotowi, np. na podstawie umowy licencji, leasingu lub dzierżawy.

Jak widać, korzyści z umów licencji na znak towarowy nie brakuje. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie.

Rodzaje licencji na znak towarowy

W ramach stosunków gospodarczych, a także w oparciu o zapisy ww. aktów prawnych, możemy podzielić funkcjonujące w obrocie licencje na kilka kategorii.

Licencje pełne i ograniczone

Art. 76 Prawa własności przemysłowej, który znajduje zastosowanie w przypadku umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych, dokonuje rozgraniczenia umów licencyjnych na licencje pełne i ograniczone. Zgodnie z tym artykułem, umowa licencyjna może określać ograniczenia w zakresie korzystania ze znaku towarowego (licencja ograniczona), a jeśli takie ograniczenia nie są przewidziane, licencjobiorca ma prawo korzystać ze znaku na takich samych warunkach jak licencjodawca (licencja pełna).

Jak już zostało wskazane wcześniej, unijny ustawodawca, używając sformułowania „znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług” także dopuścił możliwość udzielania licencji ograniczonych i pełnych co do unijnych znaków towarowych, zarejestrowanych przez EUIPO.

Ograniczenie o którym mowa w obu aktach, może dotyczyć różnych aspektów działalności. Jak wprost stanowi Rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, licencja może dotyczyć tylko określonych towarów lub usług. Może również ograniczać terytorium, na którym licencjobiorca może korzystać ze znaku, na przykład tylko na obszarze Rzeczypospolitej. Dodatkowo, licencja ograniczona może przewidywać zawężenie uprawnień licencjobiorcy w porównaniu do uprawnień licencjodawcy, na przykład poprzez zezwolenie tylko na nanoszenie znaku na produkty.

W przeciwieństwie do tego, licencja pełna zezwala licencjobiorcy na korzystanie ze znaku towarowego w takim samym zakresie jak jego właściciel, obejmując wszystkie towary i usługi, wszystkie formy używania znaku oraz całe terytorium, na którym znak jest chroniony.

Licencje wyłączne i niewyłączne

Kolejnym podziałem, którego możemy dokonać w ramach licencji na znaki towarowe, jest podział na licencje wyłączne i niewyłączne. Kluczowym kryterium podziału jest liczba licencjobiorców, którym przyznawane są prawa do korzystania ze znaku towarowego.

Jeżeli licencjodawca zawiera umowę licencyjną wyłączną, na jej mocy tylko jeden licencjobiorca będący stroną tej umowy, będzie miał prawo do korzystania z tego znaku towarowego. Licencjodawca nie będzie mógł udzielić licencji innym podmiotom. Ponadto, także licencjobiorca zobowiązuje się do nieudzielenia sublicencji – a więc dalszych licencji podmiotom trzecim. Co ciekawe, wątpliwości w doktrynie budzi zagadnienie korzystania ze znaku towarowego, objętego licencją wyłączną, przez samego uprawnionego.

Niektórzy komentatorzy prawa uznają, że z faktu udzielenia licencji wyłącznej wynika wprost zobowiązanie do niekorzystania ze znaku towarowego przez samego licencjodawcę. Jest to pogląd często powielany w dyspucie wspólnotowej. W związku z powyższym, warto każdorazowo – zawierając umowę licencji wyłącznej – poświęcić większą uwagę zapisom stanowiącym o prawach i obowiązkach stron. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w toku wykonywania umowy.

Licencje niewyłączne natomiast pozwalają na udzielenie prawa do korzystania z tego samego znaku towarowego wielu podmiotom. Art 76 ust. 4 Prawa własności przemysłowej precyzuje, że jeśli umowa licencyjna nie przewiduje wyłączności, licencjonowanie jednej osoby nie wyklucza udzielenia licencji innym podmiotom. Oznacza to, że licencja niewyłączna pozwala na równoczesne korzystanie ze znaku towarowego przez kilku licencjobiorców oraz przez samego właściciela znaku.

Licencje aktywne i pasywne

Oprócz powszechnie stosowanego podziału umów licencyjnych na licencje ograniczone i pełne oraz wyłączne i niewyłączne, wyróżniamy również licencje aktywne i pasywne. Te pierwsze charakteryzują się koniecznością działania po stronie licencjodawcy w celu umożliwienia korzystania ze znaku towarowego licencjobiorcy np. poprzez zaakceptowanie przez licencjodawcę materiałów promocyjnych licencjobiorcy opatrzonych konkretnym znakiem towarowym.

Licencje pasywne różnią się tym, że licencjodawca nie angażuje się w bieżące kwestie związane z używaniem znaku towarowego przez licencjobiorcę. W ramach takiej licencji, uprawniony ze znaku nie ma obowiązku monitorowania czy też kontrolowania działań licencjobiorcy, a jego rola ogranicza się przede wszystkim do udzielenia prawa do korzystania ze znaku. Zdecydowana większość umów licencyjnych dla „dużych” i rozpoznawalnych brandów to licencje aktywne.

Kluczowe elementy umowy licencyjnej

Aby umowa licencyjna precyzyjnie odzwierciedlała zgodny zamiar jej stron, musi zawierać podstawowe elementy, wymagane przepisami prawa, jaki i dodatkowe zapisy, które ułatwią jej interpretację i wykonanie. O czym koniecznie należy pamiętać, zasiadając do redagowania umowy licencyjnej na znak towarowy?

Forma umowy

Zgodnie z art. 76 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, umowa licencyjna musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bez względu na rodzaj licencji, który zamierzamy udzielić, przestrzeganie tej formy jest obowiązkowe.

Strony umowy

Niezwykle ważnym elementem umowy licencyjnej jest precyzyjne wskazanie stron umowy. W celu uniknięcia oszustwa należy upewnić się, że osoba lub podmiot podpisujący umowę faktycznie posiada prawo do znaku towarowego. Warto żądać dokumentów potwierdzających władaniem prawa do podpisania umowy. Ponadto, prawidłowe określenie stron umowy – a w szczególności licencjobiorców – pozwoli wskazać jaki podmiot w praktyce będzie mógł korzystać ze znaku towarowego.

Przedmiot umowy

Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, umowa licencyjna powinna szczegółowo określać, jaki znak towarowy jest przedmiotem licencji, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie licencjonowany, przez podanie nazwy znaku oraz jego numeru rejestracyjnego. Warto również ro rozważyć wszystkie istotne aspekty zobowiązania, takie jak rodzaj udzielanej licencji (pełna czy ograniczona), zakres terytorialny jej obowiązywania, sposób używania znaku oraz ewentualne ograniczenia. Im więcej szczegółów związany ze sposobem korzystania ze znaku zostanie zawartych w umowie, tym pozostanie on lepiej zabezpieczony przed potencjalnymi naruszeniami.

Prawa i obowiązki stron w umowie licencji na znak towarowy

Umowa licencyjna na znak towarowy przyznaje zarówno licencjodawcy jak i licencjobiorcy określone prawa i obowiązki.

Z perspektywy licencjobiorcy najważniejszym obowiązkiem jest zgodne z umową uiszczanie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela znaku. W treści umowy należy ustalić wszystkie aspekty związane z jej pokrywaniem: wysokość, częstotliwość, formę płatności i sposób jej regulowania. Ponadto, licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania ze znaku towarowego zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. Powinien także oznaczyć swoje produkty informacją o posiadanej licencji, poprzez umieszczenia oznaczenia “lic.” w pobliżu znaku towarowego. Zobligowany jest on także do powiadamiania licencjodawcy, o każdym przypadku naruszeniu prawa do znaku, o jakim posiądzie informacje.

Licencjodawca powinien zagwarantować licencjobiorcy możliwość niezakłóconego korzystania ze znaku w zakresie ustalonym umową. W zależności od postanowień umowy, licencjodawca może być zobowiązany do dodatkowych świadczeń np. do kontrolowania jakości towarów, na których pojawiać ma się jego znak towarowy.

Wyjątkowo ważnym aspektem, który należy podnieść w umowie, jest kwestia udzielania sublicencji, czyli zezwolenia licencjobiorcy na dalsze licencjonowanie znaku towarowego. Ustawa Prawo własności przemysłowej pozostawia w tym zakresie decyzyjność stronom, stanowiąc w art. 163 ust. 2, że licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Wygaśnięcie i przedłużanie licencji, a rozwiązanie umowy licencyjnej

Czas trwania licencji na znak towarowy jest każdorazowo ustalany w umowie. Umowa licencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od terminy określonego w umowie, licencja wygasa automatycznie najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Może nastąpić to w wyniku upływu okresu ochrony znaku lub jego unieważnienia. W praktyce oznacza to, że umowa licencyjna powinna zawierać zapisy dotyczące sytuacji, w których licencja wygaśnie. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych konfliktów w przyszłości oraz zabezpieczy interesy stron umowy.

W szczególności w umowie należy uregulować obowiązki licencjobiorcy w zakresie postępowania ze znakiem towarowym po wygaśnięciu prawa ochronnego albo rozwiązaniu umowy licencyjnej. W praktyce mogą one obejmować konieczność wycofania towarów z rynku, zdjęcie oznaczeń wywieszonych w lokalach, czy reorganizację całych stanowisk sklepowych.

Od wygaśnięcia umowy licencyjnej należy odróżnić jej rozwiązanie, kiedy do ustania stosunku prawnego dochodzi wskutek wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Warto zadbać o to, aby umowa przewidywała odpowiednio długie okresy wypowiedzenia, aby licencjobiorca mógł zdążyć z wprowadzeniem niezbędnych zmian w biznesie. Zwłaszcza w działalności prowadzonej na skalę transgraniczną okres wypowiedzenia może wynosić nawet wiele miesięcy.

Wpis licencji do rejestru

Zarówno polska Ustawa Prawo własności przemysłowej, jak i Rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, wskazują, że do wpisu licencji w odpowiednim rejestrze (prowadzonym przez Urząd Patentowy lub odpowiednio EUIPO) dochodzi na wniosek zainteresowanego. Kto więc powinien złożyć taki wniosek: licencjobiorca czy licencjodawca?

Zarówno licencjodawca, jaki i licencjobiorca mogą mieć interes w dokonaniu wpisu. Warto zatem określić w umowie, która ze stron będzie odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia. Warto jednak zaznaczyć, że zgłoszenie licencji do rejestru nie wpływa na ważność samej umowy licencyjnej. Upublicznienie informacji o udzieleniu licencji w rejestrze ma natomiast kluczowe znaczenia dla jej skuteczności względem osób trzecich.

Utrzymanie prawa ochronnego jako warunek umowy licencji na znak towarowy

Warunkiem funkcjonowania umowy licencyjnej jest utrzymanie ochrony na znak towarowy przez jego właściciela. Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na okresy-10 letnie i aby móc z niego korzystać, należy regularnie ponawiać opłaty. W zależności od tego, z jakiego reżimu rejestracji znaku towarowego skorzystał właściciel, opłaty będą uiszczane w walucie polskiej (dla ochrony krajowej UPRP), euro (dla ochrony przed EUIPO) albo frankach szwajcarskich (dla ochrony przed WIPO).

Konieczność utrzymania ochrony znaku towarowego nakłada na właściciela obowiązek cyklicznego ponoszenia opłat za odnowę ochrony, więc trzeba monitorować upływ ważności prawa ochronnego. Dla licencjodawców dobrą wiadomością jest to, że mogą oni niejako „przerzucić” koszty ochrony znaku towarowego na licencjodawcę, uwzględniając wysokość opłaty urzędowej w opłacie licencyjnej.

Pewien problem pojawia się jedynie w przypadku spóźnienia się z opłatą. Przepisy prawa własności przemysłowej pozwalają na odnowienie prawa ochronnego po terminie, ale wymaga to uiszczenia zwiększonej opłaty, a przecież wysokość wynagrodzenia została już określona w umowie.

Jak wygląda proces negocjacji licencyjnych?

Uzyskanie licencji na znak towarowy zwykle wymaga przeprowadzenia negocjacji z podmiotem uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Każda ze stron porozumienia powinna zawczasu określić cel, jaki chce osiągnąć. Na jakie aspekty umowy licencyjnej warto zwrócić szczególną uwagę?

• Zakres terytorialny obowiązywania umowy,

• czas trwania licencji,

• zakres przedmiotowy licencji, czyli dokładne określenie pól eksploatacji, a w przypadku licencji częściowej również zakres towarów i usług dla jakich licencjobiorca będzie mógł używać oznaczenia,

• wysokość i forma opłaty licencyjnej,

• wyłączność lub niewyłączność licencji.

Dodatkowo warto zadbać, aby w umowie pojawiły się zapewnienia, że licencjodawca dysponuje pełnią praw do oznaczenia, w tym, że w stosunku do znaku towarowego będącego przedmiotem negocjacji nie toczy się postępowanie o unieważnienie. Dodatkowo, jeśli znak towarowy stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawnoautorskich, należy upewnić się, że nastąpił prawidłowy transfer praw do utworu z jego twórcy (np. grafika) na licencjodawcę.

Ochrona prawna i kontrola używania znaku towarowego przez licencjodawcę

W przypadku licencji aktywnych licencjodawca powinien pilnować, aby licencjobiorca wykorzystywał znak towarowy zgodnie z treścią umowy licencyjnej. Pytanie, jak to zrobić, jeżeli obaj przedsiębiorcy działają całkowicie niezależnie od siebie?

Warto przewidzieć w umowie możliwość regularnych kontroli pracowników upoważnionych przez licencjodawcę w sklepach licencjobiorcy. Dobrze jest też monitorować działania online – reklamy w przeglądarce Google, czy mediach społecznościowych.

A co z ochroną prawną licencjonowanego znaku? Zasadniczo do występowania z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może występować wyłącznie podmiot uprawniony z tytułu prawa ochronnego. Zgodnie jednak z art. 163 ust. 11 prawa własności przemysłowej prawo to przysługuje licencjobiorcy w dwóch przypadkach:

• za zgodą uprawnionego do znaku towarowego,

• bez zgody uprawnionego, jeżeli właściciel znaku został zawiadomiony o naruszeniu przez licencjobiorcę, ale w wyznaczonym terminie nie podjął żadnych działań.

Licencjobiorca każdorazowo ma prawo wstąpić do procesu wszczętego przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego, jeśli jego celem jest uzyskanie odszkodowania za poniesioną szkodę.

Podsumowanie

Udzielenie licencji na znak towarowy może przynieść istotne korzyści zarówno dla licencjodawcy, jak i dla licencjobiorcy. Aby jednak uchronić się przed potencjalnymi problemami i zapewnić pomyślne wykonywanie umowy, kluczowe jest staranne sformułowanie umowy licencyjnej oraz precyzyjne określenie jej rodzaju.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: Sprzedaż znaku towarowego a licencja, z którego dowiedzą się Państwo, jaki wpływ na umowę licencji ma sprzedaż praw do znaku towarowego.

Pytania i odpowiedzi

Zaufali nam