IP due diligence - Na czym polega?

Fakt, że nie wszystkie aktywa IP są na bieżąco wykorzystywane, nie zawsze musi oznaczać, że trzeba z nich rezygnować.

Niektóre firmy decydują się zarejestrować i opłacać np. kilka nazw domen bliźniaczo podobnych do adresu bazowego nawet jeśli nie będą z nich korzystać. To jeden ze sposobów ochrony przed piractwem domenowym i próbami wyłudzenia pieniędzy przez nieuczciwych użytkowników internetu. Polega on na zarejestrowaniu domeny niemal identycznej z docelowym adresem renomowanej marki i, de facto, żerowaniu na jej renomie.

Innym przykładem takiego działania jest rejestracja kilku wariacji tego samego znaku towarowego (np. graficznego, słownego oraz słowno-graficznego). Można w ten sposób wzmocnić ochronę marki poprzez kompleksowe zabezpieczenie jej różnych emanacji.

W celu ustalenia najlepszej strategii działania warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii z doświadczeniem zakresie stosowania prawa IP

Kiedy warto przeprowadzić IP due diligence?

Badanie należytej staranności w zakresie własności intelektualnej często stanowi część szerszego badania due diligence w kontekście planowanej transakcji M&A. Może również poprzedzać zawarcie umowy licencji. Dzięki temu licencjodawca może lepiej wycenić aktywo, które przekazuje w użytkowanie osobie trzeciej.

Tego rodzaju działania mogą być też powiązane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Dzięki uprzedniemu badaniu firma zyskuje pewność, że może działać bezpiecznie i nie naruszy sytuacji innych podmiotów.

Wreszcie, research w zakresie IP jest przydatny, kiedy konieczne okazuje się znalezienie dodatkowych funduszy np. na pokrycie odpraw zwalnianych pracowników, zaspokojenie roszczeń wierzycieli itp.

Okresowe przeprowadzanie IP due diligence pozwala również na zaktualizowanie strategii działania firmy i modyfikację decyzji biznesowych.

Jak przebiega due diligence w zakresie IP (IP due diligence checklist)?

Należyta staranność w zakresie własności intelektualnej to złożony proces, ale istotne jest sfinalizowanie wszystkich jego etapów i zachowanie ich odpowiedniej kolejności. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyko prawnego i biznesowego oraz podejmowanie lepiej przemyślanych decyzji.

• Stworzenie mapy IP i ustalenie priorytetów

Intellectual Property due diligence rozpoczyna się od analizy sytuacji firmy i stworzenia mapy IP (ang. IP chart). Ta wstępna identyfikacja pozwala na rozeznanie się wśród dopuszczalnych możliwości działania i aktywach, którymi może dysponować przedsiębiorstwo. Etap wstępny pozwala również na ustalenie priorytetów w działaniu. W tym celu warto udzielić odpowiedzi na kilka pytań, jak choćby to, czy:

• IP stanowi motor napędowy danej transakcji;

• konkurencja jest potencjalnie zainteresowana uporządkowaniem polityki IP (w kontekście M&A lub innych transakcji);

• w jaki sposób niematerialne aktywa pomogą realizować konkretne cele biznesowe.

• Analiza własności i ważności wartości niematerialnych

Kolejny krok to określenie, którymi aktywami firma może swobodnie dysponować, a gdzie pojawiają się ograniczenia, np. wynikające z zawartej umowy licencji. Na tym etapie oceniana jest ważność poszczególnych zasobów własności intelektualnej – należy pamiętać, że ochrona gwarantowana na polu własności przemysłowej zawsze jest limitowana w czasie i w ramach ustawowych granic można ją przedłużać na koleje okresy.

• Analiza naruszeń aktywów IP (the intellectual property assets)

Te działania polegają na ocenie działań konkurencji na płaszczyźnie zgłaszania poszczególnych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, czy oznaczeń geograficznych. Obejmuje to research prawny z wykorzystaniem międzynarodowych wyszukiwarek jak TMView, czy eSearch Plus, ale także przygotowanie ewentualnego orzecznictwa i linii argumentacyjnych na wypadek powstania sporu. Kompleksowa ochrona marki obejmuje nie tylko dochowanie pieczy nad procesem rejestracyjnym, ale także odpowiedź na ewentualne naruszenia IP, czy wystąpienie na drogę prawną w razie wykrycia naruszenia.

Warto nadmienić, że analiza naruszeń powinna być zawsze analizowana nie tylko w kontekście lokalnym (krajowym), ale także wspólnotowym i międzynarodowym. Dlatego podmiot realizujący due diligence w tym zakresie powinien wziąć pod uwagę procedowanie przed krajowym urzędem patentowym, ale też EUIPO czy WIPO.

• Ewaluacja portfolio IP

Ocena aktywów firmy w zakresie IP pozwala na określenie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa i sporządzenie rekomendacji w tym zakresie. Raport z IP due diligence to zbiór praktycznych zaleceń, których wdrożenie powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację w przedsiębiorstwie.

Jak dobierać zespół do badania due diligence w sektorze IP?

Z uwagi na kompleksowość omawianego procesu, audyt IP powinien być przeprowadzany przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z:

• prawników;

• rzeczników patentowych;

• specjalistów od IT i HR;

• technologów produkcji;

• specjalistów od R&D;

• dyrektorów sprzedaży i marketingowców.

Aby zadbać o zabezpieczanie przekazywanych informacji, przedsiębiorstwo powinno rozważyć zawarcie umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), obligującej członków zespołu do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, których ujawnienie mogłoby się wiązać ze szkodą dla przedsiębiorstwa. Umowa NDA powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

• określenie informacji uznanych za poufne;

• zdefiniowanie minimalnych standardów ochrony informacji poufnych;

• określenie, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia poufności;

• czas trwania zobowiązania do poufności;

• sankcje za naruszenie umowy NDA (np. natychmiastowe rozwiązanie kontraktu, kara umowna).

Audyt IP może zostać przeprowadzony przez pracowników firmy. To tańsza alternatywa dla badania zleconego zewnętrznym specjalistom. Niestety, w praktyce często takie badanie nie daje oczekiwanego rezultatu, ponieważ jest przeprowadzane pobieżnie i bez zachowania należytego obiektywizmu.

Czym jest Freedom to Operate?

W kontekście audytu IP często pojawia się także wątek FTO (ang. Freedom to Operate). Tak rozumiana swoboda działania odnosi się do oceny bezpieczeństwa oferowania danego towaru na konkretnych rynkach bez naruszania praw osób trzecich.

FTO może być wyrażona w procentowej skali, gdzie 0% oznacza pewność naruszenia cudzych praw, a 100% pełną swobodę działania.

W praktyce FTO nigdy nie osiąga 100%, ale można je zmaksymalizować właśnie dzięki szeroko zakrojonemu IP due diligence i dokładnemu badaniu konkurencji. Jak przeprowadzić FTO, aby jego koszty nie były zbyt wysokie?

• Ogranicz badania do rynków, na których firma rozważa aktywność gospodarczą w krótkim (kilkuletnim) horyzoncie czasowym;

• Badaj wyłącznie największych kontrahentów, to oni najprawdopodobniej będą usiłowali zniweczyć wysiłki w zakresie IP.

Działania powinny być uzależnione od tego, jaki status mają wnioski zgłoszeniowe konkurencji. Te, które są oczekujące (ang. pending) rodzą mniejsze ryzyka niż objęte ochroną (ang. granted). Wskaźnik FTO powinien być badany kilkukrotnie na różnych etapach wdrożenia nowego produktu lub usługi – od pierwszych draftów i projektów, po czas bezpośrednio poprzedzający wprowadzenie ich na rynek.

Due diligence w zakresie IP pozwala zwiększyć potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa poprzez zabezpieczenie nowych technologii, innowacyjnych produktów i rozwiązań. To także okazja, aby na nowo przeprowadzić badanie strategii biznesowej i obrać nowe kierunki rozwoju, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.