Marcin Staniszewski
|
18 sierpnia 2022
Spis treści

Badanie należytej staranności może być prowadzone na wielu płaszczyznach. Choć powszechnie due diligence jest kojarzone głównie ze stricte biznesowym funkcjonowaniem podmiotu, może sięgać znacznie dalej. W branżach, które bazują na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych produktach lub częstej zmianie portfolio, kluczowe znaczenie mają aktywa własności przemysłowej. Można je chronić poprzez badanie due diligence w zakresie IP. Jak je przeprowadzić i o czym należy pamiętać?

Na czym polega IP due diligence?

Zasadniczym celem badania staranności w zakresie własności intelektualnej jest ustalenie portfolio firmy w zakresie IP. Chodzi przede wszystkim o aktywa:

  • posiadane i używane przez przedsiębiorcę (np. znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe powiązane z realizowanymi kampaniami marketingowymi);

  • posiadane, ale nieużywane przez firmę (np. wzory przemysłowe, które dotyczą produktów wycofanych z obrotu);

  • posiadane przez podmioty trzecie, ale udostępnione firmie do korzystania (np. w oparciu o zawartą umowę licencji lub sublicencji);

  • nabyte od innych firm (np. poprzez transakcję M&A)

W drodze realizowanego due diligence przedsiębiorca może ustalić nie tylko jakimi aktywami dysponuje, ale także ile są one warte i czy opłaca się je dalej chronić. To także sposób na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, ponieważ przedłużając ochronę jednych aktywów i rezygnując z innych, firma może zabezpieczyć swoją pozycję prawną. Znacznie łatwiej będzie wykazać naruszenie określonej kategorii IP, jeżeli korzysta ona z aktualnej ochrony.

Działania w kierunku ochrony IP mogą polegać również na zarządzaniu ryzykiem w tym zakresie. Polegają one na:

  • identyfikacji ryzyka i jego bieżącym monitorowaniu;

  • mitygacji ryzyka;

  • sterowaniu i kontroli ryzykiem.

W praktyce odbywa się to poprzez odpowiednią organizację funkcjonowania firmy, modyfikacji kultury organizacyjnej, czy obserwację działań konkurencji.

Jakie korzyści wynikają z IP due diligence?

W im większym stopniu organizacja bazuje na aktywach IP, tym większe znaczenie będzie miało badanie due diligence w tym zakresie. Dlatego w decydującym stopniu zyskają na nim koncerny o zasięgu międzynarodowym, w skład których wchodzi wiele spółek powiązanych ze sobą na różnych szczeblach, także tym związanym z własnością intelektualną.

To także korzystne rozwiązanie dla start-upów, które często zaczynają budować swoją markę właśnie od przemyślanego zarządzania własnością intelektualną. Główne korzyści wynikające z wdrożenia IP obejmują:

  • aktualizację stanu wiedzy na temat portfolio w zakresie IP i identyfikację potrzebnych oraz zbędnych zasobów;

  • możliwość zabezpieczenia wybranych aktywów poprzez ich rejestrację lub podjęcie kroków na drodze prawnej (np. wniesienie sprzeciwu do właściwego urzędu patentowego lub powództwa do sądu);

  • poprawę efektywności wykorzystania dóbr IP poprzez intensyfikację wykorzystania niektórych spośród nich;

  • zwiększenie efektywności obiegu wewnętrznych procesów poprzez jednoznaczne ustalenie pracowników odpowiadających za wybrany sektor.

W ten sposób można również dokonać wyceny aktówów IP, które stanowią wartość przedsiębiorstwa i mogą być wykorzystane np. do generowania zysku (np. poprzez udzielenie licencji) albo redukcji zadłużenia (np. poprzez ich upłynnienie).

Ewaluacja IP służy również zmniejszeniu kosztów operacyjnych. W ten sposób firma może zrezygnować z przedłużania ochrony praw zbyt mało intratnych, „przestarzałych” lub wiążących się dla przedsiębiorstwa ze zbyt wysokimi kosztami.

Warto wreszcie wskazać, że due diligence w zakresie IP może służyć jako bodziec od rozwoju marki. Poprzez inwestowanie w warstwę własności intelektualnej przedsiębiorstwo kreuje swój wizerunek jako prężnego, dynamicznego i zaawansowanego technologicznie partnera biznesowego.

Niewykorzystywanie aktywów IP jako strategia obronna

Fakt, że nie wszystkie aktywa IP są na bieżąco wykorzystywane, nie zawsze musi oznaczać, że trzeba z nich rezygnować.

Niektóre firmy decydują się zarejestrować i opłacać np. kilka nazw domen bliźniaczo podobnych do adresu bazowego nawet jeśli nie będą z nich korzystać. To jeden ze sposobów ochrony przed piractwem domenowym i próbami wyłudzenia pieniędzy przez nieuczciwych użytkowników internetu. Polega on na zarejestrowaniu domeny niemal identycznej z docelowym adresem renomowanej marki i, de facto, żerowaniu na jej renomie.

Innym przykładem takiego działania jest rejestracja kilku wariacji tego samego znaku towarowego (np. graficznego, słownego oraz słowno-graficznego). Można w ten sposób wzmocnić ochronę marki poprzez kompleksowe zabezpieczenie jej różnych emanacji.

W celu ustalenia najlepszej strategii działania warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii z doświadczeniem zakresie stosowania prawa IP.

Kiedy warto przeprowadzić IP due diligence?

Badanie należytej staranności w zakresie własności intelektualnej często stanowi część szerszego badania due diligence w kontekście planowanej transakcji M&A. Może również poprzedzać zawarcie umowy licencji. Dzięki temu licencjodawca może lepiej wycenić aktywo, które przekazuje w użytkowanie osobie trzeciej.

Tego rodzaju działania mogą być też powiązane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Dzięki uprzedniemu badaniu firma zyskuje pewność, że może działać bezpiecznie i nie naruszy sytuacji innych podmiotów.

Wreszcie, research w zakresie IP jest przydatny, kiedy konieczne okazuje się znalezienie dodatkowych funduszy np. na pokrycie odpraw zwalnianych pracowników, zaspokojenie roszczeń wierzycieli itp.

Okresowe przeprowadzanie IP due diligence pozwala również na zaktualizowanie strategii działania firmy i modyfikację decyzji biznesowych.

Jak przebiega due diligence w zakresie IP?

Należyta staranność w zakresie własności intelektualnej to złożony proces, ale istotne jest sfinalizowanie wszystkich jego etapów i zachowanie ich odpowiedniej kolejności. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyko prawnego i biznesowego oraz podejmowanie lepiej przemyślanych decyzji.

  • Stworzenie mapy IP i ustalenie priorytetów

IP due diligence rozpoczyna się od analizy sytuacji firmy i stworzenia mapy IP (ang. IP chart). Ta wstępna identyfikacja pozwala na rozeznanie się wśród dopuszczalnych możliwości działania i aktywach, którymi może dysponować przedsiębiorstwo. Etap wstępny pozwala również na ustalenie priorytetów w działaniu. W tym celu warto udzielić odpowiedzi na kilka pytań, jak choćby to, czy:

    • IP stanowi motor napędowy danej transakcji;

    • konkurencja jest potencjalnie zainteresowana uporządkowaniem polityki IP (w kontekście M&A lub innych transakcji);

    • w jaki sposób niematerialne aktywa pomogą realizować konkretne cele biznesowe.

  • Analiza własności i ważności wartości niematerialnych

Kolejny krok to określenie, którymi aktywami firma może swobodnie dysponować, a gdzie pojawiają się ograniczenia, np. wynikające z zawartej umowy licencji. Na tym etapie oceniana jest ważność poszczególnych zasobów własności intelektualnej – należy pamiętać, że ochrona gwarantowana na polu własności przemysłowej zawsze jest limitowana w czasie i w ramach ustawowych granic można ją przedłużać na koleje okresy.

  • Analiza naruszeń aktywów IP

Te działania polegają na ocenie działań konkurencji na płaszczyźnie zgłaszania poszczególnych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, czy oznaczeń geograficznych. Obejmuje to research prawny z wykorzystaniem międzynarodowych wyszukiwarek jak TMView, czy eSearch Plus, ale także przygotowanie ewentualnego orzecznictwa i linii argumentacyjnych na wypadek powstania sporu. Kompleksowa ochrona marki obejmuje nie tylko dochowanie pieczy nad procesem rejestracyjnym, ale także odpowiedź na ewentualne naruszenia IP, czy wystąpienie na drogę prawną w razie wykrycia naruszenia.

Warto nadmienić, że analiza naruszeń powinna być zawsze analizowana nie tylko w kontekście lokalnym (krajowym), ale także wspólnotowym i międzynarodowym. Dlatego podmiot realizujący due diligence w tym zakresie powinien wziąć pod uwagę procedowanie przed krajowym urzędem patentowym, ale też EUIPO czy WIPO.

  • Ewaluacja portfolio IP

Ocena aktywów firmy w zakresie IP pozwala na określenie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa i sporządzenie rekomendacji w tym zakresie. Raport z IP due diligence to zbiór praktycznych zaleceń, których wdrożenie powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację w przedsiębiorstwie.

Jak dobierać zespół do badania due diligence w sektorze IP?

Z uwagi na kompleksowość omawianego procesu, audyt IP powinien być przeprowadzany przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z:

  • prawników;

  • rzeczników patentowych;

  • specjalistów od IT i HR;

  • technologów produkcji;

  • specjalistów od R&D;

  • dyrektorów sprzedaży i marketingowców.

Aby zadbać o zabezpieczanie przekazywanych informacji, przedsiębiorstwo powinno rozważyć zawarcie umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), obligującej członków zespołu do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, których ujawnienie mogłoby się wiązać ze szkodą dla przedsiębiorstwa. Umowa NDA powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

  • określenie informacji uznanych za poufne;

  • zdefiniowanie minimalnych standardów ochrony informacji poufnych;

  • określenie, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia poufności;

  • czas trwania zobowiązania do poufności;

  • sankcje za naruszenie umowy NDA (np. natychmiastowe rozwiązanie kontraktu, kara umowna).

Audyt IP może zostać przeprowadzony przez pracowników firmy. To tańsza alternatywa dla badania zleconego zewnętrznym specjalistom. Niestety, w praktyce często takie badanie nie daje oczekiwanego rezultatu, ponieważ jest przeprowadzane pobieżnie i bez zachowania należytego obiektywizmu.

Czym jest Freedom to Operate?

W kontekście audytu IP często pojawia się także wątek FTO (ang. Freedom to Operate). Tak rozumiana swoboda działania odnosi się do oceny bezpieczeństwa oferowania danego towaru na konkretnych rynkach bez naruszania praw osób trzecich.

FTO może być wyrażona w procentowej skali, gdzie 0% oznacza pewność naruszenia cudzych praw, a 100% pełną swobodę działania.

W praktyce FTO nigdy nie osiąga 100%, ale można je zmaksymalizować właśnie dzięki szeroko zakrojonemu IP due diligence i dokładnemu badaniu konkurencji. Jak przeprowadzić FTO, aby jego koszty nie były zbyt wysokie?

  • Ogranicz badania do rynków, na których firma rozważa aktywność gospodarczą w krótkim (kilkuletnim) horyzoncie czasowym;

  • Badaj wyłącznie największych kontrahentów, to oni najprawdopodobniej będą usiłowali zniweczyć wysiłki w zakresie IP.

Działania powinny być uzależnione od tego, jaki status mają wnioski zgłoszeniowe konkurencji. Te, które są oczekujące (ang. pending) rodzą mniejsze ryzyka niż objęte ochroną (ang. granted). Wskaźnik FTO powinien być badany kilkukrotnie na różnych etapach wdrożenia nowego produktu lub usługi – od pierwszych draftów i projektów, po czas bezpośrednio poprzedzający wprowadzenie ich na rynek.

Due diligence w zakresie IP pozwala zwiększyć potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa poprzez zabezpieczenie nowych technologii, innowacyjnych produktów i rozwiązań. To także okazja, aby na nowo przeprowadzić badanie strategii biznesowej i obrać nowe kierunki rozwoju, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.

Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze kontrakty, które firma powinna przeanalizować to kontrakty consultingowe, R&D, co-marketing, umowy sponsorskie, joint-venture, czy partnerstwa strategicznego. Zakres badań powinien być każdorazowo zdefiniowany przez przedmiot działalności spółki.

Z punktu widzenia aktywów IP do najważniejszych zapisów umownych należy rodzaj zaangażowanego aktywa, obszar geograficzny, pola eksploatacji, wyłączność, klauzule NC (ang. Non-Compete), ROFR (ang, Right of first refusal), ROFO (ang. Right of first offer), czy MFC (ang. Most favourite customer). Wszystkie one określają zakres, w jakim strony mogą czynić użytek z danego zasoby IP.

Badanie IP jest szczególnie istotne dla tych branż, które opierają swoją przewagę gospodarczą na innowacyjności. Warto pamiętać, że z ochroną IP wiąże się nie tylko odpowiednia organizacja firmy i opracowanie strategii, ale także uiszczanie opłat za przedłużanie kolejnych okresów ochronnych. Na ten cel przedsiębiorstwo powinno wydzielić odpowiednie fundusze w budżecie.


Zaufali nam:


Oceń