Pozostałe Artykuły
Znaczenie znaków towarowych w kontekście licencjonowania
Jedną z podstawowych funkcji znaku towarowego, będącego oznaczeniem identyfikującym przedsiębiorcę oraz jego produkty i usługi, jest ochrona marki. Zastrzeżenie znaku w obrocie krajowym lub europejskim pozwala zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed naruszeniami i bezprawnym wykorzystywaniem renomy firmy. Ponadto znak towarowy, jako element wyróżniający dane przedsiębiorstwo, świadczy o rozpoznawalności marki i jej uznaniu. Z łatwością możemy wskazać znaki towarowe, które na tyle mocno zakorzeniły się w społecznej świadomości, że jednoznacznie kojarzą się z konkretnymi produktami czy usługami.
Z wspomnianej powyżej rozpoznawalności popularnych marek chętnie korzystają mniejsi gracze rynkowi, ponieważ ich siła przebicia jest zdecydowanie mniejsza. Budowanie tożsamości i wartości rynkowej firmy jest trudne bez współpracy z kontrahentem o ugruntowanej pozycji. Z tego też powodu, dużą popularnością cieszy się udzielanie licencji na wykorzystanie znaków towarowych. Dlatego udzielanie licencji na wykorzystanie znaków towarowych cieszy się dużą popularnością. Jest to legalny sposób, który pozwala innej firmie na używanie znaku towarowego, przynosząc korzyści zarówno jego właścicielowi, jak i licencjobiorcy.”
Czym jest licencja na znak towarowy?
Licencja jest umową nazwaną, w ramach której licencjodawca (właściciel znaku towarowego) udziela licencjobiorcy (osobie lub firmie korzystającej z licencji) prawa do używania swojego znaku towarowego. Umowa ta precyzuje warunki, na jakich licencjobiorca może korzystać z tego znaku. W praktyce oznacza to, że licencjobiorca, w zakresie określonym w umowie, ma prawo do wykorzystywania znaku towarowego w zamian za ustaloną opłatę licencyjną.
Na gruncie przepisów prawa, dotyczących licencjonowania znaków towarowych, odpowiednie uregulowania znajdziemy w polskiej ustawie – Prawo własności przemysłowej1 oraz w unijnym Rozporządzeniu 2017/10012.
Zgodnie z art. 163 Prawa własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, sygn. VII Aga 709/213, umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje skutek rozporządzający i prowadzi do przejścia praw na nowy podmiot — nabywcę znaku. Oznacza to, że licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym w zakresie wynikającym z umowy.
W zgodzie z przywołaną powyżej definicją pozostaje także ta, wskazana w artykule 25 przywołanego Rozporządzenia 2017/1001. Unijny ustawodawca także przyjął, że unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów, lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Podobnie jak polska ustawa, unijne rozporządzenie wymaga zawarcia umowy licencyjnej w celu udzielenia licencji. W rezultacie, jak pokazano powyżej, zarówno polskie, jak i unijne znaki towarowe mogą być przedmiotem licencjonowania.
Rodzaje licencji
W ramach stosunków gospodarczych, a także w oparciu o zapisy ww. aktów prawnych, możemy podzielić funkcjonujące w obrocie licencje na kilka kategorii.
Licencje pełne i ograniczone
Art. 76 Prawa własności przemysłowej, który znajduje zastosowanie w przypadku umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych, dokonuje rozgraniczenia umów licencyjnych na licencje pełne i ograniczone. Zgodnie z tym artykułem, umowa licencyjna może określać ograniczenia w zakresie korzystania ze znaku towarowego (licencja ograniczona), a jeśli takie ograniczenia nie są przewidziane, licencjobiorca ma prawo korzystać ze znaku na takich samych warunkach jak licencjodawca (licencja pełna).
Jak już zostało wskazane wcześniej, unijny ustawodawca, używając sformułowania „znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług” także dopuścił możliwość udzielania licencji ograniczonych i pełnych co do unijnych znaków towarowych, zarejestrowanych przez EUIPO.
Ograniczenie o którym mowa w obu aktach, może dotyczyć różnych aspektów działalności. Jak wprost stanowi Rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, licencja może dotyczyć tylko określonych towarów lub usług. Może również ograniczać terytorium, na którym licencjobiorca może korzystać ze znaku, na przykład tylko na obszarze Rzeczypospolitej. Dodatkowo, licencja ograniczona może przewidywać zawężenie uprawnień licencjobiorcy w porównaniu do uprawnień licencjodawcy, na przykład poprzez zezwolenie tylko na nanoszenie znaku na produkty. W przeciwieństwie do tego, licencja pełna zezwala licencjobiorcy na korzystanie ze znaku towarowego w takim samym zakresie jak jego właściciel, obejmując wszystkie towary i usługi, wszystkie formy używania znaku oraz całe terytorium, na którym znak jest chroniony.
Licencje wyłączne i niewyłączne
Kolejnym podziałem, którego możemy dokonać w ramach licencji na znaki towarowe, jest podział na licencje wyłączne i niewyłączne. Kluczowym kryterium podziału jest liczba licencjobiorców, którym przyznawane są prawa do korzystania ze znaku towarowego. Jeżeli licencjodawca zawiera umowę licencyjną wyłączną, na jej mocy tylko jeden licencjobiorca będący stroną tej umowy, będzie miał prawo do korzystania z tego znaku towarowego. Licencjodawca nie będzie mógł udzielić licencji innym podmiotom. Ponadto, także licencjobiorca zobowiązuje się do nieudzielenia sublicencji – a więc dalszych licencji podmiotom trzecim. Co ciekawe, wątpliwości w doktrynie budzi zagadnienie korzystania ze znaku towarowego, objętego licencją wyłączną, przez samego uprawnionego. Niektórzy komentatorzy prawa uznają, że z faktu udzielenia licencji wyłącznej wynika wprost zobowiązanie do niekorzystania ze znaku towarowego przez samego licencjodawcę. Jest to pogląd często powielany w dyspucie wspólnotowej. W związku z powyższym, warto każdorazowo – zawierając umowę licencji wyłącznej – poświęcić większą uwagę zapisom stanowiącym o prawach i obowiązkach stron. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w toku wykonywania umowy.
Licencje niewyłączne natomiast pozwalają na udzielenie prawa do korzystania z tego samego znaku towarowego wielu podmiotom. Art 76 ust. 4 Prawa własności przemysłowej precyzuje, że jeśli umowa licencyjna nie przewiduje wyłączności, licencjonowanie jednej osoby nie wyklucza udzielenia licencji innym podmiotom. Oznacza to, że licencja niewyłączna pozwala na równoczesne korzystanie ze znaku towarowego przez kilku licencjobiorców oraz przez samego właściciela znaku.
Licencje aktywne i pasywne
Oprócz powszechnie stosowanego podziału umów licencyjnych na licencje ograniczone i pełne oraz wyłączne i niewyłączne, wyróżniamy również licencje aktywne i pasywne. Te pierwsze charakteryzują się koniecznością działania po stronie licencjodawcy w celu umożliwienia korzystania ze znaku towarowego licencjobiorcy np. poprzez zaakceptowanie przez licencjodawcę materiałów promocyjnych licencjobiorcy opatrzonych konkretnym znakiem towarowym. Licencje pasywne różnią się tym, że licencjodawca nie angażuje się w bieżące kwestie związane z używaniem znaku towarowego przez licencjobiorcę. W ramach takiej licencji, uprawniony ze znaku nie ma obowiązku monitorowania czy też kontrolowania działań licencjobiorcy, a jego rola ogranicza się przede wszystkim do udzielenia prawa do korzystania ze znaku.
Kluczowe elementy umowy licencyjnej
Aby umowa licencyjna precyzyjnie odzwierciedlała zgodny zamiar jej stron, musi zawierać podstawowe elementy, wymagane przepisami prawa, jaki i dodatkowe zapisy, które ułatwią jej interpretację i wykonanie. O czym koniecznie należy pamiętać, zasiadając do redagowania umowy licencyjnej na znak towarowy?
Forma umowy
Zgodnie z art. 76 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, umowa licencyjna musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bez względu na rodzaj licencji, który zamierzamy udzielić, przestrzeganie tej formy jest obowiązkowe.
Strony umowy
Niezwykle ważnym elementem umowy licencyjnej jest precyzyjne wskazanie stron umowy. W celu uniknięcia oszustwa należy upewnić się, że osoba lub podmiot podpisujący umowę faktycznie posiada prawo do znaku towarowego. Warto żądać dokumentów potwierdzających władaniem prawa do podpisania umowy. Ponadto, prawidłowe określenie stron umowy – a w szczególności licencjobiorców – pozwoli wskazać jaki podmiot w praktyce będzie mógł korzystać ze znaku towarowego.
Przedmiot umowy
Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, umowa licencyjna powinna szczegółowo określać, jaki znak towarowy jest przedmiotem licencji, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie licencjonowany, przez podanie nazwy znaku oraz jego numeru rejestracyjnego. Warto również ro rozważyć wszystkie istotne aspekty zobowiązania, takie jak rodzaj udzielanej licencji (pełna czy ograniczona), zakres terytorialny jej obowiązywania, sposób używania znaku oraz ewentualne ograniczenia. Im więcej szczegółów związany ze sposobem korzystania ze znaku zostanie zawartych w umowie, tym pozostanie on lepiej zabezpieczony przed potencjalnymi naruszeniami.
Prawa i obowiązki stron
Umowa licencyjna na znak towarowy przyznaje zarówno licencjodawcy jak i licencjobiorcy określone prawa i obowiązki.
Z perspektywy licencjobiorcy najważniejszym obowiązkiem jest zgodne z umową uiszczanie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela znaku. W treści umowy należy ustalić wszystkie aspekty związane z jej pokrywaniem: wysokość, częstotliwość, formę płatności i sposób jej regulowania. Ponadto, licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania ze znaku towarowego zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. Powinien także oznaczyć swoje produkty informacją o posiadanej licencji, poprzez umieszczenia oznaczenia “lic.” w pobliżu znaku towarowego. Zobligowany jest on także do powiadamiania licencjodawcy, o każdym przypadku naruszeniu prawa do znaku, o jakim posiądzie informacje.
Licencjodawca powinien zagwarantować licencjobiorcy możliwość niezakłóconego korzystania ze znaku w zakresie ustalonym umową. W zależności od postanowień umowy, licencjodawca może być zobowiązany do dodatkowych świadczeń np. do kontrolowania jakości towarów, na których pojawiać ma się jego znak towarowy.
Wyjątkowo ważnym aspektem, który należy podnieść w umowie, jest kwestia udzielania sublicencji, czyli zezwolenia licencjobiorcy na dalsze licencjonowanie znaku towarowego. Ustawa Prawo własności przemysłowej pozostawia w tym zakresie decyzyjność stronom, stanowiąc w art. 163 ust. 2, że licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.
Wygaśnięcie / rozwiązanie licencji
Umowa licencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od terminy określonego w umowie, licencja wygasa automatycznie najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Może nastąpić to w wyniku upływu okresu ochrony znaku lub jego unieważnienia. W praktyce oznacza to, że umowa licencyjna powinna zawierać zapisy dotyczące sytuacji, w których licencja wygaśnie. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych konfliktów w przyszłości oraz zabezpieczy interesy stron umowy.
Wpis licencji do rejestru
Zarówno polska Ustawa Prawo własności przemysłowej, jak i Rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, wskazują, że do wpisu licencji w odpowiednim rejestrze (prowadzonym przez Urząd Patentowy lub odpowiednio EUIPO) dochodzi na wniosek zainteresowanego. Kto więc powinien złożyć taki wniosek: licencjobiorca czy licencjodawca?
Zarówno licencjodawca, jaki i licencjobiorca mogą mieć interes w dokonaniu wpisu. Warto zatem określić w umowie, która ze stron będzie odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia. Warto jednak zaznaczyć, że zgłoszenie licencji do rejestru nie wpływa na ważność samej umowy licencyjnej. Upublicznienie informacji o udzieleniu licencji w rejestrze ma natomiast kluczowe znaczenia dla jej skuteczności względem osób trzecich.
Podsumowanie
Udzielenie licencji na znak towarowy może przynieść istotne korzyści zarówno dla licencjodawcy, jak i dla licencjobiorcy. Aby jednak uchronić się przed potencjalnymi problemami i zapewnić pomyślne wykonywanie umowy, kluczowe jest staranne sformułowanie umowy licencyjnej oraz precyzyjne określenie jej rodzaju.
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: Sprzedaż znaku towarowego a licencja, z którego dowiedzą się Państwo, jaki wpływ na umowę licencji ma sprzedaż praw do znaku towarowego.
Pytania i odpowiedzi
Nie, ale licencja na znak towarowy może być elementem umowy franczyzy.
Tak, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może zgłosić naruszenie prawa do znaku towarowego jak i wystąpić z powództwem o naruszenie tego prawa, pod warunkiem uzyskania zgody uprawnionego.
Tak, licencjobiorca ma prawo wstąpić do postępowania o naruszenie prawa do znaku towarowego, aby dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, pod warunkiem, że postępowanie zostało wszczęte przez uprawnionego z tego prawa i zgodnie z zapisami umowy licencyjnej.
Zaufali nam:
