Sprzedaż znaku towarowego a licencja

Zgodnie z art. 163 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. W swojej konstrukcji licencja na znak towarowy jest podobna do umowy licencyjnej na patent – sama ustawa zresztą odsyła do przepisów dotyczących tej materii. Cechą charakterystyczną tego stosunku jest fakt, że uprawniony – a więc licencjodawca – nie wyzbywa się swojego prawa, a jedynie ogranicza je w pewnym zakresie na rzecz licencjobiorcy. Sama umowa zaś jest zbiorem zasad, które regulują w jaki sposób licencjobiorca może korzystać ze znaku, nie naruszając jednocześnie praw licencjodawcy.

Doktryna wyróżnia kilka rodzajów umów licencyjnych na znak towarowy, różniących się zakresem upoważnienia, a także możliwością jego dalszego udzielania. Na tym gruncie wyróżniamy zatem przede wszystkim licencje wyłączne i niewyłączne. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej wyłącznej, uprawniony ze znaku nie będzie mógł udzielać podobnej licencji innym podmiotom. Jeżeli natomiast mielibyśmy do czynienia z licencją niewyłączną, oznaczałoby to, że licencjodawca może udzielić uprawnienia do korzystania ze znaku nieograniczonej liczbie podmiotów.

Innym podziałem umów licencyjnych będzie także podział na licencje pełne i nieograniczone. W tej sytuacji kryterium podziału będzie miało charakter przedmiotowy – bowiem licencje te różnić się będą między sobą zakresem uprawnień. Jeżeli licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania ze znaku w tożsamym zakresie co licencjodawca – będziemy mieć do czynienia z licencją pełną. Jeżeli natomiast zakres ten zostanie ograniczony względem uprawnień właściciela znaku, wtedy będzie należało uznać, że licencja ma charakter ograniczony (niepełny).

Umowa licencji powinna pod rygorem nieważności zostać zawarta na piśmie. Fakt udzielenia licencji może zostać zgłoszony do rejestru znaków towarowych. W treści samej umowy należałoby zawrzeć wszystkie niezbędne elementy merytoryczne, a w szczególności prawidłowo określić strony, kwestię odpłatności, zakres upoważnienia, a także prawa i obowiązki licencjodawcy oraz licencjobiorcy. Nadto dobrze jest uregulować również kwestię ustania umowy licencyjnej. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że znaki towarowe są jednym z najważniejszych i najcenniejszych elementów tzw. know-how. Identyfikują markę, czynią ją rozpoznawalną i nierzadko decydują o sukcesie przedsiębiorcy. Utracenie z dnia na dzień możliwości posługiwania się znakiem towarowym – a co za tym idzie, identyfikowania się pod szyldem określonej marki – może przysporzyć kłopotów zarówno wizerunkowych, jak i finansowych.

Jak zostało przypomniane na wstępie, Ustawa Prawo własności przemysłowej w przypadku braku uregulowania kwestii związanych z prawem ochronnym na znak towarowy wprost, odsyła do przepisów regulujących kwestie patentów. Tak dzieje się również w przypadku zapisów dotyczących umów licencyjnych. Zastosowanie znajdzie więc art. 78 Prawa własności przemysłowej, który stanowi, że w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Co to oznacza w praktyce?

Sformułowanie „przejście” oznacza każdą formę przeniesienia prawa, zarówno sprzedaż jak i darowanie czy dziedziczenie. A zatem co do zasady, jeżeli osoba władająca prawem ochronnym do znaku towarowego dokona przeniesienia tego prawa, licencja udzielona na dany znak towarowy nie wygasa – następca prawny (osoba, która przejęła prawo do znaku) godzi się na korzystanie ze znaku przez licencjobiorcę. Czy nabywca staje się w sposób naturalny „nową” stroną umowy licencyjnej? Jest to kwestia sporna w doktrynie. Badacze prawa spierają się co do tego, czy następca prawny wchodzi w stosunek licencyjny w miejsce swojego poprzednika, czy tylko „znosi” korzystanie ze znaku przez licencjobiorców. Niemniej, z całą pewnością sprzedaż prawa ochronnego do znaku towarowego nie powoduje wygaśnięcia udzielonych licencji z mocy prawa.

Warto jednak zaznaczyć, że umowa licencji jest umową konsensualną, co oznacza że strony umowy przystępują do niej dobrowolnie i w taki sam sposób kształtują jej postanowienia. Przysługuje im swoboda decydowania o treści umowy, która wynika z zasady swobody umów z art. 353¹ Kodeksu cywilnego. Możliwe będzie zatem odmienne uregulowanie kwestii ciągłości umowy w przypadku zbycia prawa do znaku. Wówczas należałoby dokładnie określić obowiązki licencjodawcy w zakresie informowania licencjobiorcy o przeniesieniu prawa ochronnego do znaku. Przede wszystkim warto byłoby wskazać termin, w jakim licencjodawca powinien poinformować licencjobiorcę o planowanym transferze prawa i wskazać skutki, jakie ten fakt ze sobą niesie.

Przyglądając się z bliska postanowieniom dotyczącym sprzedaży prawa do znaku oraz dotyczącym udzielenia licencji, można zacząć zastanawiać się, czym różnią się te dwie instytucje i która z nich jest korzystniejszym rozwiązaniem dla stron stosunku. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że sprzedaż prawa ochronnego do znaku powoduje przejście całości praw na nowego nabywcę. Wraz z tym prawem na nabywcę znaku przechodzi uprawnienie do dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z naruszeniami prawa do znaku. Czy licencjobiorca także może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego? Art. 163 ust. 11 Prawa własności przemysłowej stanowi, że tak, ale tylko za zgodą uprawnionego z tego prawa.

Licencjobiorca wyłączny może jednak wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Na pierwszy rzut oka dzięki temu widać, że zakres uprawnień nabywcy prawa ochronnego do znaku będzie nieporównywalnie szerszy od licencjobiorcy. Nabywcy przysługiwać będą prawa wyłączne, licencja zaś będzie stanowiła jedynie obciążenie na jego prawach. Należy także zwrócić uwagę, że licencja zwykle ma określony czas trwania, gdy tymczasem przeniesienie własności ma charakter trwały.

A z perspektywy uprawnionego do znaku – chciałoby się zapytać – które rozwiązanie jest korzystniejsze? Sprzedać, czy udzielić licencji? Cóż, wszystko zależy od tego, czego uprawniony oczekuje od transakcji. Zawarcie umowy licencyjnej pozwala mu zachować prawo do znaku i władztwo nad nim, a jednocześnie przy założeniu odpłatności tej umowy, zagwarantować stały dopływ środków. Sprzedaż prawa do znaku pozwoli mu na pozyskanie jednorazowo większej sumy, ale też przeniesie całość jego praw na zupełnie inny podmiot.

Zarówno do ważności umowy sprzedaży, jak i licencji znaku towarowego wymagana jest forma pisemna. Strony transakcji nie mogą więc poprzestać na formie ustnej lub e-mailowej, choć mają możliwość skorzystania z formy elektronicznej. Niedochowanie formy pisemnej w przypadku sprzedaży lub licencji skutkuje bezwzględną nieważnością umowy.

Warto pamiętać, że umowa licencji zachowuje swoją ważność niezależnie od tego, kto jest właścicielem znaku towarowego. Pozostając przy przykładzie lokalu, właściciel nieruchomości może ją sprzedać i nie musi uzyskiwać na to zgody najemcy. Co więcej przechodzą na niego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, chyba że strony postanowiły inaczej w treści umowy. Tak samo w przypadku znaków towarowych, ich sprzedaż w żaden sposób nie wpływa na uprawnienie do korzystania ze znaku przez licencjobiorcę.

Oczywiście w kontrakcie można przewidzieć inne rozwiązanie, np. obowiązek licencjodawcy do powiadomienia licencjobiorcy o planowanej sprzedaży z 30-dniowym wyprzedzeniem i prawo licencjobiorcy do rozwiązania w takiej sytuacji umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Prawem ochronnym do znaku towarowego można rozporządzać wedle własnej woli. Przeniesienie tego prawa nie skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów licencyjnych, na podstawie których udostępniono do korzystania znak innym podmiotom. Chociaż umowa sprzedaży prawa ochronnego do znaku i umowa licencji na pierwszy rzut oka są do siebie podobne w skutkach, warto pamiętać, że nabywcy znaku będzie przysługiwał ogół praw ochronnych, podczas gdy licencjobiorca będzie ograniczony zakresem upoważnienia.