Szkodliwość dla renomy znaków towarowych: czym jest tarnishment?

Do stwierdzenia, że doszło do zaciemnienia znaku towarowego niezbędne jest:

• wytworzenie negatywnego przekonania o związku między znakami po stronie odbiorców;

• negatywny lub szkodliwy wpływ późniejszego znaku towarowego na oznaczenie, które wyróżnia się renomą.

Podmiot, który zgłosił sprzeciw w stosunku do zarejestrowanegoznakutowarowego musi więc udowodnić, że oznaczane nim towary lub usługi zmniejszają „siłę przyciągania” znaku renomowanego (np. sprawa R0240/2004-2 Waterford i wykorzystanie renomowanego oznaczenia kryształowych wyrobów szklanych do nazewnictwa wina).

Warto podkreślić, że w toku postępowania nie są brane pod uwagę zarzuty dotyczące „gorszej jakości” towarów lub usług znaku kwestionowanego. Analizie podlegają jedynie klasy towarów według Klasyfikacji Nicejskiej in abstracto.

Wynika z tego, że szkodliwe skutki stosowania oznaczenia muszą dotyczyć ogólnych właściwości towarów, które są związane z ich typologią, ale nie wad i zalet asortymentu konkretnego producenta (vide: sprawa R 0297/2011-5 Kappa, gdzie użyto renomowanego znaku Kappa wykorzystywanego do oznaczania odzieży i obuwia sportowego do nazewnictwa wyrobów tytoniowych).

Ustalenie, czy w danym przypadku doszło do degradacji znaku towarowego wymaga dobrej znajomości prawa IP oraz orzecznictwa (zarówno polskiego, jak i międzynarodowego).

Ocena naruszenia renomy nigdy nie sprowadza się do subiektywnego przekonania przedsiębiorcy o wartości własnych towarów, ale musi uwzględniać również takie kwestie jak transferowane wartości (np. zdrowy tryb życia), poczucie luksusu czy docelowy krąg odbiorców znaku renomowanego.

Jak wykazać renomę znaku towarowego?

Aby bronić się przed degradacją znaku towarowego, przedsiębiorca wnoszący sprzeciw od rejestrowanego znaku towarowego musi być w stanie wykazać jego renomę. Choć w przepisach znaczenie tego waloru nie zostało precyzyjnie określone, na kanwie orzecznictwa przyjmuje się, że chodzi o znak szeroko znany wśród docelowych odbiorców towaru lub usługi (vide: wyrok w sprawie Chevy, sygn. C-375). Ustalając renomę znaku, urzędy patentowe (w każdym państwie członkowskim UE) biorą pod uwagę takie kryteria jak:

• pozycja znaku towarowego w świadomości odbiorców;

• udział w rynku, czyli odsetek całkowitej sprzedaży na konkretnym obszarze;

• częstotliwość używania znaku (rozumiana jako wolumen sprzedaży lub całkowita wartość sprzedaży);

• zasięg geograficzny używania,

• czas używania (im dłuższy, z tym potencjalnie większą ilością konsumentów znak mógł się zetknąć);

• charakter, skala oraz intensywność podejmowanych działań promocyjnych.

Nie jest to oczywiście lista zamknięta. Do oceny renomy brane są pod uwagę również takie kryteria jak ilość przyznanych nagród i wyróżnień, czy skuteczność egzekwowania praw ze znaku towarowego w przeszłości.

Renomowane znaki towarowe cieszą się większą rozpoznawalnością wśród odbiorców niż znaki towarowe „zwykłe”, ale żaden akt prawny nie wymienia enumeratywnej listy dowodów, których przedłożenie będzie równoznaczne ze stwierdzeniem renomy.

Ciężar wykazania istnienia renomy oraz jej „mocy” spoczywa na podmiocie składającym sprzeciw. To on musi przekonać Urząd Patentowy, że znak wcześniejszy jest szeroko znany danej grupie odbiorców. Zagadnienia czysto faktyczne mogą zostać wzięte pod uwagę z urzędu (stanowią wtedy domniemanie w sprawie).

Zgodnie z art. 97 ust. 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie znaku towarowego UE, w każdym postępowaniu przez Urzędem środki udostępniania i pozyskiwania dowodów obejmują:

• wysłuchanie stron;

• żądanie przedstawienia informacji;

• przedstawienie dokumentów i materiału dowodowego;

• przesłuchanie świadków;

• opinie biegłych;

• pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone lub mające podobny skutek, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie.

W praktyce, do wykazania renomy strony najczęściej przedstawiają następujące dowody:

• oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone;

• decyzje sądów, organów administracyjnych lub Urzędu Patentowego;

• badania opinii publicznej i badania rynkowe;

• wyniki z audytu lub kontroli oraz sprawozdania z wynikami gospodarczymi;

• nagrody, wyróżnienia i certyfikaty;

• artykuły w prasie i powszechnie dostępnej, specjalistycznej oraz sieci;

• faktury i inne dokumenty handlowe;

• reklamy i materiały promocyjne.

Lista dopuszczalnych dowodów jest otwarta i powinna być każdorazowo dopasowana do okoliczności sprawy. Dlatego przed złożeniem sprzeciwu, warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach spornych, którzy pomogą dobrać strategię działania do okoliczności sprawy.

Zaciemnienie a zatarcie znaku towarowego

Warto podkreślić, że zaciemnienie znaku towarowego (ang. tarnishment) nie jest tym samym, co jego zatarcie, zwane także rozmyciem lub pomniejszeniem (ang. blurring). O ile w pierwszym przypadku chodzi o godzenie w renomę wcześniejszego znaku towarowego, zatarcie dotyczy osłabienia jego mocy odróżniającej.

Z osłabieniem przez rozmycie mamy do czynienia, kiedy późniejszy znak towarowy, podobny do wcześniejszego znaku renomowanego, jest używany do oznaczania towarów, które nie kojarzą się odbiorcą z asortymentem właściciela wcześniejszego znaku (np. sprzedawanie zapalniczek Aston Martin). Rozwodnienie znaku towarowego prowadzi do osłabienia, w przekonaniu konsumenta, łączności między oznaczeniem a towarami lub usługami przedsiębiorcy.

W sprawie C-252/07 Intel Trybunał stwierdził, że do udowodnienia rozmycia niezbędne jest wykazanie przez wnoszącego sprzeciw zmiany rynkowego zachowania docelowych odbiorców jego towarów lub usług lub też wysokiego prawdopodobieństwa, że w przyszłości taka zmiana nastąpi.

W tej samej sprawie organ zwrócił uwagę, że sam fakt zwrócenia przez konsumenta uwagi na dwa, podobne do siebie oznaczenia, to zbyt mało, aby przesądzić o zatarciu znaku towarowego.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że o zatarciu można mówić już po pierwszym użyciu znaku podobnego. Wprawdzie on sam nie powoduje zmniejszenia zdolności odróżniającej znaku renomowanego, ale potencjalnie może zapoczątkować kaskadę zdarzeń, które właśnie do tego doprowadzą.

Zaciemnienie i rozmycie jako formy rozwodnienia znaku towarowego

Warto podkreślić, że zarówno tarnishment, jak i blurring są działaniami, które prowadzą do rozwodnienia znaku towarowego (tzw. trademark dilution). Choć przesłanki determinujące rodzaj szkodliwości różnią się między sobą, w obu przypadkach dochodzi do naruszenia zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego lub potencjalnie może do niej dojść.

W przypadku sporu powód nie musi wykazywać podobieństwa między towarami lub usługami, nie jest także istotne, czy marka poniosła szkodę, a jeżeli tak, w jakiej wysokości. Do dochodzenia swoich uprawnień wystarczy wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody.