Na czym polega walidacja patentu europejskiego?

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich przewiduje możliwość ubiegania się przez wnioskodawcę o udzielenie patentu na wynalazek poprzez złożenie wniosku do Europejskiego Urzędu Patentowego. Aby jednak korzystać z ochrony, niezbędne jest przeprowadzenie walidacji patentu na terenie wybranych państw, które podpisały konwencję. Na czym polega i jak przebiega walidacja?

Czym jest patent europejski i kiedy można się o niego ubiegać?

Patent europejski jest przyznawany przez EPO (Europejski Urząd Patentowy – ang. European Patent Office) na podstawie przepisów konwencji o patencie europejskim wraz z przepisami wykonawczymi. Przeprowadzenie procedury patentowej pozwala na uzyskanie ochrony w każdym państwie będącym członkiem konwencji w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłaszający może wnosić o udzielenie patentu europejskiego dla jednego lub wielu umawiających się państw, przy czym w każdym umawiającym się państwie patent europejski wywiera skutek identyczny do patentu krajowego (możliwe są też walidacje patentów europejskich). W Polsce skutki udzielenia patentu europejskiego reguluje ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 6 ust. 1 tej ustawy zrównuje patent europejski z patentem krajowym, a europejski urząd patentowy informacji.

Minimalny okres ochrony gwarantowanej patentem europejskim wynosi 20 lat, ale państwa członkowskie mogą wydłużyć ten czas w sytuacjach:

• o charakterze kryzysowym (np. wojna);

• kiedy wprowadzenie na rynek produktu objętego zgłoszeniem wymaga uzyskania zezwolenia przewidzianego prawem.

W rzeczywistości patenty europejskie same nie kreują uprawnień, ale stanowią szereg patentów krajowych, o skutkach analogicznych jak patent udzielany przez właściwy urząd danego państwa. Procedura udzielenia patentu europejskiego składa się z dwóch etapów. Na każdym z nich warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów z doświadczeniem w branży IP, którzy zagwarantują sprawny przebieg procesu zgłoszeniowego i zadbają o dochowanie formalności.

Badanie patentu przez EPO

Pierwszy etap rozpoczyna złożenie wniosku o udzielenie patentu na formularzu udostępnionym przez EPO. Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe zostanie złożone do urzędu krajowego, ten przekazuje je do urzędu europejskiego. Zgodnie z art. 41 przepisów wykonawczych wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

• wniosek o udzielenie patentu europejskiego;

• tytuł wynalazku, który jasno i zwięźle określa przeznaczenie tego wynalazku;

• dane zgłaszającego oraz kraj, w którym posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę;

• wskazanie pełnomocnika, jeżeli zgłaszający korzysta z jego usług;

• podpis;

• wykaz dokumentów załączonych do wniosku.

Wniosek jest badany pod kątem formalno-prawnym. Następnie wnioskodawca otrzymuje opinię eksperta EPO w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku. Wynalazek może otrzymać patent europejski, jeżeli – zgodnie z art. 52 ust. 1 konwencji – są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania.

Nowość wynalazku oceniana jest w relacji do aktualnego stanu techniki na dzień przed dniem zgłoszenia. Z kolei przesłanka poziomu wynalazczego oznacza, że w ocenie specjalisty wynalazek nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Do wykazania przemysłowej zastosowalności wystarczy, aby wynalazek mógł być wykorzystany w jakiejkolwiek części przemysłu, w tym w rolnictwie.

Pozytywna ocena zgłoszenia kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego. Aby jednak zgłaszający mógł korzystać z efektywnej ochrony patentowej, musi przeprowadzić tzw. walidację patentu. Co to takiego?

Czym jest walidacja patentu europejskiego?

Walidacja patentu europejskiego to nic innego, jak „aktywowanie” ochrony na wybranym terytorium. W tym celu niezbędne jest dostarczenie do krajowego urzędu patentowego tłumaczenia patentu w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego, utrzymaniu go w mocy w formie zmienionej lub jego ograniczeniu (w rezultacie przeprowadzonego postępowania sprzeciwowego). Termin ma charakter nieprzywracalny.

Tłumaczenie patentu obejmuje komplet dokumentacji, w tym:

• opis wynalazku;

• zastrzeżenia patentowe;

• rysunki.

Ochrona tymczasowa patentu europejskiego

Procedura walidacyjna jest czasochłonna, dlatego w okresie między publikacją zgłoszenia przez EPO a uznaniem wynalazku za chroniony na terytorium kraju mogłoby wystąpić ryzyko naruszenia interesów wynalazcy. Aby zapobiec takim sytuacjom, konwencja o patencie europejskim wprowadza ochronę tymczasową zgłoszenia w art. 67. Na gruncie tego przepisu od daty publikacji europejskie zgłoszenie patentowe przyznaje zgłaszającemu tymczasową ochronę w zakresie, jaki jest przewidziany dla patentu krajowego w państwach wskazanych w zgłoszeniu.

Nawet jeżeli dane państwo nie chce przyznawać pełnej ochrony patentu w okresie przejściowym, nie może być ona mniejsza niż ta, przewidziana dla niebadanych zgłoszeń patentowych. Dodatkowo każde z państw będących sygnatariuszem konwencji ma obowiązek zapewnić możliwość dochodzenia odszkodowania – w wysokości stosownej do okoliczności sprawy – na zasadach takich samych jak w przypadku naruszenia prawa do patentu krajowego. Państwa mają prawo uzależnić ochronę od dostarczenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na jeden z ich urzędowych języków.

Jak przebiega ochrona patentów europejskich na terytorium RP

Walidację patentu przez UPRP można podzielić na dwa etapy – pierwszy obejmuje formalne sprawdzenie wniosku. Drugi dotyczy kwestii związanych z uiszczaniem opłat.

Badanie formalne wniosku

Aby patent europejski przyznawał ochronę na terytorium RP w pierwszej kolejności przy przekazywaniu tłumaczenia patentu, należy wskazać Rzeczpospolitą Polską jako państwo wyznaczone. Wynika to z faktu, że po wydaniu decyzji przez EPO zgłoszenie staje się „wiązką patentów” (ang. a bundle of patents), które będą analizowane w każdym państwie z osobna. Brak takiego wyznaczenia lub złożenie dokumentów po upływie 3-miesięcznego terminu jest równoznaczne z brakiem udzielenia ochrony. Tłumaczenie należy złożyć na nośniku elektronicznym.

Zgłoszenie do UPRP musi zostać dokonane przez osobę uprawnioną. Jeżeli po dacie publikacji, a przed złożeniem wniosku o walidację do UPRP doszło do zmiany osoby uprawnionej, niezbędne jest przedłożenie dokumentów wskazujących na podstawę zmiany (zwykle będzie to sprzedaż i związana z nią umowa cesji prawa z patentu). UPRP wprost wskazuje na swojej stronie, że przedłożenie zaświadczenia z Europejskiego Rejestru Patentowego nie będzie wystarczające.

Pracownicy Urzędu Patentowego weryfikują również spełnienie przez patent wymagań określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. W załączniku nr 1 określa ono kilkadziesiąt warunków, które muszą zostać spełnione przez każdy wynalazek objęty zgłoszeniem, w tym np.:

• wszystkie części zgłoszenia (opis, zastrzeżenia, rysunek oraz skrót opisu) powinny być przedstawione w takiej formie, aby były w pełni czytelne we wszystkich szczegółach po reprodukcji ze zmniejszeniem liniowym do 2/3;

• wszystkie elementy danej figury rysunku powinny być we właściwej proporcji w stosunku do pozostałych elementów tej figury, chyba że użycie innej proporcji jest niezbędne dla czytelności figury;

• jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń odsyłających , zaleca się dołączenie do zgłoszenia oddzielnego arkusza, zawierającego wszystkie oznaczenia odsyłające i przyporządkowane im wszystkie nazwy elementów nimi oznaczonych

Wiele z wymagań formalnych jest bardzo szczegółowych, dotyczy sposobu przedstawienia patentu, opisania zgłoszenia i wypełnienia formularzy. Osobie bez doświadczenia w zakresie procedur toczących się przed Urzędem Patentowym może być trudno każde z nich zweryfikować samodzielnie. W razie braków lub wątpliwości dotyczących zgodności zgłoszenia z rozporządzeniem, urząd wezwie zgłaszającego do złożenia wyjaśnień.

Uiszczenie opłat za patent europejski

Po sprawdzeniu formalnej poprawności wniosku Urząd Patentowy wezwie zgłaszającego do uiszczenia opłaty za publikację tłumaczenia w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zgodnie z zamieszczoną w nim tabelą, za publikację informacji dotyczących patentu europejskiego pobiera się opłatę w wysokości 90 zł dla:

• złożenie tłumaczenia patentu europejskiego (pierwotnego oraz poprawionego);

• złożenia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie lub ograniczonego na wniosek uprawnionego;

• złożenia tłumaczenia sprostowanego patentu europejskiego.

Jeżeli objętość zgłoszenia przekracza 10 stron, od każdej następnej strony pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Oczywiście utrzymanie ochrony patentowej wymaga uiszczania cyklicznych opłat z tego tytułu. Krajowy urząd patentowy pobiera opłatę począwszy od roku następującego po roku opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego przez UPO. Opłaty za patent europejski są takie same jak w przypadku patentu krajowego. W razie opóźnienia do 6 miesięcy ochronę można podtrzymać poprzez uiszczenie opłaty dodatkowej.

Jak długo trwa walidacja patentu europejskiego?

Jeżeli przekazana do krajowego urzędu patentowego dokumentacja nie zawiera braków, publikacja odbywa się niezwłocznie (zwykle w terminie 2 miesięcy) poprzez umieszczenia informacji w bezpłatnym czasopiśmie WUP (Wiadomości Urzędu Patentowego), które jest dostępne powszechnie i bezpłatnie e postaci cyfrowej. Właśnie w tym celu potrzebne jest złożenie treści tłumaczenia zapisanej na trwałym nośniku.

Patent europejski pozwala na skrócenie procedury objęcia zgłoszenia ochroną w wielu krajach. Jednocześnie unieważnienie patentu w jednym państwie nie pociąga za sobą automatycznie nieważności wszystkich patentów po walidacji. Choć patenty europejskie nie dają możliwości uzyskania ochrony w wielu państwach jednocześnie, jak ma to miejsce w przypadku patentu o jednolitym skutku, jest to opcja warto rozważenia przez każdą firmę, która planuje globalną strategię ochrony własności intelektualnej.