Adrianna Pielaszek
|
4 marca 2022
Spis treści

Znaki towarowe pozwalają odróżnić towary oraz usługi przedsiębiorstwa od konkurencji. W dobie gospodarki wolnorynkowej ta dystynkcja jest niezwykle ważna, ponieważ umożliwia zbudowanie silnej marki, która będzie rozpoznawalna przez odbiorców.

Najsilniejsze znaki towarowe są określane mianem znaków renomowanych, czyli takich, które w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa zasługują na silniejszą ochronę niż ich zwykłe odpowiedniki. Wyjaśniamy, czym jest renomowany znak towarowy i na kilku przykładach pokazujemy, jak daleko sięga jego ochrona.

Czym jest renomowany znak towarowy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ żadne przepisy nie wprowadzają definicji renomowanego znaku towarowego. Nie wyodrębnia się także specjalnej procedury rejestracyjnej – każdy znak towarowy zgłasza się w taki sam sposób.

Pewną wskazówkę co do definicji renomowanego znaku towarowego można znaleźć w orzecznictwie ETS. W wyroku z dnia 14 września 1999 r., sygn. C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy) wskazano, że elementami, które mogą decydować o renomie znaku, są:

  • zwiększona ilość nabywców danego produktu lub towaru;

  • terytorium, na którym istnieje dostępność danego produktu oznaczonego znakiem towarowym;

  • okres jego stosowania przez przedsiębiorcę;

  • charakter odróżniający znak od pozostałych znaków towarowych;

  • forma i intensywność stosowanej reklamy (także w innych dziedzinach, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem działalności firmy).

Poza posiadaniem przez renomowany znak towarowy szerokiej rozpoznawalności niezbędnym elementem jest także jakość, prestiż i pozytywna wartość w oczach odbiorcy. To dlatego stwierdzenie renomy dla wielu marek (np. powiązanych z aferami finansowymi na szeroką skalę) jest bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Znak towarowy GetBack, Rentier D.K. lub Finroyal chyba nikomu nie kojarzyłby się pozytywnie.

Z biegiem czasu wskazówki udzielone przez ETS dotyczące określania renomy znalazły odzwierciedlenie także w krajowym orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 rok, sygn. GSK 359/07).

To, czy dana marka posiada renomę, jest jednak ustalane dopiero na etapie ewentualnego postępowania spornego, kiedy właściciel znaku towarowego powołuje się na tę okoliczność i każdorazowo jest oceniane odrębnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że o renomie decyduje szeroko rozumiany prestiż, rozpoznawalność i głęboko zakorzeniona świadomość co do jakości oferowanych towarów lub usług.

Ważne jest, aby podczas ustalania rozpoznawalności renomy badać docelowego odbiorcę, jeżeli jest on możliwy do ustalenia. W praktyce oznacza to, że w kontekście np. profesjonalnego sprzętu sportowego Dynafit miarodajną jest rozpoznawalność wśród zawodowych sportowców, ale w przypadku np. znaku Coca-Cola lub Porsche zasięg znaku jest praktycznie nieograniczony. Nie ma również gotowego algorytmu, który pozwoliłby odpowiedzieć na pytanie, jaki procent odbiorców musi uznać dany znak towarowy, aby był on renomowany.

Jak można wykazywać renomę znaku towarowego? Pomocne będą:

  • wcześniejsze decyzje Urzędu Patentowego lub EUIPO, wyroki sądów;

  • wyniki ankiet i badań społecznych;

  • materiały promocyjne i reklamowe;

  • wyniki audytów i inspekcji;

  • przyznane certyfikaty i nagrody;

  • rachunki i faktury;

  • dokumenty wykazujące wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ochronie zastrzeżonego znaku towarowego lub musisz wykazać jego rozpoznawalność, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawników wykwalifikowanych w prawie IP.

Poszerzona ochrona renomowanego znaku towarowego

Zwykły znak towarowy zapewnia ochronę w przypadku oznaczania przez konkurencję towarów lub usług identycznych albo takich samych. W rezultacie stwarza to u odbiorców ryzyko wprowadzenia w błąd co do tożsamości tych dóbr lub powiązania przedsiębiorstw. Czym różni się zakres ochrony w przypadku znaków renomowanych?

Wskazuje się, że renomowany znak towarowy może skorzystać z rozszerzonej ochrony, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

  • renomowany znak towarowy został skutecznie zarejestrowany wcześniej niż znak kwestionowany,

  • kolidujące ze sobą znaki są identyczne lub podobne,

  • zostało ustalone, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą (na terenie danego kraju lub w Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju znaku),

  • dalsze używanie kwestionowanego znaku byłoby szkodliwe dla renomy lub zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego albo przyniosłoby zgłaszającemu nienależytą korzyść.

Ochrona przed nieuzasadnionymi korzyściami to tak naprawdę rodzaj pasożytnictwa gospodarczego. Rozpoznawalność renomowanego znaku towarowego sprawia, że przedsiębiorca posługujący się oznaczeniem do niego podobnym ma zdecydowanie łatwiejszą drogę do pokonania, aby jego znak zakorzenił się w świadomości odbiorców.

Często bywa tak, że renoma danego znaku towarowego jest kojarzona z konkretnym rodzajem produktów lub usług (np. samochody Volkswagen). Poprzez rejestrację podobnego znakutowarowego dla zupełnie innych towarów (np. kawy) może dojść do tzw. rozwodnienia znaku towarowego, czyli utraty mocy skojarzenia.

Ochrona przed szkodą dla marki jest potrzebna, kiedy nowy znak towarowy dotyczy towaru, który powszechnie jest uważany za „gorszy” i mało luksusowy (np. próba rejestracji nazwy znanych perfum na oznaczanie trutki na szczury).

Co to oznacza, że renomowany znak towarowy korzysta z poszerzonej ochrony? Zasadnicze uprawnienia właściciela znaku nie ulegają zmianie. Oznacza to, że nadal może on:

  • złożyć sprzeciw w stosunku do znaku zgłoszonego później,

  • wnosić o unieważnienie późniejszego znaku towarowego.

Zasadnicza różnica polega na tym, że uprawnienia te można egzekwować w stosunku do usług i towarów, które są zupełnie inne niż towaru lub usługi oznaczane renomowanym znakiem handlowym (np. samochody Porsche a telefony komórkowe oznaczone tym samym znakiem towarowym).

Co więcej, nie ma potrzeby wykazywania ryzyka pomyłki wśród odbiorców znaku towarowego dotyczącej pochodzenia towarów lub usług albo powiązania przedsiębiorstw. Wystarczy, że jego właściciel wykaże, że potencjalni odbiorcy dostrzegają podobieństwo między spornymi znakami. Stopień tego podobieństwa jest za każdym razem ustalany indywidualnie i obejmuje takie przesłanki, jak:

  • podobieństwo między znakami oraz zbieżność dóbr i usług, które są nimi oznaczane,

  • docelowy krąg odbiorców,

  • stopień renomy pierwszego znaku towarowego.

W orzecznictwie TSUE wskazuje się, że przedsiębiorca nie musi czekać, aż w wyniku używania spornego znaku towarowego dojdzie do naruszenia jego interesów. Powinien jednak być w stanie wykazać istotne prawdopodobieństwo, że dojdzie do powstania szkody.

Jak daleko sięga ochrona renomowanych znaków towarowych?

Przyjrzyjmy się kilku przykładom sporów o zasięg renomowanego znaku towarowego, które dobrze obrazują zasięg ochrony IP.

Hugo Boss vs. Boss Shot (sygn. R 1221/2019-2)

Angielska marka Boss Shot Ltd złożyła wniosek do EUIPO o rejestrację znaku towarowego zawierającego w swojej nazwie słowo “BOSS” dla oznaczania aromatów oraz wyrobów tytoniowych (papierosów). Firma Hugo Boss wniosła sprzeciw w stosunku do zgłoszonego oznaczenia.

Po długiej batalii (strony wnioskowały o ponowne rozpoznanie sprawy) sprzeciw Hugo Boss został odrzucony. Stwierdzono, że towary dla których ma zostać zarejestrowany znak towarowy Boss Shot, różnią się na tyle od towarów marki Hugo Boss, że nie istnieje możliwość dostrzeżenia podobieństwa między oboma oznaczeniami. Przy ocenie uwzględniono następujące kryteria:

  • docelowymi odbiorcami byli mieszkańcy wszystkich państw członkowskich;

  • znaki są do siebie podobne w przeciętnym stopniu;

  • renoma marki Hugo Boss rozciąga się na określone klasy towarów (biżuteria, zegarki, ubrania, buty, dodatki odzieżowe), ale nie koliduje z towarami sprzedawanymi przez Boss Shot;

  • nie dostrzeżono związku między klasami towarów oferowanych przez jednego i drugiego producenta.

Wniosek: renomowane znaki towarowe oferują szeroki zasięg ochrony, ale nawet ona ma granice.

Iron & Smith vs. Unilever (sygn. C-125/14)

Innym przykładem zasięgu znaku renomowanego jest próba zarejestrowania przez spółkę Iron&Smith oznaczenia geograficznego “be impulsive” na terenie Węgier. Unilever złożył sprzeciw, powołując się na zarejestrowany wcześniej znak „Impulse”. Co istotne, Unilever nie prowadził działalności na Węgrzech.

Choć pierwsza decyzja była niekorzystna dla Unilever, po rozpatrzeniu odwołania przez TSUE stwierdzono, że terytorium jednego państwa wspólnotowego jest wystarczające dla ustalenia renomy. Nie ma przy tym znaczenia, czy podmiot prowadzący sprzeciw prowadzi działalność na danym obszarze, ponieważ dla ustalenia powiązania między znakami wystarczy potencjalnie „duża grupa odbiorców”.

Wniosek: renomowany znak towarowy może zagwarantować ochronę nawet w innym państwie członkowskim, niż jest obecny w formie np. intensywnej reklamy lub dostępnych towarów.

Lionel Messi vs. Massi J.M-E.V. (sygn. C-449/18P)

O naruszenie renomy do znaku towarowego spierał się również znany argentyński piłkarz. Kiedy w jego imieniu złożono wniosek o rejestrację znaku towarowego MESSI (m.in. dla odzieży sportowej, butów sportowych), sprzeciw złożyła firma MASSI J.M-E.V. (posługująca się znakiem towarowym MASSI dla oznaczania m.in. sprzętu kolarskiego).

W toku postępowania stwierdzono, że renoma przypisana do nazwiska piłkarza jest tak silna, że tworzy wyraźną różnicę między słowami „messi” oraz „massi”. Tym samym rejestracja znaku towarowego MESSI nie wprowadza odbiorców w błąd co do obu znaków towarowych.

Wniosek: sama renoma może sprawić, że znak zgłaszany później otrzyma ochronę niezależnie od znaku zgłoszonego wcześniej.

Hugo Boss vs. Cannaboss Global SRL (sygn. R 1089/2020-2)

Rumuńska spółka Cannaboss Glbal SRL domagała się zarejestrowania słowno-graficznego znaku towarowego dla suplementów diety oraz związanej z nimi reklamy. Firma Hugo Boss złożyła sprzeciw w stosunku do zgłoszenia, wskazując, że zgłoszony poprzednio znak towarowy obejmuje częściowo tę samą klasę towarów i usług – reklama, marketing i usługi promocyjne (klasa 35) i zawiera słowo, które może sprawić, że odbiorcy obu znaków będą je ze sobą łączyli.

Po rozpatrzeniu sporu jedynie częściowo utrzymano sprzeciw (w stosunku do podobieństwa usług), wskazując, że:

  • zakres zgłoszonych towarów i usług dla znaku towarowego Hugo Boss jest tożsamy lub szerszy niż zakres znaku oponenta;

  • obie marki w zakresie usług identycznych adresują je do tego samego grona odbiorców na terenie całej Unii Europejskiej;

  • znaki są podobne do siebie w przeciętny stopniu poprzez użycie słowa „BOSS”;

  • nie stwierdzono podobieństw między towarami jednej i drugiej marki i wykluczono możliwość pomyłki co do ich pochodzenia.

Wniosek: podobieństwo brzmienia znaku towarowego nie zawsze jest wystarczające do uznania, że towar lub usługa jest skonfliktowana ze wcześniejszym znakiem towarowym i nie musi powodować ryzyka omyłki odbiorców.

Dlaczego warto starać się o ochronę marki?

Adrianna Pielaszek

Renoma przedsiębiorstwa budowana jest przez lata. Składają się na nią działania wielu osób, a zysk z tego tytułu jest wynikiem ciężkiej pracy. Aby mieć pewność, że nikt nie żeruje na rozpoznawalności przedsiębiorstwa, warto zlecić ochronę marki profesjonalistom.Dbając o dobra własności intelektualnej, sprawiasz, że Twoja firma staje się powszechnie rozpoznawalna przez odbiorców i pozwoli Ci się wyróżnić na tle konkurencji.

Adrianna Pielaszek

Prawnik



Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 5)