Umowa licencyjna do korzystania z zarejestrowanego wzoru przemysłowego na terenie państw UE i nie tylko

Umowa licencyjna na korzystanie z zarejestrowanego wzoru przemysłowego przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści majątkowych i brandingowych:

• możliwość zwiększenia rozpoznawalności marki na innych obszarach geograficznych i wśród szerszej grupy odbiorców;

• licencja pozwala ściśle określić zakres korzystania ze wzorów przemysłowych, co zmniejsza ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, modyfikacji lub użycia w sposób, który mógłby godzić w dobre imię marki;

• szansa na rozszerzenie zasięgu biznesu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności – za utrzymanie odpowiedniej infrastruktury może być odpowiedzialny licencjobiorca, ale nabywcy nadal widzą markę licencjodawcy;

• zwiększenie zysków poprzez pobieranie wynagrodzenia za udzielenie licencji.

Warto pamiętać, że prawo do zarejestrowanego wzoru przemysłowego wygasa, jeżeli nie zostało ono opłacone w odpowiednim terminie, a ochrona nie została przedłużona na kolejny okres. W takiej sytuacji właściwy urząd patentowy wyda decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji.

Co powinna zawierać umowa licencji na wzór przemysłowy?

Umowa licencyjna to rodzaj kontraktu, który jest zawierany między uprawnionym do prawa własności przemysłowej, np. wzoru przemysłowego (licencjodawcą) a osobą, która będzie z niego korzystała (licencjobiorcą).

Umowa licencyjna dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Przepisy prawa własności przemysłowej dają szeroki margines swobody, jeżeli chodzi o kształtowanie jej postanowień, dlatego formułując poszczególne klauzule, warto rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie licencyjnej?

Podstawowe elementy umowy licencji to:

• oznaczenie stron oraz wskazanie miejsca i daty zawarcia umowy,

• określenie przedmiotu umowy,

• wskazanie typu licencji (wprost lub poprzez opisanie praw i obowiązków stron),

• oznaczenie wynagrodzenia za korzystanie ze wzoru przemysłowego i sposobu jego uiszczenia,

• czas trwania licencji,

• zakres terytorialny licencji,

• zabezpieczenia interesów stron,

• klauzula prawa właściwego i klauzula prorogacyjna.

Rodzaj licencji

W praktyce wyróżnia się umowy licencyjne, które mogą być:

• pełne lub ograniczone,

• wyłączne lub niewyłączne.

Licencja pełna oznacza, że korzystający może wykorzystywać dany wzór przemysłowy w takich samych granicach jak licencjodawca. Jeżeli umowa ma ograniczać zakres dopuszczalnego używania, strony powinny zadbać o precyzyjne opisanie w umowie pól eksploatacji.

Warto przy tym pamiętać, że pola eksploatacji wymieniane są enumeratywnie i nie można ich domniemywać. Strony nie mogą też odnosić się do sposobów lub technologii wykorzystania w sposób otwarty, ze wskazaniem wszystkich potencjalnych rozwiązań, jakie mogą się pojawić w przyszłości.

Z kolei licencje niewyłączne umożliwiają udzielenie prawa do korzystania z prawa własności przemysłowej innym osobom na tych samych polach eksploatacji. Ustawa wprowadza domniemanie licencji niewyłącznej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kontrakcie przewidzieć wyłączność, która zazwyczaj idzie w parze z wyższym wynagrodzeniem.

W umowie licencyjnej należy uregulować również dopuszczalność ewentualnych sublicencji, czyli udzielania uprawnień przez licencjobiorcę osobom trzecim. W polskim prawie co do zasady sublicencja jest możliwa jedynie po wyrażeniu zgody przez licencjodawcę.

Licencje pasywne i aktywne

Niekiedy wyróżnia się również licencje pasywne i aktywne. W pierwszym przypadku licencjodawca znosi jedynie fakt korzystania z przysługujących mu praw własności intelektualnej, ale nie jest zobligowany do żadnych świadczeń.

W przypadku licencji aktywnej umowa nakłada na niego obowiązek np. dostarczenia określonego know-how, dokumentacji, czy warsztatu niezbędnego do odtworzenia, powielania lub wykorzystywania wzoru przemysłowego.

Opłaty licencyjne

Prawo do korzystania ze wzoru przemysłowego jest udzielane w zamian za zapłatę określonego w umowie wynagrodzenia. Przepisy nie nakładają ograniczeń, jeżeli chodzi o model naliczania rekompensaty. Najczęściej stosowane rozwiązania obejmują:

• wynagrodzenie płatne jednorazowo, określonym z góry ryczałtem,

• wynagrodzenie wypłacane w formie świadczeń okresowych w określonej wysokości i terminie,

• wynagrodzenie uzależnione od dochodu licencjobiorcy.

Strony umowy mogą zdecydować się też na wdrożenie modelu mieszanego, np. łączącego początkowy ryczałt z wynagrodzeniem uzależnionym od dochodów. Wszystko zależy od tego, czy licencjobiorcy zależy na otrzymaniu większej kwoty od razu (np. w celach inwestycyjnych), czy preferuje on stworzenie pasywnego źródła dochodu. Warto rozważyć wprowadzenie do kontraktu klauzul waloryzacyjnych, które skutecznie zrekompensują spadek wartości pieniądza i pozwolą na zachowanie ekwiwalentu świadczeń.

Jak długo może trwać umowa licencyjna?

Czas trwania umowy licencyjnej powinien być powiązany z okresem ochrony udzielonej wzorowi przemysłowemu. Tak długo, jak licencjodawcy przysługuje wyłączne prawo korzystania ze wzoru przemysłowego w celu zawodowym lub zarobkowym, może on upoważnić do tego inne osoby.

Termin ten wynosi maksymalnie 25 lat (lub krócej, w zależności od wnoszonych opłat). Po tym czasie licencjodawca nie jest w stanie zapewnić wyłączności na korzystanie ze wzoru i nie może on egzekwować swoich praw do niego.

Zakres terytorialny umowy licencji

Licencja powinna przewidywać również obszar, na którym może być wykorzystany dany wzór przemysłowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów zawieranych przez koncerny transgraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą w wielu krajach.

Zakres terytorialny licencji może obejmować dowolnie zakreślony obszar – od tak małego jak województwo, po globalne ujęcie w postaci wskazania obszarów konkretnych państw. Ważne jest, aby umowa definiowała go na tyle precyzyjnie, aby wykorzystywanie prawa własności przemysłowej nie stanowiło przesłanki do wszczęcia sporu.

Wprawdzie w orzecznictwie wskazuje się, że nie ma formalnej konieczności zakreślania granic terytorialnych umowy (Tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. IV CSK 225/14). Może to jednak doprowadzić do ograniczenia możliwości licencjodawcy, który nie będzie mógł zawrzeć umów z innymi podmiotami. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji zakres dopuszczalnego korzystania z licencji pokrywa się z zakresem działania prawa własności przemysłowej.

Zabezpieczenie umowy licencji

Ochrona interesów licencjodawcy może polegać na wprowadzeniu do umowy klauzuli NDA, która zobowiąże drugą stronę umowy do zachowania poufności w zakresie otrzymanych informacji. W tym przypadku konieczne jest:

• sprecyzowanie, które informacje są uważane za poufne,

• określenie minimalnego standardu ochrony danych,

• oznaczenie przypadków, w których można mówić o ujawnieniu informacji poufnych.

Klauzula NDA jest zabezpieczana karą umowną, która pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania, motywacyjną i represyjną.

Alternatywną możliwością jest wprowadzenie w umowie kar za naruszenie zakresu licencji poprzez np. wykorzystania praw własności przemysłowej w sposób inny, niż zostało przewidziane.

Klauzule prawa właściwego i sądu właściwego

Transgraniczne umowy licencyjne powinny określać prawo materialne właściwe do regulacji stosunku prawnego. W przypadku kontraktów zawieranych przez państwa członkowskie UE w braku odrębnych ustaleń zastosowanie znajdzie rozporządzenie 593/2008, tzw. Rzym I.

Z kolei klauzula prorogacyjna pozwala ustalić sąd właściwy do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób strony nie mogą zmienić właściwości miejscowej wyłącznej oraz rzeczowej sądu.

Umowa licencyjna zarejestrowanego wzoru przemysłowego to instrument, który może okazać się doskonałym bodźcem dla rozwoju biznesu, ale również stanowić istotne źródło dochodu. Przy jej konstruowaniu należy jednak zachować rozwagę i starannie przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy.