Kiedy można posługiwać się symbolem ® w kontekście międzynarodowym?

Decydując się na formalną ochronę znaku towarowego, przedsiębiorca musi wybrać, w jakim trybie chce o nią wystąpić. Dopuszcza się trzy procedury rejestracji:

• krajową;

W toku rejestracji urząd patentowy bada bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji. Jeżeli ich nie stwierdzi, stosowna informacja pojawia się w biuletynie urzędu, a konkurencja w terminie 3 miesięcy od publikacji może zgłosić sprzeciw (okres sprzeciwowy). Ochrona udzielana jest na 10 lat. Przed upływem tego okresu przedsiębiorca może wystąpić o jej przedłużenie.

• wspólnotową;

Procedura wspólnotowa jest koordynowana przez EUIPO i obejmuje ochroną teren całej Unii Europejskiej, w tym Polskę. Zgłaszający może wybrać jedną z dwóch procedur – zwykłą lub przyspieszoną (ang. Fast Track). Ta druga opcja jest dostępna w sytuacji, kiedy towary i usługi oznaczone znakiem zostały zaakceptowane przez EUIPO, a zgłaszający uiścił opłatę we wskazanym terminie.

• na wybrane kraje świata

Ochrona międzynarodowa udzielana jest na wybraną wiązkę krajów świata. Ma ona charakter uzupełniający, co oznacza, że w pierwszej kolejności zgłaszający musi uzyskać ochronę w jednym z dwóch, wskazanych wyżej trybów. Wniosek składany jest do macierzystego urzędu patentowego, który przekazuje go do WIPO.

Model rejestracji powinien być każdorazowo dopasowany do strategii ekspansji przedsiębiorstwa i tego, czy zamierza ono oferować swoje towary lub usługi klientom lub kontrahentom zagranicznym.

Niezarejestrowany znak towarowy a oznaczenie ®

Należy podkreślić, że wykorzystywanie oznaczenia ® przez firmę, która nie uzyskała świadectwa ochronnego na dany znak towarowy, jest sprzeczne z przepisami prawa. Artykuł 153 ustawy prawo własności przemysłowej w ust. 1 wskazuje, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie w ustępie 1³ ustawodawca podkreślił, że uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany , poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Można więc przyjąć, że samo wykorzystanie oznaczenie ® nie daje podmiotowi żadnych uprawnień związanych z dodatkową ochroną znaku, ani nie umacnia jego pozycji procesowej. Stanowi jedynie podkreślenie przysługujących mu z mocy samej rejestracji uprawnień.

Co ciekawe, stosowanie znaku „R” nie jest obligatoryjne. Wiele powszechnie znanych marek z niego nie korzysta, ponieważ nikt nie ma wątpliwości, że posiadają oni zarejestrowane znaki towarowe (np. Google).

Tym samym wykorzystanie ® jest prerogatywą, ale nie obowiązkiem podmiotu korzystającego z ochrony. Jednakże w przypadku większości firm działających na rynku międzynarodowym można spotkać się z praktyką, która przewiduje umieszczanie oznaczenia ® na swoich towarach, bowiem nie ulega wątpliwości, że większość odbiorców postrzega taką nazwę jako bardziej prestiżową.

Sankcje za bezprawne wykorzystanie znaku ®

Wykorzystywanie oznaczenia rejestracji znaku towarowego bez uprawnień rodzi szereg konsekwencji na gruncie przepisów. Firma decydująca się na takie działanie musi mieć świadomość, że w tym przypadku prestiż wynikający ze stworzenia wrażenia renomy może być okupiony dotkliwą sankcją.

• Kary na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej

Przede wszystkim, zgodnie z art. 308 ustawy prawo własności przemysłowej, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Grzywna wyliczana jest w oparciu o przepisy ustawy kodeks wykroczeń. Stosownie do art. 24 §1 tej ustawy grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł. Warto jednak pamiętać, że sąd każdorazowo bierze pod uwagę skalę i powagę naruszenia. Mając na względzie, że w przypadku własności przemysłowej naruszenia często mają charakter globalny, trzeba liczyć się z wymiarem kary bliższym górnej granicy ustawowego zagrożenia.

• Kary na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Bezprawne umieszczanie oznaczenia ® sankcjonuje również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej art. 14 czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. W szczególności takie informacje mogą dotyczyć:

• osób kierujących przedsiębiorstwem;

• wytwarzanych towarów lub świadczonych usług;

• stosowanych cen;

• sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Ustawodawca z naruszeniem z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zrównał także posługiwanie się:

• nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

• nieprawdziwymi atestami;

• nierzetelnymi wynikami badań;

• nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach albo oznaczeniach produktów lub usług.

Trzeba pamiętać, że wymieniony katalog naruszeń ma charakter otwarty i wprowadzeniem w błąd będzie również umieszczenie bezprawnego oznaczenia ®. Nadal jednak jest to przestępstwo kierunkowe i konieczne będzie wykazanie zamiaru odniesienia korzyści, lub wyrządzenia szkody po stronie przedsiębiorcy, który się go dopuścił.

Przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony przez czyn nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może skorzystać z katalogu roszczeń. Obejmują one żądanie:

• zaniechania niedozwolonych działań;

• usunięcia skutków niedozwolonych działań;

• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

• naprawienia szkody na zasadach ogólnych;

• wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

• zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego w przypadku zawinienia po stronie naruszyciela.

Na wniosek uprawnionego, Sąd może orzec również o przedmiotach powiązanych z popełnionym czynem, w szczególności opakowaniach, materiałach reklamowych lub wyrobach. Orzeczenie może obejmować zarówno ich zniszczenie, jak i zaliczenie na poczet odszkodowania.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 18a przerzuca ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń, informacji lub wypowiedzi na podmiot, któremu zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. Trzeba o tym pamiętać, planując ewentualną linię ofensywną lub defensywną. Dlatego w przypadku sporu warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w prawie nieuczciwej konkurencji.

Co z oznaczeniami „TM”, „SM” oraz „C”?

Firmy, które chcą dodać wyróżnik przy swojej nazwie, mają do dyspozycji również inne rozwiązania, które jednak nie są tak popularne. Ich wykorzystanie nie zawsze będzie wymagało podjęcia działań prawnych w celu aktualizacji ochrony.

Litera „C” wpisana w okrąg określa, że danemu podmiotowi przysługują prawa autorskie do stworzonego utworu (ang. copyright). Są one przyznawana na gruncie przepisów o prawie autorskim i wynikają z samego faktu stworzenia danego dzieła. W naszym ustawodawstwie nie trzeba ich rejestrować ani zgłaszać, aby móc korzystać z ochrony. Prawa autorskie zawsze przysługują twórcy. Może on jednak przenieść na inny podmiot prawa do autorskich praw majątkowych np. na mocy umowy licencji. Wtedy z oznaczenia „C” będzie mógł również korzystać inny przedsiębiorca.

Oznaczenie „TM” (ang. trademark) oznacza znak towarowy. Może być umieszczony przez przedsiębiorcę obok loga, które uznaje on za swoje oznaczenie handlowe. „TM” nie niesie ze sobą szczególnej, formalnej ochrony, a przede wszystkim nie oznacza, że dany znak został zgłoszony w urzędzie patentowym (w amerykańskiej praktyce IP oznaczenie „TM” odnosi się właśnie do znaków niezarejestrowanych, jednak trzeba zwrócić uwage na faktu, że w USA obowiązuje zasada first to use a „użycie” musi spełniać określone kryteria, aby się kwalifikować.). Nadal jednak przedsiębiorca może domagać się ochrony na zasadach ogólnych, np. w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wreszcie, „SM” (ang. Service Mark, znak usługowy) stanowi alternatywę dla „TM”, ale wykorzystują go przedsiębiorcy, którzy oprócz sprzedaży dóbr świadczą również usługi. Oba oznaczenia mają walor głównie wizerunkowy.

Nieco rzadziej można spotkać się również z „G” do oznaczenia zarejestrowanych oznaczeń geograficznych oraz „T” w odniesieniu do zarejestrowanych topografii układów scalonych.

Wiedza na temat tego, którego oznaczenia własności przemysłowej używać nie tylko wpływa pozytywnie na budowę marki, ale pozwala również uniknąć konsekwencji prawnych za naruszenie obowiązujących przepisów.