Prawo do używania znaku towarowego
Rejestrowanie znaków towarowych jest ważnym biznesowo procesem, wzmacniającym ochronę marki, wizerunku oraz rozpoznawalności. Jego celem jest uzyskanie praw do określonego znaku towarowego, a więc z jednej strony możliwość identyfikacji w ramach obrotu gospodarczego, z drugiej zaś uzyskanie ochrony prawnej na towary i usługi oznaczone tym symbolem. W szczególności, posiadając zarejestrowane prawo do znaku towarowego, mamy wyłączne prawo do:
-
umieszczania znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzanie ich do obrotu, importowania, eksportowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usługi pod tym znakiem;
-
umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
-
posługiwania się nim w celu reklamy.
Prawo do znaku towarowego przysługuje jego właścicielowi, zwanemu uprawnionym. Jest to osoba lub podmiot, który dokonał skutecznej rejestracji znaku towarowego w ramach procedury krajowej przed Urzędem Patentowym lub w ramach procedur pozakrajowych przed EUIPO (wówczas mówimy o unijnych znakach towarowych) lub WIPO (wówczas znak towarowy chroniony jest międzynarodowo). Uprawnionym może zostać także osoba, która nabyła prawa do znaku od wcześniejszego uprawnionego. Należy przy tym pamiętać, że prawo do znaku towarowego jest prawem o charakterze wyłącznym. Oznacza to, że zapewnia właścicielowi znaku monopol do korzystania i rozporządzania nim w ramach określonych towarów i usług. Jednocześnie warto wspomnieć, że wyróżniamy znaki towarowe o charakterze indywidualnym (do których prawo przysługuje jednemu uprawnionemu) oraz znaki towarowe wspólne, z których uprawnionymi są zwykle podmioty wchodzące w skład określonej organizacji przedsiębiorców.
Więcej na temat rejestracji znaków, ich natury prawnej oraz klasyfikacji, mogą Państwo przeczytać w artykułach dostępnych na naszej stronie internetowej: Znak towarowy – co to? Definicja, przykłady, Znak towarowy, wzór przemysłowy, a wzór użytkowy, czyli wszystko, o czym powinieneś wiedzieć, aby ochronić swoją markę oraz Wyjątkowy biznes wymaga wyjątkowej ochrony. Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
Przypadki dozwolonego użytku
Jak zostało wspomniane powyżej, rejestracja znaku zabezpiecza znak towarowy przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Jeżeli nieuprawniony podmiot będzie identyfikował się za pomocą zastrzeżonego znaku lub w inny sposób go wykorzystywał, uprawnionemu przysługuje roszczenie wobec naruszającego jego prawa. Czy powyższe oznacza jednak, że każde wykorzystanie znaku towarowego przez osobę niebędącą uprawnionym właścicielem jest traktowane przez prawo jako działanie nielegalne?
Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera przepisy, które w pewnych okolicznościach ograniczają ochronę znaku towarowego, a tym samym depenalizują użycie znaku towarowego przez osobę niebędącą jego właścicielem. Zostały one pokrótce opisane poniżej.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego
Art. 155 Ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Ponadto, ust. 2 doprecyzowuje, iż nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania dotyczące towarów wprowadzonych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to bezpośrednie nawiązanie do regulacji zawartych w art. 15 Rozporządzenia 2017/10012, które stanowią, że właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
Co powyższe oznacza w praktyce? Otóż, jeśli wystąpią przesłanki, o których mowa w przywołanych przepisach tj.:
-
uprzednie wprowadzenie do obrotu;
-
obrót na terytorium Rzeczypospolitej lub EOG;
-
przez uprawnionego lub za jego zgodą;
dojdzie do tzw. wyczerpania znaku towarowego. Jest to zjawisko skutkujące utratą kontroli nad znakami towarowymi umieszczonymi na towarach wprowadzonych obrotu. Klarownie wyjaśnił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 2023 roku3, w którym uznał, iż tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, w prawie europejskim zwane “eurowyczerpaniem”,) oznacza przeniesienie prawa własności towaru opatrzonego znakiem przez osobę będącą uprawnioną do znaku i wskutek tego dochodzi do zgaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do tego konkretnego egzemplarza towaru. Tym samym, dalszy obrót tym egzemplarzem i jego dalsza dystrybucja, w szczególności w ramach tzw. importu równoległego, odbywa się bez możliwości kontroli ze strony uprawnionego do znaku towarowego.
Przywołane powyżej przepisy umożliwiają zatem obrót nabytymi towarami opatrzonymi danym znakiem towarowym, bez konieczności obawiania się, że uprawniony z tego znaku wystosuje z tego tytułu roszczenie. Jest to jednak zagadnienie na tyle złożone, że dość często poddawane było pod rozstrzygnięcie sądów, w tym w szczególności sądownictwa europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie zabierał głos w kwestii szczegółowych uwarunkowań dotyczących korzystania ze znaku towarowego w ramach tzw. wyczerpania znaku, dotyczących m.in. przepakowywania produktów do nowych opakowań. W wyroku z dnia 17 maja 2018 roku, sygn. C-642/164, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że właściciel znaku towarowego nie posiada uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec działań importera równoległego dalszego obrotu wyrobem medycznym w jego oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, w przypadku gdy ten importer umieści na produkcie lub wraz z nim dodatkową etykietę, która jednocześnie nie będzie generowała ryzyka dla gwarancji pochodzenia wyrobu medycznego oznaczonego danym znakiem towarowym. Ponadto, kolejnym istotnym zagadnieniem z praktycznego punktu widzenia okazała się problematyka dystrybucji produktów wielokrotnego użytku. Trybunał Sprawiedliwości m.in. w wyroku z dnia 22 października 2022 roku, sygn. C-197/215 rozstrzygnął jednak, że właściciel znaku towarowego, który wprowadził do obrotu w państwie UE, oznaczone danym znakiem towarowym towary przeznaczone do wielokrotnego, ponownego użycia i napełniania, nie może sprzeciwić się dalszemu obrotowi tymi towarami w tym państwie członkowskim, prowadzonemu przez dystrybutora, który dokonał ponownego napełnienia i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, jeżeli jednocześnie na wspomnianych towarach widoczny jest w dalszym ciągu pierwotny znak towarowy. Wszystko to przy założeniu, że nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje relacja gospodarcza.
Należy także zwrócić uwagę na ust. 3 przywołanego art. 155 Prawa własności przemysłowej, który wskazuje na negatywną przesłankę skutkującą tym, iż do wyczerpania znaku towarowego nie dochodzi. Wyczerpania znaku nie stosuje się bowiem, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Jako “modyfikacje” kwalifikować można nie tylko zatem degradację, ale także wszelkiego rodzaju ulepszenia towaru opatrzonego znakiem. W doktrynie podkreśla się, że towar wraz ze znakiem stanowi integralną całość.
Więcej na temat wyczerpania znaku towarowego mogą przeczytać Państwo w artykule: Wyczerpanie prawa do znaku towarowego.
Korzystanie ze znaku w celach informacyjnych
Art. 156 Prawa własności przemysłowej stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby:
1) ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi;
2) oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;
3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.
Tożsamy przepis odnajdziemy także w ustawodawstwie unijnym tj. w art. 14 Rozporządzenia 2017/1001.
Intencją ustawodawcy, stojącą za przyjęciem ww. przepisów, było zapobieżenie sytuacji, w której przyznanie ochrony prawnej do znaku jednemu uprawnionemu, ograniczałoby możliwości informacyjne osób trzecich. Z łatwością można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której, aby przekazać określoną informację niezbędne jest użycie czyjegoś znaku towarowego. Konieczność użycia znaku w celach informacyjnych pojawia się często w następujących przypadkach:
-
w celu opisania określonych artykułów lub usług,
-
w celu dokonanie recenzji jakiegoś towaru lub usługi,
-
w przygotowaniu materiałów dziennikarskich, prasowych czy filmowych,
-
w działalności edukacyjnej i naukowej.
Należy jednak pamiętać — o czym wspomina zarówno polska ustawa i unijne rozporządzenie w dalszych ustępach przywołanych przepisów — że używanie znaku w celach informacyjnych musi być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W każdym innym przypadku będzie uważane za działanie niedozwolone. W orzecznictwie europejskim jako przykłady działań sprzecznych z uczciwymi praktykami wskazuje się m.in. przedstawianie swojego towaru jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem, do którego nie jest się uprawnionym, ogłoszenia reklamowe skłaniające do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub używanie przez osobę trzecią, firmy, nazwy handlowej lub szyldu identycznego z wcześniejszym znakiem towarowym w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.
Wygaśnięcie prawa ochronnego do znaku towarowego i znak nieużywany
Prawo ochronne na znak towarowy nie jest udzielane dożywotnio, wygasa w szczególności z upływem okresu, na który zostało udzielone oraz przez zrzeczenie się prawa przez uprawnionego za zgodą osób, którym służą na nim prawa. Ponadto, prawo do znaku wygasa w skutek ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 169 Prawo własności przemysłowej, m.in. nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Jak wskazuje z kolei art. 157 Ustawy, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał, w rozumieniu z art. 169 Ustawy.
Udowodnienie, że znak towarowy w rzeczywistości był używany we wspomnianym powyżej okresie, spoczywa na uprawnionym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu wydanym w dniu 30 września 2021 roku6 wskazał, że należy przeanalizować wszelkie okoliczności sprawy, mogące wykazać, że znak towarowy rzeczywiście jest używany w obrocie gospodarczym. Zalicza się do nich sposoby używania, które w danej gałęzi gospodarki mogą być potraktowane jako uzasadnione w celu zachowania lub pozyskania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionym danym znakiem towarowym, charakter towarów lub usług, cechy szczególne rynku oraz zakres i częstotliwość używania znaku towarowego. Oznacza to, że aby obronić się przed zarzutem nieużywania musi on dowieść jego rzeczywiste użytkowanie. Jeśli jednak mu się to nie uda, użytkowanie znaku przez osobę trzecią nie może rodzić dla niej negatywnych konsekwencji. W sytuacji zatem, gdy uprawniony wniesie powództwo przeciwko naruszycielowi, a de facto nie używał znaku, powództwo będzie ulegało oddaleniu.
Używanie uprzednie
Oprócz wyżej wspomnianych okoliczności dozwolonego użytkowania znaku towarowego, na uwagę zasługuje także przepis z art. 160 Prawa własności przemysłowej. Stanowi on, iż osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Praktyczny aspekt tego zapisu realizowany jest więc poprzez unormowanie statusu prawnego tzw. używacza uprzedniego znaku towarowego. Przysługują mu uprawnienia do używania znaku, w rozumieniu zdefiniowanym w art. 154 Ustawy Prawo własności przemysłowej1. Prawo używacza podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych.
Używaczem uprzednim może być tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dlatego też prawo to może zostać przeniesione na inną osobę, ale tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie przesłanki, które ustawodawca wskazał w art. 160 Prawa własności przemysłowej: lokalną działalności i niewielki jej rozmiar. Z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne, Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 marca 2016 roku7 zawyrokował, iż ustalenie zakresu “lokalności” działalności polega na ustaleniu, jaki jest zakres terytorialny używania znaku. W tym celu należy dokonać oceny przez pryzmat oddziaływania znaku na klientelę. Ponadto, oceny tej należy dokonywać na podstawie okoliczności sprawy, uwzględniając w szczególności rodzaj działalności, sposób korzystania z oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby oraz zakres jego używania i oddziaływania na klientów.
Należy zatem każdorazowo indywidualnie ocenić, czy przesłanki dla uznania używania uprzedniego zachodzą.
Podsumowanie — jak używać cudzego znaku w sposób zgody z prawem?
W jaki sposób prawidłowo realizować dozwolony użytek znaków towarowych? Przede wszystkim, należy zważyć czy korzystanie przez nas ze znaku pozostaje w relacji proporcjonalności do naszego uzasadnionego interesu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, aby nie czynić szkód dla reputacji podmiotu będącego właścicielem znaku. Pamiętajmy także o rzetelności i prawdziwości przekazywanych informacji. Podobnie jak prawo ochronne do znaku tak i wolność słowa podlega wszak pewnego rodzaju ograniczeniom. W szczególności zaś warto unikać sformułowań sugerujących istnienie jakichkolwiek powiązań między osobą trzecią a uprawnionym ze znaku.
Pytania i odpowiedzi
Nie, dotyczy tylko towarów. Przepis nie ma zastosowania do znaków usługowych.
Tak, używaczem znaku można być zarówno w stosunku do oznaczania towarów, jak i usług.
Tak długo jak prawo ochronne do zarejestrowanego znaku towarowego.
Zaufali nam: