Maciej Szukała
|
4 listopada 2022
Spis treści

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z profitów, jakie niesie ze sobą prawna ochrona marki. To nie tylko korzyści brandingowe, ale przede wszystkim możliwość skutecznej obrony w przypadku próby naruszenia przez innych uczestników obrotu. W jaki sposób należy przeprowadzić badanie marki, aby upewnić się, że nie będzie ona naruszała praw podmiotów, które już funkcjonują na rynku? Jak przed naruszeniem mogą bronić się inni przedsiębiorcy?

Dlaczego warto chronić swoją markę?

W dobie gospodarki wolnorynkowej konkurencyjność nie tylko pozwala na stopniowe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz sprzedawanych dóbr, ale tworzy również naturalny mechanizm selekcji, który stopniowo eliminuje z rynku podmioty bierne czy nierozwojowe. Firmy, które dążą do zachowania pozycji lidera, aktywnie monitorują rynek w poszukiwaniu prób naruszenia swojej marki, np. poprzez kradzież znaku towarowego. Za ochroną marki poprzez rejestrację znaku towarowego przemawia wiele powodów, m.in.:

  • Prawo do wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym do oznaczania określonych dóbr lub usług

Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje ochronę na terenie objętym rejestracją. W razie naruszenia prawa wyłączności do znaku firma może dochodzić ochrony swoich praw na drodze sądowej. W Polsce można skorzystać z trzech trybów rejestracji znaku. Każdy z nich daje ochronę na innym obszarze geograficznym:

  • rejestracja krajowa – obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga procedowania przez UPRP;

  • rejestracja wspólnotowa – obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej; wymaga złożenia wniosku do EUIPO;

  • rejestracja międzynarodowa – obowiązuje na terenie wybranych państw trzecich i wymaga złożenia wniosku do WIPO.

Oczywiście nie zawsze szeroki zakres ochrony jest korzystny. W wielu krajach obowiązują przepisy, które pozwalają domagać się innym uczestnikom obrotu unieważnienia prawa do znaku towarowego w przypadku niekorzystania z niego przez określony czas. Dlatego składając wniosek „na zapas”, firma ryzykuje utratę prawa ochronnego.

  • Ułatwienie w dochodzeniu swoich praw przed sądem

Zarejestrowanie marki jako znaku towarowego powoduje, że przedsiębiorca otrzymuje świadectwo udzielenia prawa ochronnego. W razie sporu sądowego o prawo do firmy często wystarczy je okazać, aby udowodnić swoje prawa. To znaczne ułatwienie, które zdejmuje z firmy ciężar powoływania kolejnych dowodów i znaczące zmniejsza ryzyko przegrania sprawy sądowej.

  • Zarejestrowana firma jako aktyw o określonej wartości majątkowej

Zarejestrowany znak towarowy może być przedmiotem sprzedaży, ale także zabezpieczenia. W ten sposób firma może w krótkim czasie pozyskać dodatkowe fundusze lub spłacić swoje zobowiązania. Po dokonaniu wyceny znak towarowy może stanowić nawet zabezpieczenie dla kredytu.

  • Prawo do żądania odszkodowania za naruszenie prawa do marki

Ustawa prawo własności przemysłowej przyznaje szereg uprawnień osobie, której przysługuje prawo do znaku towarowego. Wśród nich można znaleźć nie tylko prawo do żądania zaprzestania działania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, ale również możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli naruszenie było zawinione.

  • Możliwość zarabiania na marce

Zarejestrowana marka może być sposobem na zwiększenie przychodów firmy, np. poprzez udzielenie licencji i stworzenie sieci franchisingowej. W ten sposób przedsiębiorca może zwiększyć zasięg rozpoznawalności swojego brandu bez konieczności angażowania dużych środków w rozbudowę infrastruktury, wystarczy dobrze skonstruowana umowa licencyjna.

Korzyści płynące z ochrony marki trudno przecenić i jest ich znacznie więcej. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców dba o ten aspekt swojej działalności.

W miarę jak w otoczeniu biznesowym pojawia się więcej nowych firm, coraz trudniej jest zaprojektować jej nazwę tak, aby nie naruszała cudzych praw. O czym warto pamiętać, tworząc nazwę przedsiębiorstwa?

Jak przeprowadzić badanie marki?

Opracowywanie lub modyfikowanie nazwy firmy to odpowiednio naming i rebranding. Zajmują się nimi kancelarie prawne, rzecznicy patentowi, a niekiedy nawet agencje marketingowe lub copywriterskie. Oczywiście nie trzeba korzystać z usług specjalistów, aby stworzyć nazwę firmy. Rośnie jednak wtedy ryzyko, że przedsiębiorca nie naruszy cudze prawo do utworu lub znaku towarowego. O czym warto pamiętać, projektując nazwę marki?

Sprawdź dostępne rejestry gospodarcze i IP

Pierwszym krokiem może być przejrzenie pierwszych stron wyników SERP, a także przeszukanie rejestrów przedsiębiorców jak KRS i CEIDG. Niestety jednak takie działanie nigdy nie będzie wystarczające i tworzy jedynie złudne przekonanie, że marka, której nie ma na pierwszej stronie w Google, nie istnieje. Nie wystarczy przeanalizować rejestrów UPRP oraz zagranicznych, dostępnych pod tym adresem: https://uprp.gov.pl/pl/wyszukiwarki/miedzynarodowe-bazy-danych.

Co więcej, fakt, że nie została zastrzeżona identyczna nazwa znaku towarowego, nie oznacza, że konkurencja nie może domagać się ochrony. Prawo własności przemysłowej posługuje się określenie zdolności odróżniającej znaku towarowego. Jest to możliwość identyfikacji konkretnych dóbr lub usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy. Ocenę zdolności odróżniającej dokonuje się w oparciu o całokształt okoliczności z uwzględnieniem m.in.:

  • czasu używania znaku;

  • udziału znaku w rynku;

  • sposobu i intensywności używania znaku;

  • zasięgu geograficznego używania znaku;

  • kwot zainwestowanych w znak przez innego przedsiębiorcę.

Nawet rejestrując znak jedynie podobny, do już objętego ochroną można narazić się na zarzut naruszenia prawa. Ocena tego, czy dana nazwa jest podobna do innych, powinno być wykonane przez rzecznika patentowego. Tylko wtedy zgłaszający może mieć pewność, że nie działa na szkodę innego podmiotu.

Czy wolna domena uprawnia do jej wykorzystania?

Przeprowadzenie badania dostępności marki powinno obejmować również sprawdzenie rejestru domen internetowych, ale – podobnie jak w przypadku znaków towarowych – brak nazwy w rejestrze nie oznacza jeszcze, że dana nazwa jest wolna i można ją wykorzystać.

Przedsiębiorcy nie zawsze decydują się na wykupienie domeny zawierającej znak towarowy, ale nadal mogą egzekwować swoje prawa wynikające z faktu rejestracji znaku towarowego.

Badanie bezwzględnych przeszkód rejestrowych

Profesjonalne badanie marki powinna rozpocząć się od badania bezwzględnych przeszkód rejestrowych, o których mowa w art. 1291 ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które m.in.:

  • nie może być znakiem towarowym;

  • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

  • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

  • składa się wyłącznie z określeń języka potocznego lub takich, które weszły na stałe do określeń praktyk rynkowych;

  • składa się wyłącznie z właściwości wynikającej z charakteru towaru (np. kształt, kolor);

  • zostało dokonane w złej wierze;

  • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

  • zawiera elementy o treści symbolicznej (np. religijnej lub patriotycznej);

  • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej, administracji rządowej, samorządu lub organizacji społecznej, a także flagę lub godło obcego państwa lub organizacji międzynarodowej;

  • może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego.

Ustalanie, że nazwa marki spełnia przynajmniej jedną z tych przesłanek, wyklucza jej rejestrację.

Badanie względnych przeszkód rejestrowych

Względne przeszkody rejestrowe dotyczące rejestracji znaku towarowego to te, których urząd patentowy nie bada z urzędu, ale mogą być one podniesione w treści sprzeciwu od rejestracji znaku. Ustawodawca wymienił je w art. 1321 prawa własności przemysłowej. Wystąpienie względnych przeszkód rejestrowych polega na odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który:

  • poprzez używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

  • jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

  • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innych osób dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

  • jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

  • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który był wcześniej powszechnie znany i używany w Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

  • narusza prawo wynikające z oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia.

Ustalenie, czy dana marka wprowadza odbiorców w błąd poprzez podobieństwo, nigdy nie jest proste i wymaga kompleksowej oceny rynku zarówno w ujęciu geograficznym (gdzie zgłaszający chce wykorzystywać swój znak towarowy), jak i społecznym (czy odbiorca znaku chronionego i zgłaszanego jest ten sam).

Oczywiście wyniki badania zdolności odróżniającej marki nigdy nie są dla zgłaszającego wiążące. Może on zgłosić do rejestracji dowolną nazwę marki. Ważne jednak jest, aby zdawał sobie sprawę ze stopnia ryzyka swojego działania i potencjalnych konsekwencji prawnych.

Jak skutecznie chronić swoją markę?

Ochrona marki w polskim reżimie prawnym może przebiegać na kilku płaszczyznach:

  • kodeksu cywilnego;

  • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  • ustawy prawo własności przemysłowej.

Każdy z tych aktów prawnych przewiduje nieco inny zakres roszczeń. W przypadku ochrony cywilnoprawnej w grę wchodzi art. 4310 k.c., który przewiduje, że w przypadku zagrożenia do firmy cudzym działaniem przedsiębiorca może domagać się zaniechania bezprawnego działania. W przypadku naruszenia prawa roszczenia obejmują także żądanie:

  • usunięcia skutków;

  • złożenia oświadczenia w określonej treści i formie;

  • naprawienia szkody na zasadach ogólnych;

  • wydania korzyści.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji penalizuje wprowadzenie klienta w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa poprzez używanie firmy, nazwy lub wykorzystanego wcześniej symbolu.

Prawo autorskie chroni przede wszystkim słowno-graficzną szatę marki rozumianą jako utwór. W tym przypadku naruszenie praw autorskich (majątkowych lub osobistych) następuje poprzez skopiowanie grafiki i wykorzystanie jej do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa.

Ochrona marki na gruncie prawa własności przemysłowej odbywa się właśnie poprzez zarejestrowanie jej jako znaku towarowego. Choć nie jest to obowiązkowe (częściowej ochronie podlega również niezarejestrowany znak towarowy) daje znacznie więcej możliwości.

Zaprojektowanie marki tak, aby jej używanie było całkowicie bezpieczne, nie jest proste i wymaga dobrej znajomości przepisów prawa. Warto też zdawać sobie sprawę, z jakich mechanizmów defensywnych mogą skorzystać konkurenci.

Pytania i odpowiedzi:

Nie, zgłaszający w razie otrzymania decyzji negatywnej może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Tak, zgodnie z art. 10 ustawy można dochodzić ochrony w przypadku naruszenia znaku, który nie został formalnie zgłoszony do ochrony.

Tak, ale należy zadbać w umowie zarówno o przeniesienie praw autorskich majątkowych na odpowiednich polach eksploatacji, jak i klauzulę o niewykonywaniu praw autorskich osobistych przez grafika. W przeciwnym razie użycie logo będzie naruszało prawa autorskie osobiste twórcy.



Zaufali nam:


Oceń