Anna-Maria Sobczak
|
18 lutego 2022
Spis treści

Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega potencjał, który drzemie w mechanizmach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Możliwość skorzystania z uregulowanego reżimu ochrony to nie tylko większy prestiż i renoma, ale także poczucie bezpieczeństwa, ponieważ naruszenie dobra IP wiąże się z określonymi sankcjami.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest zastrzeżenie znaku towarowego, czyli najczęściej nazwy lub logo. Jakich błędów należy unikać, aby zgłoszenie było skuteczne nie tylko formalnie, ale także w praktyce?

Rejestracja znaku towarowego

Choć przepisy nie nakładają obowiązku skorzystania z rejestracji znaku towarowego, jest to rozwiązanie, które zdecydowanie warto rozważyć. Rejestracja znaku towarowego to coś więcej niż tylko kojarzenie produktów z daną marką. Korzyści, które wynikają z uzyskania urzędowego poświadczenia jest kilka. Główne z nich to:

  • Wyłączne prawo do używania znaku towarowego

Osoba, która dokona prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego, staje się de facto właścicielem swojej marki. Prawo ochronne na znak towarowy jest równoznaczne z przyznaniem wyłącznego prawa używania znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy na określonym terytorium.

Prawo to można egzekwować poprzez oznaczanie znakiem towarowym produktów i ich opakowań, a także dokumentów z nimi związanych (np. instrukcji obsługi). To także możliwość korzystania ze znaku w celach reklamowych (np. w spotach telewizyjnych, reklamach internetowych).

  • Ochrona przed działaniem nieuczciwej konkurencji

Wyłączność znaku towarowego przejawia się także na polu zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie oznaczenia przedsiębiorstwa sprawia, że konkurencyjne firmy, które działają na podobnym rynku i oferują analogiczne towary lub usługi, nie mogą skorzystać z dorobku IP firmy, bazować na jej renomie i prestiżu.

Ochrona przed działaniami konkurencji to nie tylko możliwość żądania zaprzestania korzystania ze znakutowarowego, ale przede wszystkim skorzystania z roszczenia odszkodowawczego.

  • Możliwość zarobienia na znaku towarowym

Zastrzeżony znak towarowy staje się takim samym aktywem przedsiębiorstwa jak maszyny czy nieruchomości wchodzące w jego skład. Oznacza to, że firma może go w razie potrzeby sprzedać.

Możliwe jest także udzielenie odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego i dla wielu marek jest to istotna część ich rocznego dochodu. Jednym ze sposobów zarabiania na znakach towarowych są umowy merchandisingowe. Polegają one na odpłatnym udzieleniu prawa osobie trzeciej do korzystania ze znaku towarowego do oznaczania towarów niezwiązanych z branżą, w której funkcjonuje właściciel znaku towarowego. W ten sposób rozgłos i rozpoznawalność niejako “przenikają” na towary licencjobiorcy.

Chcąc korzystać z ochrony przyznanej znakomtowarowym, przedsiębiorca musi uiścić opłatę za:

  • zgłoszenie,

  • ochronę (co 10 lat trzeba ją odnawiać).

Dla każdej klasy towarów lub usług (według klasyfikacji nicejskiej) oraz okresu ochrony opłaty wnoszone są osobno. Przedsiębiorcy mogą wybierać kilka rodzajów ochrony:

  • krajowy znak towarowy (opłata jest uiszczana w PLN),

  • unijny znak towarowy (opłata jest uiszczana w EUR),

  • ochrona na wybrane państwa świata (opłata jest uiszczana w CHF).

Zakres ochrony o powinien być każdorazowo dopasowany do profilu i zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy też pamiętać, że ochronaznakutowarowego udzielana jest na okresy 10-letnie. Po upływie tego czasu przedsiębiorca podejmuje decyzję, czy chce przedłużyć ochronę na kolejny okres Dlatego przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy prawników mających wieloletnie doświadczenie w prawie IP.

Narzędzia do weryfikacji znaku towarowego

Zgłosić znak towarowy może każdy z nas. Praktyka pokazuje jednak, że większość zgłoszeń dokonywanych bez pomocy profesjonalistów (prawników lub rzeczników patentowych) nie gwarantuje oczekiwanego zakresu ochrony lub wręcz kończy się wydaniem decyzji odmownej przez Urząd Patentowy.

Pomocą w ustaleniu, czy konkurencja nie zgłosiła już takiego samego lub podobnego znaku towarowego są powszechnie dostępne bazy danych, ale korzystanie z nich wymaga wprawy.

Dzięki przeszukaniu zasobów zgłaszający ma większą pewność tego, że urząd wyda świadectwo ochronne na znak towarowy, konkurencja nie wniesie sprzeciwu, a sama ochrona przyniesie realny zysk.

Do dyspozycji wnioskodawców oddano kilka różnych wyszukiwarek. Każda z nich różni się nieco zakresem dostępnych informacji. Warto pamiętać, że część baz danych dostępna jest wyłącznie w języku angielskim, dlatego korzystanie z baz danych może być utrudnione.

  • Tmview – wyszukiwarka znaków towarowych EUIPO (wspólnotowych i nie tylko).

  • eSearch plus – wyszukiwarka wspólnotowych znaków towarowych.

  • TMclass – narzędzie ułatwiające zidentyfikowanie odpowiedniej klasy (według klasyfikacji nicejskiej) dla usługi lub towaru z możliwością filtracji dla urzędów patentowych poszczególnych krajów.

  • Similarity – baza danych pozwalająca na ocenę praktyki poszczególnych urzędów patentowych w zakresie podobieństwa i jego zakresu dla poszczególnych dóbr i usług; wynik wyszukiwania nie jest wiążący dla żadnego organu.

  • WIPO Madrid Monitor – baza danych międzynarodowych znaków towarowych WIPO zgłoszonych pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu Madryckiego,

  • Madrit System Goods&Service Manager – narzędzie, które pozwala posegregować towary i usługi do zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego w systemie madryckim,

  • Global Brand Database – baza danych pozwalająca na wyszukiwanie znaków towarowych zgłoszonych pod rządami różnych reżimów: Porozumienia Madryckiego, Traktatu Lizbońskiego, Konwencji Paryskiej (art. 6ter).

Skoro wszystkie informacje dotyczące zgłoszonych znaków towarowych znajdują się na wyciągnięcie ręki, dlaczego tak ważna jest profesjonalna analiza źródeł? Jakich błędów należy unikać przy weryfikacji znaku towarowego?

Jakich błędów przy weryfikacji znaku towarowego należy unikać?

Pobieżna lub nieprawidłowa ocena znaku towarowego może sprawić, że ochrona – nawet jeżeli zostanie udzielona – będzie nieskuteczna. Oto kilka najpopularniejszych omyłek popełnianych podczas prób uzyskania ochrony na własną rękę.

Tożsamość a podobieństwo znaków towarowych

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że ochrona przyznawana przez przepisy prawa dotyczy wyłącznie takich samych znaków towarowych, dlatego weryfikuje wyłącznie tożsame oznaczenia.

Zgodnie z przepisami, ochrony prawnej nie może uzyskać znak towarowy, który jest na tyle podobny do innego oznaczenia, że potencjalnie może wprowadzić potencjalnych odbiorców w błąd co do towaru lub usługi.

Dotyczy to zarówno towarów lub usług takich samych, podobnych lub komplementarnych. Co ciekawe, wprowadzenie w błąd może dotyczyć także wzajemnego powiązania gospodarczego przedsiębiorców (patrz: wyrok ETS z dnia 29 września 1998 rok, sygn. C-39/97 Canon). Nie można więc zarejestrować podobnego znaku, którym przedsiębiorca będzie reklamował np. zabawki dla dzieci, skoro konkurencja zadziałała wcześniej.

Zasadnicza trudność polega na umiejętności dokonania oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd. W orzecznictwie przyjmuje się, że za każdym razem zjawisko konfuzji należy oceniać kompleksowo, uwzględniając wszystkie aspekty prowadzonej działalności (patrz: wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 rok, C-251/95 Sabel). Są to m.in.:

  • podobieństwo towarów, usług lub oznaczeń,

  • ocena kręgu odbiorców,

  • występowanie odróżniających i dominujących elementów w oznaczeniach,

  • stopień rozpoznawalności wcześniej zgłoszonego znaku towarowego,

  • aspekt fonetyczny (sposób, w jaki wymawia się daną nazwę).

Oceny należy dokonać w odniesieniu do przeciętnego uczestnika rynku, a nie profesjonalisty z danej branży. Nie ma przy tym znaczenia, czy błąd taki rzeczywiście zaistniał, czy też pojawiło się jedynie ryzyko pomyłki przy ustalaniu pochodzenia towarów lub usług i jak dużej grupy odbiorców ono dotyczy.

W miarę, jak na rynku przybywa znaków towarowych, stworzenie oznaczenia przedsiębiorstwa, które będzie niepowtarzalne w danej branży staje się coraz trudniejsze. Podczas tworzenia koncepcji znaku towarowego zawsze należy upewnić się, czy nie będzie on naruszał praw osób trzecich.

Zarzut podobieństwa znakutowarowego może zostać podniesiony w sprzeciwie wniesionym w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania zgłoszenia.

Zakres terytorialny ochrony

Kolejnym błędem jest brak weryfikacji, jaki zasięg ma zarejestrowanyznaktowarowy. Należy pamiętać, że przedsiębiorca nie zawsze ogranicza się jedynie do procedury krajowej. Coraz więcej firm decyduje się oferować swoje produkty lub usługi także na rynkach państw Unii Europejskiej lub na wybrane państwa świata.

W praktyce można wybierać spomiędzy procedury:

  • krajowej,

  • terytorialnej (wspólnotowej),

  • międzynarodowej (dla wybranych krajów świata).

Zakres ochrony bez względu na wybraną procedurę będzie jednakowy, ale im szerszy jest jej zasięg, tym trudniej uzyskać prawo ochronne na znak towarowy. Wynika to z faktu, że potencjalna kolizja badana jest na rynkach każdego z państw, w których przedsiębiorca domaga się ochrony.

Kiedy rejestracja terytorialna lub krajowa ma sens? Przede wszystkim wtedy, gdy firma weszła lub planuje wejść na rynki zagraniczne. Odpowiednio wczesne zastrzeżenie znaku towarowego pozwala zyskać silny argument w ewentualnym sporze sądowym lub zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy w innym państwie.

Dlaczego nie każde oznaczenie można zastrzec jako znak towarowy?

Ryzyko odmowy zarejestrowania znaku towarowego pojawia się także w przypadku, kiedy przedsiębiorca ubiega się o objęcie ochroną oznaczenia, którego nie można zastrzec. Bezwzględne przesłanki odmowy ochrony zostały wymienione w art. 1291 ustawy prawo własności przemysłowej. Najczęstsze problemy pojawiają się w stosunku do znaków:

  • opisowych (ogólnoinformacyjnych)

Znak opisowy składa się wyłącznie z określeń odnoszących się do cech konkretnych towarów lub usług. Jego elementy odnoszą się w szczególności do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Opisowość znaku jest badana każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

  • rodzajowych (tzw. generycznych)

Nazwa rodzajowa to oznaczenie, które wskutek dużej popularności jest powszechnie kojarzone z całą grupą towarów lub usług. Taki proces określa się mianem degeneracji znakutowarowego. Rodzajowym oznaczeniem są np. krówki.

  • niedystynktywnych

Znaki niedystynktywne nie realizują funkcji odróżniającej określonych towarów lub usług, są pozbawione tzw. konkretnej zdolności rejestracyjnej. Aby móc to ustalić, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim okoliczności używania danego znaku w obrocie oraz punkt widzenia przeciętnego odbiorcy (czyli umiarkowanie dobrze poinformowanego, uważnego i roztropnego, ale niebędącego specjalistą w danej dziedzinie).

  • oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,

  • oznaczenia, które wprowadzają odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Ta przesłanka dotyczy oznaczania znakiem towarowym innych towarów niż wskazanych w klasyfikacji nicejskiej.

  • oznaczenie, które zawiera w sobie flagę, godło, hymn Rzeczypospolitej, znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub porządkowej albo reprodukcję orderu lub odznaczenia.

Zgłaszający może uzyskać jednak ochronę, jeżeli udowodni, że otrzymał stosowne pozwolenie na użycie danego elementu (np. od organu państwa lub organu samorządu terytorialnego).

  • oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. wulgaryzmy)

  • oznaczenia zawierające elementy nacechowane wartościami symbolicznymi, religijnymi, patriotycznymi lub kulturowymi, jeżeli ich wykorzystanie mogłoby naruszać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję.

Jak się okazuje, wbrew pozorom nie wystarczy zgłosić znaku, którego nie zgłosili jeszcze inni przedsiębiorcy. Weryfikacja znaku towarowego musi także uwzględniać przesłanki ustawowe, które uzasadniają wydanie decyzji odmownej.

Dlaczego nie warto weryfikować znaku towarowego na własną rękę?

Należy podkreślić, że dokonywanie weryfikacji znaku towarowego na własną rękę, choć jest możliwe, niesie ze sobą znaczne ryzyko. Przejrzenie baz danych związanych z własnością przemysłową, a nawet lektura przepisów ustawy nie dają gotowej odpowiedzi na pytanie o możliwość uzyskania skutecznej ochrony.

Dodatkowym problemem jest także możliwość skorzystania z ochrony międzynarodowej. Nawet jeżeli dana marka nie działa w Polsce, ale wybrała np. terytorialny model ochrony, zgłaszający nie może używać tożsamego ani podobnego oznaczenia.

Dogłębna analiza dostępności oznaczenia firmy wymaga wielogodzinnej pracy, którą powinien wykonać prawnik lub rzecznik patentowy. Jedynie znajomość orzecznictwa oraz praktyki urzędu patentowego i sądów pozwala na przewidzenie z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zgłoszenie zakończy się sukcesem i nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

Warto pamiętać, że o kolizji znakówtowarowych decyduje ekspert z urzędu patentowego lub sąd. Subiektywne przekonanie przedsiębiorcy co do tego, że dane oznaczenie nie zostało jeszcze wykorzystane, nie będzie miało znaczenia w przypadku sporu. Nie ma również gotowego algorytmu, który pozwoliłby z góry ustalić, że znak będzie się wystarczająco odróżniał od pomysłów konkurencji (np. ilość przestawionych liter lub procent zmiany szaty graficznej).

W miarę, jak na rynku przybywa firm, które chcą chronić swoją własność przemysłową, zgłoszenie znaku, który nie kolidowałby z konkurencją, staje się coraz trudniejsze. Nie ryzykuj i rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

Marcin Staniszewski

Radca Prawny



Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 3)