Maciej Szukała
|
17 czerwca 2022
Spis treści

Zasadniczą funkcją znaku towarowego jest odróżnianie usług i produktów jednego przedsiębiorcy od oferty konkurencji. Nie wystarczy jednak, aby nazwa łatwo zapadała w pamięć, musi jeszcze dać się zarejestrować jako znak towarowy i to bez naruszania praw osób trzecich. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego nie zawsze będzie jednak proste.

Czym jest znak towarowy?

Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane w art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej. Jest to każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Musi być jednocześnie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego zakresu udzielanej ochrony.

Znak towarowy musi przybrać postać możliwą do ustalenia i najczęściej będzie to słowo, grafika lub połączenie tych dwóch elementów. W praktyce znak towarowy może mieć formę:

  • wyrazu,

  • rysunku lub ornamentu,

  • kompozycji kolorystycznej,

  • formy przestrzennej (np. opakowania),

  • melodii lub sygnału dźwiękowego.

Wątpliwości budzi możliwość objęcia ochroną znaków składających się wyłącznie z koloru lub zapachu. W większości przypadków urzędy patentowe na całym świecie nie wyrażą zgody na udzielenie prawa ochronnego z uwagi na brak charakteru odróżniającego względem towarów konkurencji lub wręcz niemożność jednolitego zdefiniowania takiego znaku towarowego, a także ze względu na ryzyko monopolizacji powszechnego oznaczenia.

Na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego polega na ustaleniu, czy dane oznaczenie spełnienia funkcję odróżniającą. Chodzi o możliwość stworzenia w świadomości kupującego przekonania o powiązaniu między oznaczeniem a towarami lub usługami danego przedsiębiorcy.

Choć przepisy nie zawierają definicji legalnej zdolności odróżniającej, w doktrynie wskazuje się na urzeczywistnienie w ten sposób podstawowej funkcji znaku, czyli wyróżnieniu towarów na tle konkurencji.

Należy podkreślić, że badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to rozbudowany i wielowątkowy proces, który obejmuje:

  • sprawdzenie, czy dane oznaczenie w ogóle może być zarejestrowane jako znak towarowy,

  • ocenę przesłanek bezwzględnej odmowy rejestracji w stosunku do konkretnego oznaczenia,

  • określenie stopnia podobieństwa między znakiem zgłaszanym a oznaczeniami znajdującymi się już w bazach danych.

Zwłaszcza ostatni etap badania zdolności rejestrowej znaku towarowego jest czasochłonny i wymaga doskonałej znajomości orzecznictwa z zakresu własności przemysłowej nie tylko krajowego, ale też międzynarodowego.

Rodzaje zdolności odróżniającej znaku towarowego

W piśmiennictwie wskazuje się, że indywidualność oznaczenia można badać na kilku płaszczyznach. Kompleksowe badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego powinno objąć każdą z nich.

Abstrakcyjna zdolność odróżniająca

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego w ujęciu abstrakcyjnym służy do ustalenia, czy dane oznaczenie w ogóle nadaje się jako wyróżnik, bez odwoływania się do konkretnych towarów. Jeżeli organ ustali, że dany znak nie ma nawet abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, wyda decyzję odmowną w oparciu o art. 1291 ust. 1 pkt 1 prawa własności przemysłowej.

Kumulatywne przesłanki abstrakcyjnej zdolności odróżniającej to:

  • zmysłowa postrzegalność – dane oznaczenie może być odebrane za pomocą zmysłów, a nie stanowi wyłącznie elementu wewnętrznej wizji przedsiębiorcy,

  • jednolitość – poszczególne elementy znaku są na tyle ustrukturyzowane, że można je objąć jednym aktem poznania i ich zrozumienie lub zapamiętanie nie wymaga dogłębnej analizy,

  • samoistność – oznaczenie jest odrębne od towaru, który reklamuje i da się od niego oddzielić,

  • możliwość przedstawienia w sposób graficzny – znak towarowy musi być możliwy do odzwierciedlenia w postaci graficznej tak, aby można było ustalić dokładny przedmiot ochrony. Warunku tego nie spełni np. dźwięk per se, ale jego graficzne odwzorowanie na muzycznej pięciolinii już tak.

Ustalenie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej jest niezbędne, aby analizować kolejne płaszczyzny znaku towarowego.

Konkretna zdolność odróżniająca

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego w ujęciu konkretnym odnosi się do zdolności odróżniania konkretnych towarów danego przedsiębiorstwa od innych. Co do zasady znamion odróżniających będą pozbawione:

  • oznaczenia niedystynktywne, czyli takie, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone,

  • oznaczenia opisowe, czyli składające się wyłącznie z cech danego towaru (np. jego rodzaju, pochodzenia, ilości lub jakości),

  • oznaczenia wolne, które weszły do języka potocznego lub są używane w zwyczajowo w utrwalonych praktykach rynkowych.

Pierwotna zdolność odróżniająca

Pojęcie pierwotnej zdolności odróżniającej odnosi się do postaci, w jakiej rzeczywiście dany znak został zgłoszony do urzędu. Jego ocena dotyczy bowiem tylko tego aspektu, ale już nie rzeczywistego wykorzystania oznaczenia w obrocie.Badanie każdego aspektu zdolności rejestrowej powinno następować w odniesieniu do ustalonego, docelowego kręgu adresatów, a nie bliżej nieokreślonego pojęcia odbiorcy.

Wtórna zdolność odróżniająca

Wtórna zdolność odróżniająca określa rozpoznawalność znaku, jaką nabył on wyniku używania w obrocie handlowym.Zgodnie z art. 130 ustawy prawo własności przemysłowej nie można odmówić udzielenia ochrony znakowi, który nabrał charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu wskutek używania. Mowa o znakach, które stały się na tyle znane i rozpoznawalne, że uzyskały wtórną zdolność odróżniającą.

W doktrynie przyjmuje się, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia, które początkowo nie miało charakteru samoistnego. Nabyło go jednak wskutek wykształcenia się powiązania z danym rodzajem towarów w świadomości odbiorcy. Na przesłanki wtórnej zdolności odróżniającej zwrócił uwagę NSA w orzeczeniach m. in. z 14 lipca 2010, sygn. II GSK 703/09 oraz 8 listopada 2022 r., sygn. II SA 76/02 (teza a contrario).

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego w kontekście zdolności wtórnej jest skomplikowane, ponieważ zależy od wielu czynników o charakterze ekonomicznym, geograficznym, a nawet demograficznym. Przy ustalaniu wtórnej zdolności rejestrowej należy wziąć pod uwagę:

  • czas używania znaku,

  • udział znaku w rynku,

  • sposób i intensywność używania znaku,

  • zasięg geograficzny znaku,

  • długotrwałość używania znaku,

  • kwotę zainwestowaną przez przedsiębiorcę w promocję i reklamę znaku,

  • oświadczenia podmiotów, które mogą potwierdzić używanie znaku (np. stowarzyszenia handlowe, izby zawodowe).

Przyjmuje się, że dowodem może być wszystko, co jednoznacznie wskazuje na oznaczanie towaru określonym oznaczeniem.

W praktyce do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej można wykorzystać szeroki wachlarz dowodów takich jak:

  • katalogi,

  • cenniki,

  • faktury,

  • sprawozdania finansowe,

  • plany kampanii marketingowych,

  • badania opinii publicznej.

Kiedy należy badać zdolność rejestrową znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego powinno być przeprowadzone przed złożeniem wniosku o jego rejestrację do Urzędu Patentowego.

Stwierdzenie istnienia negatywnych przesłanek rejestrowych będzie skutkowało wydaniem decyzji odmownej. Jeżeli zaś okaże się, że podanie objęło znak tożsamy lub bardzo podobny do już zarejestrowanego, jego właściciel może wystąpić z:

  • sprzeciwem wobec zgłoszenia znaku towarowego;

  • wnioskiem o unieważnienieprawa ochronnego na znak towarowy;

  • pozwem do sądu powszechnego.

Zgłaszanie niesprawdzonego pod kątem zdolności odróżniającej znaku towarowego to duże ryzyko. Urzędy patentowe weryfikują jedynie występowanie negatywnych przesłanek ustawowych, ale nie odmówią rejestracji z uwagi na podobieństwo do oznaczeń konkurencji.

Zgłaszający w obu przypadkach ryzykuje straty finansowe, dlatego badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego najbezpieczniej zlecić profesjonaliście.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Badanie zdolności rejestrowej pozwala na skuteczną ochronę marki poprzez zarejestrowanie znaku towarowego, który nie będzie naruszał uprawnień innych uczestników rynku. Dlaczego warto zdecydować się na takie działania?

  • Formalna ochrona marki

Zgłoszenie znaku towarowego pozwala korzystać z ochrony na gruncie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że przedsiębiorcy będzie przysługiwało m.in. roszczenie odszkodowawcze, a także prawo żądania unieważnienia znaku towarowego konkurencji, która zgłosiła go później.

  • Możliwość zarabiania na znaku towarowym

Po udzieleniu ochrony na znak towarowy można bezpiecznie budować sieć franczyzową, a także udzielać licencji na oznaczenie przedsiębiorstwa bez ryzyka jego kradzieży przez partnera biznesowego.

  • Ułatwione dochodzenie roszczeń

Dochodzenie prawa do znaku w sytuacji, kiedy nie zostało on objęty formalną ochroną, jest skomplikowane i wymaga wejścia na drogę sądową oraz umiejętnego prowadzenia postępowania dowodowego i całego procesu. Po udzieleniu formalnej ochrony na znak towarowy wystarczy okazać świadectwo ochronne, aby skutecznie zwalczyć argumenty drugiej strony.

  • Możliwość sprzedaży marki lub ustanowienia zabezpieczenia

Zarejestrowany znak towarowy stanowi wymierny składnik przedsiębiorstwa o możliwej do ustalenia wartości. Można je sprzedać jako część firmy, ale także przedstawić jako zabezpieczenie finansowe, np. kredytu lub leasingu. Oczywiście niezbędne będzie wtedy udokumentowanie wartości marki.

Warto pamiętać, że badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to znacznie więcej niż tylko pobieżna analiza bazy danych UPRP, czy EUIPO. Nawet sam fakt rejestracji nie przesądza jeszcze o tym, że przedsiębiorca nie narusza swoim działaniem praw innych podmiotów.

Aby skutecznie – i co najważniejsze bezpiecznie – zarejestrować oznaczenie swojej firmy, skorzystaj z pomocyprawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności przemysłowej.

Pytania i odpowiedzi:

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje się, że przy ocenie zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę odbiorców, którzy są rozsądni, należycie poinformowani, spostrzegawczy i ostrożni. Wymaganie wiedzy profesjonalnej może pojawić się np. w stosunku to towarów wyspecjalizowanych, drogich lub luksusowych, ale zazwyczaj odbiorcą będzie typowy konsument, niebędący w danej dziedzinie fachowcem (m.in. orzeczenie ETS z 12 lutego 2004 r., C-218/01).

Do ochrony służy tzw. procedura sprzeciwowa, która toczy się przed UPRP lub EUIPO. Od wniesionego sprzeciwu należy wnieść opłatę. Sprzeciw jest sformalizowanym pismem, w którym należy wskazać m.in. podstawę prawną żądania, dlatego przy jego sporządzaniu warto skorzystać ze wsparcia pełnomocnika.

Zgodnie z art. 126 prawa własności przemysłowej, ochronie może podlegać znak towarowy, który był umieszczony na towarze wystawionym wcześniej na wystawie i korzystał z ochrony tymczasowej według Konwencji paryskiej, o ile później został prawidłowo zgłoszony. W takim przypadku początek ochrony jest liczony od dnia wystawienia towaru ze znakiem na wystawie.


Zaufali nam:


Oceń